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2019/07/11 第296期 | 訂閱／退訂 | 看歷史報份 | 北美智權網站

	專利評析	專利侵權損害賠償，是否應列入專利貢獻度？

	法規訴訟	魔鬼藏在細節裡：如何使用IPR程序？

	深入報導	罷工預告期是三角習題，絕非單純的勞資角力！

	研發創新	專利發明人填AI系統可行乎？

	智財管理	淺談日本特許申請時之先前技術資訊揭露義務

專利侵權損害賠償，是否應列入專利貢獻度？

吳碧娥╱北美智權報編輯部

日前台灣科技法學會與交通大學科技法律研究所共同舉辦「專利侵權損害賠償研討會」，與會學者專家均一致肯定，專利侵權的損害賠償應考慮貢獻度；但若以「不當得利」作為請求權基礎，恐將架空專利法第96、97條關於侵權行為損害賠償的規範。

台灣法院常被抱怨原告勝訴率過低，被認為對原告不友善；另一方面，法院為了洗刷這種印象，亦有傾向做出高額損害賠償的趨勢。瑞智法律事務所合夥律師陳群顯指出，專利損害賠償的困難點，來自於資料取得的困難度，要計算專利所受到的損害，必須經過證據調查，當侵權人拒絕提出證據時，法院在處理上將遭遇困難。以最常出現爭議的科技業來說，一個電子產品上面，可能同時存在1～2萬個專利，在複數專利堆疊的情況下，將是決定損害賠償金額是否合理的關鍵因素。

台灣科技法學會理事長劉尚志指出，在台灣法院判決實證中，依侵害人因侵害行為所得利益計算，是訴訟實務最主流的計算方式，台灣有52％的專利訴訟都是採「利益說」；在美國則是以「合理權利金」比例最高。

表一、專利侵權損害賠償計算態樣資料來源：劉尚志簡報／吳碧娥整理

法源

計算方式

法條

相關規定

專利法

具體損害賠償說

§97Ⅰ(1)前

依民法第216條之規定，損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。

差額說

§97Ⅰ(1)後

不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

利益說

§97Ⅰ(2)

依侵害人因侵害行為所得之利益。

合理權利金

§97Ⅰ(3)

依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

懲罰性賠償金

專利法§97Ⅱ

侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

民法

不當得利

§179

無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。

複數專利、技術堆疊如何處理？

在日前舉辦的「專利侵權損害賠償研討會」中，討論到以侵權人利得計算專利侵權賠償時，是否應納入專利貢獻度？陳群顯認為，只能包含侵權人的「所得利益」，而且必須具有明確的因果關係，這也是國際間實務趨勢，不應該雙重懲罰，即可避免不合理的情況發生。而貢獻度的觀念，應適用於所有專利侵權損害賠償的計算方法，在計算侵權人的不當得利時，不管是採用「利益說」或是「合理權利金」，都應以「所受利益」為限。

陳群顯強調，不能一方面承認貢獻度，另一方面又以利益說具制裁而不予以扣除，更不能因為認定困難，就認定專利對產品的貢獻度占比高達100％。技術貢獻對於專利價值在侵權損害賠償計算上具有重要性，精緻化及合理化計算損害賠償是國際間重要的趨勢，目前台灣相關發展與國際趨勢算是一致。

圖一、由瑞智法律事務所合夥律師陳群顯（圖右）說明合理專利損害賠償金額之重要實務趨勢。

貢獻度的由來

新竹地方法院法官吳靜怡指出，「整體市場價值法則」（Entire Market Value rule）的由來，是彌補專利權人銷售的「所失利益」，將之應用在「合理權利金基礎」上的選擇。不過，因為美國過度應用「整體市場價值法則」，造成計算膨脹合理權利金，近年才會發展出「最小可銷售元件」或是「貢獻度」的概念作為制衡。吳靜怡進一步解釋，「最小可銷售元件」或是「貢獻度」其實是一種分配法則，是為了因應產品利用技術複雜化和產品標準化而生，例如標準基礎專利（SEP）等多元件產品出現，衍生的「權利金堆疊」（royalty stacking）問題，加上外界對於陪審團錯誤計算合理權利金的疑慮，因此美國開始限縮「整體市場價值法則」的應用。

圖二、「專利侵權損害賠償研討會」第一場座談，左起為交通大學科技法律學院副教授陳在方、瑞智法律事務所合夥律師陳群顯、智慧財產法院庭長李維心、新竹地方法院法官吳靜怡。

專利貢獻度如何計算？

政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授宋皇志指出，專利侵權訴訟的損害賠償，應該要考量專利的貢獻度，但是否能以「不當得利」作為請求權基礎，則有進一步商榷的空間。宋皇志認為，如果允許專利人以「不當得利」請求，很可能架空專利法第96、97條關於侵權行為損害賠償的規範。至於專利的權利範圍，原則上應以「最小銷售單位」計算，在認定上不宜過嚴；若專利權人能證明三要件，應允許以「整體產品」作為合理授權金的計算基礎。

雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑同樣認為，專利法是特別法，他反對在專利法的時效消滅後，還可以使用民法的不當得利請求賠償。合理權利金是損害認定的一種方式，但不能用來作為「得利」的認定，只能主張侵權人「因專利而多獲得的利益」。

圖三、「專利侵權損害賠償研討會」第二場座談，左起為交通大學科技法律學院助理教授莊弘鈺、政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授宋皇志、台灣科技法學會理事長劉尚志、雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑。

台灣科技法學會理事長劉尚志指出，現在產品都是複數專利，若不計算貢獻度，或把少數幾個專利擴充為專利權人全部的貢獻，都是不合理的，應該要使用個別的貢獻度，迴避專利堆疊。若把非專利的貢獻，也交給了專利權人，就會變成專利權人的不當得利，原本應該是要計算侵權人的不當得利，反而變成專利權人的不當得利。因此劉尚志建議，應由侵權人舉證，法院可從技術面與市場面角度考量技術對於產品的貢獻度，再制定一定比率。若以合理權利金計算損害賠償範圍時，應如同「利益說」將專利技術的貢獻也納入考量。

交通大學科技法律學院助理教授莊弘鈺則表示，國外關於權利金或是貢獻度的處理方式是非常細緻的，台灣未來在討論合理權利金或貢獻度時，可以考慮比照國外案例，先將系爭專利本身考慮清楚，除了侵權認定，包括還有多少專利家族、專利有效性和專利品質；進一步考量系爭專利佔所有專利複合的比例是多少，再將專利對應到技術結構、技術結構對應到產品結構、產品結構對應到營收結構，做為思考專利貢獻度的路徑。

魔鬼藏在細節裡：如何使用IPR程序？

蔣士棋╱北美智權報編輯部

IPR程序實施至今也有六年多的時間，期間累積了許多判例和運作實務，逐漸形成了美國專利制度的重要支柱之一。若是想要善用這套制度，又該注意哪些細節呢？

本刊在前文（美國專利訴訟近期發展）曾經分析過，美國的多方專利複審程序（Inter Partes Review, IPR）成為專利侵權訴訟中的被告，反制專利權人的有效手段。IPR程序之所以那麼受歡迎，關鍵在於對專利的「殺傷力」：根據統計，進入IPR審理程序，而且獲得最終審定結果的案例中，只有19%的專利能夠全身而退，也就是有將近80%的專利在經過IPR審理後，至少有一個請求項會被舉發無效，而整個專利都被舉發無效的比例，也高達18%（圖1）。換言之，IPR是名符其實的專利殺手。

儘管IPR的勢頭正熱，但使用上也不是毫無限制。除了必須在專利獲證九個月後才能提出外，飛翰（Finnegan）外國法事務律師事務所合夥律師楊明道提醒，專利侵權訴訟的被告必須在收到訴狀的一年內提出，否則將不予立案。

侵權訴訟被告，須在一年內提出IPR

「千萬不要覺得一年很長，可以慢慢來」，楊明道指出，專利訴訟的程序複雜，當事人很容易就忽略這項時間限制，尤其在實務上訴訟的當事人很容易因為企業併購發生變動，存續公司很可能要一年的期限快過了，才知道自己居然是某個專利侵權訴訟的被告，此時要再發動IPR也是緩不濟急。

此外，IPR也不是目前美國唯一的專利舉發工具。楊明道指出，除了PTAB所管轄的IPR、PGR等程序外，由CRU（Central Reexamination Unit）執掌的單方複審（Ex Parte Reexam）也是選項之一，兩者的相同之處，在於允許任何人就專利的新穎性、進步性提出舉發。其中，IPR的好處除了成功率高，就是進行速度快，從PTAB正式立案到完成審理，最多只需要一年半。「現在美國專利侵權訴訟法官只要知道專利已經在IPR，大多會先停止審判，等IPR結果出來再說，」楊明道表示。

那麼，單方複審程序何時才能派上用場呢？「如果你的證據夠有力，就可以考慮使用Ex Parte Reexam，」楊明道補充，單方複審雖然沒有審理時間限制，但它能夠用匿名的方式提出，也沒有如IPR一般的禁反言限制，代表即使未能成功舉發，後續在專利侵權訴訟中，仍然能再用同一證據進行抗辯。因此，如果舉發人沒有時間壓力，不失為一個好方法。

表1：單方複審與多方複審程序比較資料來源：美國專利制度發展趨勢與應對－PTAB、IPR及35 U.S.C.101專利適格性研討會，2019/06/28

Ex Parte Reexam

Inter Partes Review

提出時間限制

專利獲證後即可提出

專利獲證九個月後方可提出

舉證門檻

SNQ(Substantial New Question)

Reasonable likelihood of success

所需審理時間

無限制

需在12至18個月內完成審理

禁反言限制

無

有

能否匿名提出

可

不可

由於IPR是模仿民事訴訟的準審理程序，所以兩造當事人也有自行和解、撤回的空間；但與民事訴訟不同的是，如果舉發人提出撤回的時間沒拿捏好，執掌IPR審理的行政專利法官（APJ）恐怕不會點頭。

如果兩造和解，愈早撤回IPR，風險愈小

就程序來看，舉發人在IPR中提出撤回的機會，包括從提出請求（petition）到正式立案（institution）的六個月內，以及從立案到做出書面決定（Final Written Decision）的一年內。楊明道指出，立案前的和解比率有明顯的逐年增加趨勢，2019年到四月底為止，立案前和解率已經達到18%，至於立案後的和解率也一直在25%至30%左右（圖2、圖3）。

楊明道分析，如果在正式立案前就撤回請求，對專利權人的影響最小，因為既然還沒正式立案，就代表未進入實質審理程序；但若是在立案後、甚至是完成口頭聽證（oral hearing）後才提出和解撤回，行政專利法官還是有可能依據手上的資料發出具法律效力的書面決定。換句話說，如果爭訟的雙方決定和解，就必須盡快提出，否則對專利權人來說很可能落入民事侵權訴訟已經撤訴，而IPR卻因為對造太晚提出撤回，使得專利權被審定舉發成立的困境。

罷工預告期是三角習題，絕非單純的勞資角力！

李淑蓮整理╱北美智權報編輯部

罷工，現在一般的觀念都歸類成勞資議題，認為罷工是勞資角力的一種手段。在國內外眾多罷工事件中，受影響很深的消費者都只被視為人質、武器、棋子……，反正在罷工事件或爭議的過程中，消費者對捍衛自己的權益完全使不上力，彷如躺在砧板上的一條魚，任人宰割。
事實上這是不對的，因為所有產業都是由供需形成，有「供給」、有「需求」才能形成市場及產業，所以很多產業的議題，包括最近延燒很久的長榮空服員罷工事件，其實都是三角習題，並非單純的勞資角力；除了勞資雙方外，也必須要納入消費方共同討論研擬，才能得出兼顧三方利益的平衡方案，也能避免落入外界偏袒資方或是偏袒勞方的口實。有航空業者曾經表示：「我個人也認同其實資方要建立勞資和諧，不過消費者在這部分是無能為力的。因為一家公司，甚至是一家航空公司，勞方、資方最終能不能談成一個東西出來，消費者完全沒有介入的空間，我可能知道他們在爭議、我也希望拜託他們勞資能和諧，飛機能如期飛行，可是完全沒有介入的空間……。」
由此可見，在目前許多勞資爭議事件中，很多時候消費者的權益都是被犧牲的，而政府部會的介入又會惹出偏袒某一方的爭議，因此在產業自治的過程中，必須淡化政府角色，再加入消費者的面向，形成勞方、資方、消費方的三腳督，才能維持產業健康均衡的發展。

為期長達17天的長榮空服員罷工「表面上」已於7月6日落幕，說「表面上」是因為許多深層的問題仍是懸而未決，像是是否需要立法建立罷工預告期制度即為此次罷工事件的一大爭點，但卻並沒有隨著罷工落幕而一併解決。一如往常，主管單位勞動部的回應是「將徵詢各界意見，作通盤考量，但勞動法令不單只為航空業設計，涉及百工百業，牽一髮動全身，不宜躁進。」說一如往常是因為在台灣航空業歷經三年三次罷工後，主管單位仍是重複同樣的話。

其實，針對這次長榮空服員罷工，根本不需要再召開座談會或是搜集各方意見，因為早兩年前，為了因應華航於2016年6月24日突擊性罷工事件，勞動部於2017年12月27日已舉辦了「民用航空運輸事業罷工預告制度之可行性」座談會，該次座談會出席人員涵蓋很廣，除了代表資方的各相關企業 (中華航空、長榮航空、遠東航空、華信航空、立榮航空、台灣虎航、台灣航勤、桃園國際機場公司、台北市航空運輸商業同業公會)外、還有代表勞方的各工會 (中華航空企業工會、長榮航空企業工會、台灣航勤企業工會、桃園航勤企業工會、桃園市空服員職業工會、桃園市機師職業工會、桃園國際機場企業工會)、以及代表消費者的行政院消費者保護處。在主管單位方面，除了會議主辦方勞動部外，交通部及交通部民航局亦有代表出席。雖然該次會議消費方的陣容稍嫌單薄，尤其是未把旅遊業者納入，實為明顯疏失，但更遺憾的是，該次座談會討論內容相當深入，除了勞資雙方各自陳述立場外，也針對消費者的權益作了詮釋，惟經過了一年半，主管單位對「罷工預告制度」之研擬仍無甚進展。唯一值得慶幸的是，同樣的問題一再發生，這份18個月前的資料還很「新」，絕對可以回收再利用。

要以三方滿意為目標

3年前華航空服員罷工只提前6個小時宣布，對旅客已造成很大的不便；到了2019年，長榮空服員罷工更有甚之，在宣布後2小時即啟動罷工。有出國經驗的人都會了解，航空公司會要求旅客在航班起飛前2小時辦理登機手續，這表示長榮空服員這次宣佈罷工於2小時後啟動之時，會影響到不少已經辦好登機手續的旅客，更遑論當天要轉乘的旅客。由於對消費者影響層面相當巨大，這也是為什麼交通部繼2016年華航空服員罷工事件後，再次強力表態，希望勞動部建立罷工預告期或授權期。　　　　　　　

然而，從2017年12月27日舉辦的「民用航空運輸事業罷工預告制度之可行性」座談會會議實錄中可以看出，消費者是明顯被忽略的一塊，只淪為企業與工會角力的籌碼：企業認為工會是在拿消費者的權益來威脅公司就範，另一方面，工會也在質疑資方用消費者來綁架勞工。明明消費者在罷工預告期的討論當中占有舉足輕重的地位，但卻沒有參與的空間，這不是很奇怪嗎？因此，在該次會議中，長榮航空的代表即表示：「我個人也認同其實資方要建立勞資和諧，不過消費者在這部分是無能為力的。因為一家公司，甚至是一家航空公司，勞方、資方最終能不能談成一個東西出來，消費者完全沒有介入的空間，我可能知道他們在爭議、我也希望拜託他們勞資能和諧，飛機能如期飛行，可是完全沒有介入的空間，所以在目前看起來比較像是個法律漏洞……。」因此，筆者認為，在產業議題上，必須要建構在勞、資及消費者三腳督的基礎上，所達成的結果才會不失偏頗。

從圖1可見，在理想的產業自治架構中，如果碰到爭議事件，最理想的狀況就是達到中間黑色那一塊，三方滿意的局面。雖然從管理學角度來看，有人認為中間三方重疊的區塊是不存在的，然而，即使三方很難達成共識或是共識範圍不大，在任何爭議發生時仍該以三方滿意為共同目標。

三腳督如何取得平衡？

乍看之下罷工只是勞資爭議，為什麼要以三方滿意為目標？這可以是否需要立法建立罷工預告期制度來說明。以這次長榮突擊式罷工事件為例，消基會表示共接獲超過180通申訴與抱怨電話，表示此次罷工事件嚴重影響消費者權益，當中，又以只有2小時通知的突擊性罷工讓消費者最反彈。當勞方強調一切合法之際，卻沒考慮到社會觀感，而消費方的想法在社會觀感中占了很大的比重，而這也說明了為什麼這次罷工民眾支持度不高。

罷工應該是衝著雇主，而非衝著消費者，但這次罷工消費者權益嚴重受損，主要是勞資雙方在協商時沒有考慮到消費者的想法，儘管勞方認為應該對消費者負責的是資方，因為資方沒有解決問題的誠意才會把事情搞砸，但消費者的直覺就是把罷工的一方當成加害者，因為他們根本無法得悉勞資內部談判的細節。

雖然台灣有消保處、消基會，但常被視為沒有牙齒的老虎，對於捍衛消費者權益或是傳達消費者的想法，功效明顯不彰，頂多扮演咨詢及顧問角色。而交通部民航局針對空服員罷工事件，認為「幫消費者把關很重要，因為消費者不是雙方力量可以拉扯的，他是靠政府的保護，政府要扮演這樣的角色。」然而，就罷工預告期制度這件事來講，政府的參與或是插手都會被視為圖利其中一方，所以消費者的權益還是由消費方自行參與討論吧，而旅行業者在這個案例中，正是消費方最好的代表！

專利發明人填AI系統可行乎？

黃蘭閔／北美智權智權法規研究組

發明專利申請案可以把AI系統列為發明人嗎？AI系統可以是專利所有權人嗎？根據EPO委外研究報告，包括EPO在內，許多國家地區目前的兩個答案皆為否定。

人工智慧AI應用日新月異，在專利世界除了看到相關發明申請案井噴成長，也開始有更多人投入討論隨之衍生的權利制度問題，像是發明專利申請案可以把AI系統列為發明人嗎？AI系統可以是專利所有權人嗎？AIPLA所作研究顯示，IP5五大局裡，中、日、韓、美四國皆定義發明人為自然人，僅EPO無明確定義及判例可參考，但依EPO委託倫敦瑪麗皇后大學教授Noam Shemtov所做研究， EPO與其他主要專利局站同一陣線，前述兩個問題的答案，EPO皆為否定。

WIPO 2019 AI報告指出，自1950年代AI概念萌芽，迄今已有近34萬個AI相關發明、發表的科學文獻超過160萬篇。儘管AI並無統一定義，但人稱中國AI教父的吳恩達說，AI是新電能，很難想像有任何產業會不被AI改造。在各項AI技術領域中，目前以機器學習ML的發展勢頭最突出，近13.5萬件已公開的專利文獻都與ML有關，占全部AI發明專利文獻的比重超過1/3，且新案申請件數仍在快速累積中。以2016年數據為例，全年共有ML新申請案20195件，2013~2016平均年成長率達28%，而屬ML分支的深度學習及神經網路發明，此一數據更分別達到175%、46%。

然而，AI發展時間雖早，相關科學論文卻是自2001年左右才大量發表，時序再過一輪，始有AI發明大量申請專利。論文對發明的比率，2010年為8比1，但到2016年已降至3比1，顯示AI技術逐漸步出理論研究的象牙塔，開始進入較成熟的商業應用階段。當機器開始發明，有些問題自然得有人回答：專利申請案的發明人欄能填AI嗎？AI領域的可專利性要件是否需有不同標準？「所屬技術領域中具有通常知識者」的概念會否隨AI興起而變化？

AI發明人？

比方有學者認為，AI創造不應享有智權保護，而WIPO總幹事Francis Gurry則說看不出「給機器發明人的權利能產生價值」。這種想法似乎恰是目前國際主流。

以中國為例，中國專利法施行細則第13條規定：專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人。

所以重點在「實質性特點」及「創造性貢獻」，但中國專利法、實施細則、審查指南皆未說明兩詞實質意義。惟按(2011)滬一中民五(知)初字第1號、(2012)穗中法知民初字第10號等判例論述，「實質性特點」似與中國專利法第22條第3款進步性定義同一用語同義，即相對於先前技術不顯而易見的特徵，「所謂實質性特點，是指發明創造的設計要點或關鍵技術特徵，體現著該發明創造與已有成果的技術差別；所謂創造性貢獻，是指創新性的智力勞動。只有在發明創造的過程中，對創造出與已有成果的技術差別作出了創新性勞動的人，才是發明創造的發明人或設計人，並依法享有該項發明創造的署名權」。

而近年人工智慧的發展儘管一日千里，但和人類智慧仍有不小差距。2016年一份研究報告顯示，根據2012/13年所做意見調查，549位受邀的AI領域專家中有170人回覆，取中位數預測，約有五成預估可在2040-2050年發展出高階ML技術，預估是2075年的數據比例拉高為九成。換言之，除非中國專利法規短期內有大幅度修訂，又或回覆專家們的預測失準，未來20年，甚至未來50年，AI系統都未必能有創新性智力上的勞動貢獻，難以達到中國專利法規劃下的發明人資格門檻。

實際上，不只中國，依前述EPO委外報告整理，包括EPO及美國、日本、韓國、英國、德國、法國、瑞士，目前皆規定或推定僅限自然人可為發明人，公司等法人不可列為發明人。當機器加入發明行列，儘管EPO及前述八國各自的用語及判準有異，但依其現行法規，也都無法以AI系統作專利發明人。以EPO為例，依這份EPO委外製作的報告所說，若有歐洲專利申請案提示AI系統為發明人，有可能被依EPC第81條及細則第19條條文發出核駁、拒予專利。

AI發明所有權人？

發明衍生權利的所有權，除非屬職務發明，否則一般歸發明人所有。根據EPO委外報告的彙整，EPO及美國、中國、日本、韓國、英國、德國、法國、瑞士等八國，面對職務發明且滿足其國內法各項要件，多半會由雇主取得發明相關權利。例外有三：

德國雇員發明法規定，職務發明相關權利原屬雇員，但除非雇主在規定期間將權利釋回給雇員，之後會依法自動轉歸雇主所有（由雇員取得職務發明初始權利這點，挪威、丹麥、芬蘭、瑞典有類似制度）；

日本專利法第35條規定，職務發明相關權利由雇員取得，但雇主可取得相關權利的非專屬授權；

韓國發明振興法規定，除非有預約繼受事實，否則職務發明相關權利由雇員取得。

只不過，不論是否為職務發明，發明衍生的權利，其源頭在於發明、發明人，而EPO及前述八國目前皆不接受以AI系統作專利發明人。一來賦予AI系統發明人身分意義不大，公共政策面向似無著力點；再則，傳統的所有權概念及雇佣概念亦無法順利套用，AI系統無法擁有產權，也不可能被雇作勞工，在現在的法規制度下，自然不可能有AI發明所有權人。

當然，隨AI技術持續發展，有朝一日各國終需大修法規制度，或許未來就會允許以AI系統作專利發明的發明人，進而有機會出現AI發明所有權人。那麼，到那一天，依這份EPO委外研究報告描述，AI系統有可能取得法人位格，同時也需要為此設計對應的註冊制度。至於如何判斷AI系統能否列為發明人？因AI系統不會有概念生成的動作，實際工作貢獻將是唯一指標，簡言之，足以令自然人被認定為發明人的產出貢獻，亦應足以令AI系統被認定為發明人。

淺談日本特許申請時之先前技術資訊揭露義務

吾思／北美智權報專欄作家

（本文作者為資深專利工作者）

說到申請專利時的先前技術資訊揭露義務，大家第一個想到的可能是美國的資訊揭露聲明書（Information Disclosure Statement，IDS）。其實包括台灣在內的許多國家，都有要求申請人在說明書中記載先前技術。例如五邊局（美國、歐洲、中國大陸、日本、韓國，簡稱IP5）在幾年前所舉辦專利調和專家平台（Patent Harmonization Experts Panel，PHEP）會議之報告「先前技術之引用」中，即有記載五邊局對於申請人於說明書中引用先前技術之相關規定。

不過各國對於先前技術資訊揭露義務的立法重點有所不同，所要求揭露的內容和未能滿足先前技術資訊揭露義務的法律效果自然也有所差異。屬於五邊局之一員的日本即有明文規定未能履行先前技術資訊揭露義務有可能導致拒絕准予專利的理由，未履行義務的後果不容小覷，值得大家注意。

本期我們來談談日本的先前技術資訊揭露義務的精神、其所要求揭露的內容、以及其法律效果。

日本的先前技術文獻資訊揭露要件的目的及概要

日本現行專利制度中，先前技術資訊揭露義務的正式名稱是「先前技術文獻資訊揭露要件（先行技術文𥵃情報開示要件）」，主要規定在特許法第36條第4項第2款。

此一要件規範的目的，主要在於要求申請人對於專利申請案之審查提供協助，讓審查委員可以利用申請人所提供的先前技術文獻，來判斷申請人所請發明是否具有新穎性及進步性，並評估申請人所請發明與先前技術間之關係，同時協助理解申請人所請發明對於先前技術的貢獻及實施方式等。

所謂的「先前技術文獻資訊揭露要件」，是規定專利申請人在提出特許申請時，如果已知悉與申請特許之發明相關的先前技術文獻，就應該在特許申請案之說明書中，明確記載該先前技術文獻之出處。即使申請人已經在說明書之先前技術一節中詳細記載先前技術之實質內容，還是需要依照該規定，在說明書中記載先前技術文獻的書目資料或其來源出處，才算是滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

哪些先前技術是必須揭露的？

「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象，主要是申請人在申請特許時已知悉的先前技術文獻。

因此，在特許法相關規定定義之先前技術所包含的三種態樣（申請前已見於刊物者、已公開實施者、已為公眾所知悉者）當中，只有「申請前已見於刊物者」才是「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象。

而且，與申請特許之發明相關且已於申請前公開的刊物，還必須是「申請人在申請特許時已知悉」的，才屬於「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象。

在這裡需要注意的是，所謂的「申請人在申請特許時已知悉」的這個判斷知悉與否的時間點，在不同的申請案類型中有不一樣的認定方式。

就分割案或出願變更（即我國之改請）申請案而言，判斷知悉與否的時間點是母案申請日。因此，如果在母案申請日之後才知悉的先前技術文獻，並不需要特別在提出分割或出願變更時修正說明書，想辦法加入先前技術文獻的出處，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

就主張日本國內優先權之申請案而言，判斷知悉與否的時間點是後案申請日。因此，如果在國內優先權基礎案申請日之後才知悉的先前技術文獻，必須在提出後案時，特別在後案的說明書中加入先前技術文獻的來源出處等揭露內容，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

就主張外國優先權之申請案而言，判斷知悉與否的時間點是日本申請案的申請日。因此，如果在外國優先權基礎案申請日之後才知悉的先前技術文獻，必須在提出日本申請案時，特別在日本申請案的說明書中加入先前技術文獻的來源出處等揭露內容，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。就此種情況來說，如果外國優先權基礎案是美國案，或者是專利家族中也有美國申請案，則要注意也應該向美國專利商標局提出美國申請案的IDS，將記載在日本申請案中的先前技術文獻向美國專利商標局陳報。

就PCT國際申請案而言，判斷知悉與否的時間點是PCT國際申請案的申請日。因此，如果在PCT國際申請案申請日之後才知悉的先前技術文獻，並不需要特別在進入日本國家階段時修正說明書，想辦法加入先前技術文獻的出處，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」

揭露的方式

依據日本特許法以及審查基準的規定，先前技術文獻的揭露內容是記載在說明書中，通常是放在「背景技術」後面的「先前技術文獻」一節中，並且要分別標示出專利文獻以及非專利文獻。如果是專利文獻，就只要記載該篇專利的申請國家以及公開號或者公告號即可；如果是其他刊物，就必須記載刊物名稱、文章篇名、作者、頁數等訊息。

揭露的重點在於先前技術文獻的出處來源，而不在於在說明書中詳細記載先前技術的實質內容。

先前技術文獻資訊揭露要件的法律效果

依據日本特許法，日本特許申請案的說明書必須符合先前技術文獻揭露要件，未滿足此一要件雖然不是舉發事由，但在申請過程中有可能導致不予專利之處分。

一般來說，如果專利申請人僅揭露先前技術內容，而沒有揭露先前技術文獻的出處，很有可能會在收到第一次審查意見通知函之前收到通知，要求要限期陳述意見及/或補充先前技術文獻出處，因此會導致審查程序的拖延以及額外支出程序成本。

如果收到關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知後，沒有在期限內陳述意見及/或補充先前技術文獻出處，或者陳述意見及/或補充先前技術文獻出處但仍被認為未滿足該要件，則審查委員可以直接發下核駁審定。

但是，如果專利申請人在申請專利時確實未知悉任何先前技術文獻資訊，難道就算是違法嗎？按照法條的規定來說，如果申請人在申請專利時未知悉任何先前技術文獻資訊，也是可以提出聲明來說明申請人在申請專利時未知悉任何先前技術文獻資訊的事實。不過，就實務經驗來說，如果說明書中完全沒有記載任何先前文獻資訊，確實相當容易收到關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知，就算在說明書中有特別表明申請人未知悉任何先前技術文獻，審查委員也通常不會採信，照樣會發出關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知，仍然很有可能會造成審查程序的拖延以及程序成本的增加。

因此，如果要提出日本申請案，最好還是盡量在說明書中記載專利文獻資訊或非專利文獻資訊。只要有一筆先前技術文獻資訊的記載，就可以大大減低審查委員發出關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知的可能性。

結語

相較於美國的資訊揭露義務，日本專利法第36條第4項第2款規定之先前技術文獻資訊揭露要件算是蠻容易滿足的。實務上，只要在說明書中有揭示先前技術文獻資訊，就幾乎不會收到關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知。所以，如果就相同發明內容想要申請多國專利，而且有考慮在日本提出特許申請案時，一開始就在申請案的說明書中記載相關先前技術文獻資訊是比較明智的；即使手邊沒有現成可用之文獻資訊，建議還是進行檢索調查，盡量在說明書中提供關於先前技術文獻之相關資料，以避免導致日本申請案不予專利處分之法律效果。

另外若也有在美國申請相關發明內容的申請案時，也應該要考慮是否在向美國專利商標局提出美國申請案的IDS，將記載在日本申請案中的先前技術文獻向美國專利商標局陳報。

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