IPR審查範圍是否受請願理由拘束？—2020年Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案
李秉燊／北美智權報 專欄作家
（本文作者為美國杜克大學法學院訪問學者）
2020年1月，美國 CAFC在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案裁定兩項關於PTAB在決定成立IPR案件時，和續行審理中是否受當事人請願理由拘束的爭點，包含：（1）PTAB決定是否成立IPR案件時，應受請願人（即舉發人）決定審理範圍的拘束，「不得擴張」審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由；（2）PTAB審理IPR時，法律雖明定無效理由基礎僅包含以先前技術審查新穎性和進步性，惟按案例法所建構的標準流程，在審查專利進步性時，當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物「納入」系爭請求項的解釋與限制。
美國專利舉發制度，是採複審制下的「多方複審」（Inter partes review，IPR）以兩造對審的方式進行。美國專利審理暨訴願委員會（PTAB）在決定對一多方複審請願立案時，是否可以審酌該請求狀內容所述以外的無效理由?又，在立案後的審理過程中，針對專利進步性要件進行分析時，行政專利法官（APJ）是否得循一般法院之案例法，以所屬技術領域中具有通常知識者（即PHOSITA）所理解的事物，補充請求項中未提及的資訊?
2020年1月，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案於判決中裁定，PTAB在決定是否成立IPR案件以續行審理時，應受請願人（即舉發人）決定審理範圍的拘束，不得擴張審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由。例如本案所示，當舉發人僅在請求狀指明系爭申請專利之發明X，因先前技術A的存在，且X與A間的差異未至明顯程度，所以X應被認定為不具進步性時，PTAB不得另行將舉發人未作為舉發理由的先前技術B納入審查範圍。
Philips公司對PTAB的最終決定書（final written decision）不服，向CAFC提起上訴，其理由稱（1）PTAB錯誤行使裁量權，任意擴張IPR的審理範圍至Google公司未在請願狀中提出的無效理由；和（2）專利法第311條第（b）項，明定於PTAB挑戰專利無效的理由基礎僅包含以專利或已公開之文件審查新穎性和進步性，並不涵蓋發明所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知。
CAFC分別對此二爭點提出解釋。針對IPR是否立案的審理範圍，CAFC引述最高法院在2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的判決指出，決定IPR輪廓的是請願人，而非PTAB。因此，PTAB在決定是否立案時將受到請願人所提出之無效理由的範圍拘束。而關於在分析進步性時，PTAB是否可以發明所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知納入，CAFC則以最高法院以案例法建構的標準流程均將所屬技術領域中具有通常知識者的認知納入考量，因此在IPR的審理過程中亦無例外。
小結
本文開宗明義即指出，美國創設IPR作為專利舉發制度是一種兩造當事人對審程序，所以亦帶有辯論主義的色彩，前述最高法院於2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的見解即為適例。因此，PTAB在IPR審理與判決之範圍及為審判基礎的訴訟資料均應以當事人所聲明及主張者為限，此不難理解。而關於審查進步性時將所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知納入，此為審查方法論之問題，且每個個案中對先前技術認知的訴訟資料，亦由當事人提出，故仍在前述當事人提出的範圍之中。
根據美國蓋洛普（Gallup）資訊公司在2020年1月16日至29日進行的一項民意調查，受訪的美國民眾有61%認為，他們過的比3年前還要更好，從1992年以來的調查來說，覺得更好的美國民眾比例，難得突破六成，這是非常高的比例，如果跟2016年的美國民眾說，Trump施政3年後，美國景氣和美國人財務會好轉，我想超過一半的2016年的美國人不會相信這會發生，但現實是，「It has occurred to USA」，52%的美國人認為，有更多美國人的財政狀況比過去更好，到商店購物更能負擔了，這個比例也是1992年以來最高。
