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2020/04/16 第335期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 細節、人才、策略缺一不可 臺灣科技業須重視國際專利布局
   
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細節、人才、策略缺一不可 臺灣科技業須重視國際專利布局
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
要將研發能量轉化成市場地位,專利無疑是最重要的工具。然而,儘管這幾10年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源,每每在專利訴訟戰場還是輸多勝少。競爭對手的急速成長是原因之一,但我們自己能否有更扎實、更系統性的國際專利布局,才是真正影響成敗的關鍵。

儘管近年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源,能否有更扎實、更系統性的國際專利布局,才是真正影響成敗的關鍵。

根據智財服務機構IFI CLAIMS統計,2019年時臺灣企業的美國發明專利總獲證量為10,742件,比起2018年成長了6.82%,居全球第六名。美國是全球最重要的專利戰場,在經歷幾十年的生聚教訓後,臺灣企業在國際專利布局上終於略有小成。

從早期處處挨打開始,臺灣企業開始懂得一步一步地累積競爭實力;但不可否認的是,就算現在已略有小成,不少臺灣企業還是在國際專利戰場上討不到便宜,使得不少企業主大嘆:為什麼每年都已經花費大筆人力、物力在研發和專利上,好像一點用都沒有?

要回答這個問題,必須先從專利的本質說起。前智慧財產法院法官、德勤商務法律事務所(Deloitte Legal)法律科技創新服務負責人熊誦梅律師指出,專利是保護一可實施之技術思想,思想如何受到保護,必須以文字表達寫成專利說明書,文字可以愈清楚地表達技術內容,法律給予的保護就愈充足。她解釋,專利制度的目的不是為了保護獨佔利益,而是為了促進技術創新,「所以專利法給予發明人一定的保護期間,讓他們願意把發明成果貢獻出來,其他人才能以此為基礎繼續研發,讓整個社會都能受益。」

因此,在國際競爭當中,若要評斷一家企業技術能力的優劣,專利的質與量絕對是最重要的指標。「專利就像是汽車內的各種安全配備;雖然我們都不希望用到它們,但沒有這些配備,我們也不敢貿然開車上路,」工研院技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜解釋,申請了專利就算不能完全免除訴訟風險,但至少能起到嚇阻作用。「同樣是興訟,如果你手上的專利夠多、夠強,對方在選擇起訴對象時,看到你會多想一下自己勝算大不大、成本是多少。」

評斷技術實力 專利是關鍵指標

此外, 比起其他國家,臺灣也還有進步空間。雖然去年臺灣在美國發明專利獲證量可以排到全球第六,但距離第五名的德國,卻有約6,000件的差距,換句話說,臺灣雖然有進步,但其他國家進步的幅度更大。

另一個指標是專利中發明人的登記數量。在大企業和研究機構主導研發的趨勢下,技術發明往往是數個研發人員的共同成果,會共同登記為專利發明人,從發明人數量變化,可以更精準解讀企業對研發的投入以及各國競爭態勢。

根據PatentsView統計,1994至2019年間,德國、中國大陸、韓國、臺灣的歷年美國專利發明人數量均呈現逐年成長;其中,在1994至2005年間,臺灣與韓國的發明人數量一直不相上下,甚至臺灣還較常居於優勢地位;但從2006年開始,韓國的發明人數量開始加速成長,臺灣則是從2013年後,發明人數量就呈現停滯。到了2019年,差距已經高達13,000人。這也是為什麼臺灣的美國專利獲證量排名是全球第六,而韓國早已穩居世界第三,僅次於美國和日本。

圖1:歷年德國、中國大陸、韓國、臺灣之美國專利發明人數量變化
資料來源:PatentsView

臺灣企業正站在轉捩點上。一方面,我們對專利不再是一無所知,有決心也有能力進行研發和專利布局;但另一方面,執行起來力不從心,導致事倍功半的企業也不在少數。對於這些可敬又可惜的企業家,王鵬瑜認為,既然願意投入資源,就更要把資源花在刀口上,以市場為導向進行系統性的專利布局。「企業研發的最終目的,還是要成長與永續發展;專利可視為達成策略目標的商業工具,壯大實力。」

跟防疫工作一樣,專利布局也必須超前部署。若從研發起算,歷經申請、獲證的法律程序,再到訴訟、授權的商業活動,前後可能長達10年以上。

所以,如果沒有超前、領先的眼光,日後也難以成功。如何布局才能讓專利發揮最大效益呢?兩位專家歸納如下:

重視專利說明書的細節

專利說明書是一切專利活動的根本,裡面的每一個字都是可能影響成敗的關鍵,但可惜的是,許多臺灣企業在撰寫專利說明書時,就已經不夠周延。熊誦梅回憶,過去從事專利侵權訴訟的審判工作時,常常遇到專利權人在訴訟程序中要求更正。「可能是一審結束以後到二審要求更正,或者甚至在一審訴訟程序中就提出。這是在其他國家很少見到的現象。」

「專利權人可能是在訴訟中看到對方提出的證據,才發現自己在申請階段忽略的重要細節,趕快亡羊補牢,」熊誦梅指出,雖然只要不影響原專利範圍,且為說明書所支持,原則上都會准予更正,但這種頻繁更正的現象,卻也顯示企業在撰寫專利說明書這種基本功上,仍然有待提升。

若要控管專利產出的品質,熊誦梅認為,企業先必須建立專責智財部門。「現在每家公司的申請量都很大,又遍布海內外,確實不可能每個案子都自己寫,一定需要找外部事務所,但自己一定要有能跟外部事務所溝通,還有審核稿件品質的能力。」也就是說專利不是有申請就好,也不是有在海內外申請,就算布局。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》258期:細節、人才、策略缺一不可 臺灣科技業須重視國際專利布局


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2020美國專利訴訟調查搶先看
編輯整理:李淑蓮
(資料提供/Lex Machina)

每年2月都是LexisNexis旗下的Lex Machina發表前一年度美國專利訴訟報告的重要時刻,今年也不例外,2020年版的英文版本報告已於2月分面市。本年度的 Lex Machina 專利訴訟報告己經是第十年採用Legal Analytics 作為分析工具。在過去十年間,專利法的實施和業務都發生了巨大變化,這份分析報告介紹了其中一些重大事件。報告所呈現的是聯邦地方法院的資料,重點圍繞 2010 年至 2019 年的整體資料,並對 2019 年進行了回顧。此外,還包含了 PTAB 自 2012 年成立以來的資料,以及對 2019 年資料的探討。

其中值得一提的是,Lex Machina 今年度的報告添加「外觀設計專利」案例的部分,允許用戶查看外觀設計專利存在爭議的訴訟案件。雖然這類案件僅占整體專利案件僅一小部分。自 2016 年以來,聯邦地方法院受理的數量持續減少,2019 年外觀設計專利案件僅 217 例,但影響力仍不容忽視。

由於報告就不同的資料對法院、法官、當事人和律師事務所的行為進行了分析,因此可用於規劃、預測以及確定訴訟策略。報告中的指標也對讀者作出開示,像是針對那些客戶、在起訴書中提出那些訴求,或者何時和解。這項研究對傳統的法律研究和傳統資料進行了補充,有助於在訴訟中獲得競爭優勢。

2019年美國專利訴訟重點趨勢

以下是2019 年美國專利訴訟趨勢的重點介紹,讀者如有需要可以下載完整報告以進一步了解。

地方法院的重要資訊

  • 訴訟案件在 2013 年和 2015 年達到頂峰後,專利案件量在 2019 年略有下降。高頻原告在 2013 和 2015 年提交的案件量占所有專利案件量過半,而在 2019 年,他們提交的案件占所有專利案件的 32% 以上。
  • 案件達到里程碑階段的速度比十年前快許多。從 2010 年到2019 年,案件到達庭審和審結的中位數時間縮減了約 100 天。2019 年,專利案件到達庭審階段的用時比十年間的整體用時更短。2010 年審結的案件到達庭審階段的中位數時間(879 天)與 2019 年審結的案件用時(780 天)相比多出了約 100 天。同樣,2010 年審結的案件審結的中位數時間(292 天)與 2019 年審結的案件用時(199 天)相比多出接近 100 天。總體來說,案件達到這些里程碑階段的速度要快於十年前。
  • 2019 年,專利訴訟最頻繁的地區是德拉瓦聯邦地方法院 (District of Delaware),約占所有案件的 28%。這與之前形成了鮮明的對比,2010 年的訴訟分佈得比較平均,2015 年的訴訟則主要集中在德克薩斯東區聯邦地方法院。
  • 在過去十年間,與 Uniloc USA, Inc. 相關的多個實體提起的訴訟最多,2019 年提交的專利案件數量也始終居於首位。同樣的,Apple Inc. 在過去十年以及 2019 年是涉案最多的被告。
  • 十年以來,Stamoulis & Weinblatt提起的專利訴訟最多,涉案高達 2,074 例;
  • 十年以來, Fish & Richardson代理被告抗辯的專利訴訟最多,涉案高達 1,824 例。
  • 這十年間,根據訴狀作出的判決顯著增多,無效原因的重點也發生了變化。

PTAB 的重要資訊

  • PTAB無效請求案件量在 2018 年第四季度顯著增長,隨後在 2019 年有所下降,這可能是由於新的司法判例和USPTO 的政策修改所致。
  • 修改權利要求或將是未來幾年值得關注的領域。2012 至 2018 年六年終結的庭審中,僅有九件最終修改了所有被質疑的權利要求。但是,光2019 年一年結束的庭審中就有八件最終修改了所有被質疑的權利要求。
  • 自 2012 年成立以來,Fish & Richardson 便活躍在大多數 PTAB 審判之中(涉案 1,048 例)。該律所在 2019 年代理請求人出席庭審的案例最多,高達 80 例。
  • 2019 年,Etheridge Law Group 代理專利權人出席 PTAB 庭審的案例最多(涉案 69 例)。

最活躍的地方法院

2019年,挑選法院和高頻原告的時代繼續呈衰落態勢。2019年,德拉瓦聯邦地方法院專利訴訟案件量排名第一,占比接近 28%。德克薩斯西區聯邦地方法院排名上升至第四,這得益於曾任專利訴訟律師的法官 Alan D. Albright,他致力於使該法院為受理專利案件提供更多便利。此外,由於 STEM 企業在 Austin 蓬勃發展,該地方法院的案件量可能因此得以增加。

圖1. 2010 年受理新專利案件最多的地方法院

地方法院

案件量

百分比

 

圖2. 2015 年受理新專利案件最多的地方法院

地方法院

案件量

百分比

 

圖 3.2019 年受理新專利案件最多的地方法院

地方法院

案件量

百分比

E.D.Tex.

285

10.17%

D.Del.

253

9.03%

C.D.Cal.

228

8.14%

N.D.Cal.

178

6.35%

N.D.Ill.

175

6.25%

D.N.J.

155

5.53%

S.D.N.Y.

114

4.07%

D.Mass.

71

2.53%

M.D.Fla.

70

2.5%

S.D.Fla.

67

2.39%

 

E.D.Tex.

2,546

43.65%

D.Del.

544

9.33%

C.D.Cal.

298

5.11%

D.N.J.

272

4.66%

N.D.Cal.

230

3.94%

N.D.Ill.

163

2.79%

S.D.N.Y.

154

2.64%

S.D.Fla.

131

2.25%

N.D.Tex.

115

1.97%

S.D.Cal.

80

1.37%

 

D.Del.

1,001

27.9%

C.D.Cal.

346

9.64%

E.D.Tex.

333

9.28%

W.D.Tex.

279

7.78%

N.D.Cal.

240

6.69%

D.N.J.

145

4.04%

N.D.Ill.

143

3.99%

S.D.N.Y.

106

2.95%

S.D.Fla.

61

1.7%

D.Colo.

55

1.53%

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選對法院選對律所,輕鬆取得訴訟優勢─淺析摩托羅拉 vs. 海能達智財權訴訟戰
黎邈/LexisNexis IP 亞洲區IP顧問
2020年2月17日,海能達通信股份有限公司(Hytera,以下簡稱「海能達」)發出公告,表示摩托羅拉解決方案公司(Motorola,以下簡稱「摩托羅拉」)起訴其侵犯多項營業秘密及著作權的訴訟(1:17-cv-01973),已於2月14日由美國北伊利諾法院陪審團作出裁決。陪審團支持摩托羅拉的侵權指控,裁決海能達及其美國子公司支付損害賠償 34,576.12 萬美元及懲罰性賠償 41,880 萬美元,合計 76,456.12 萬美元(約合人民幣 52.71 億元)。

圖片來源:by Gerd Fahrenhorst @ Wikimedia Commons

作為專網通訊市場排名全球前列的兩家競爭公司,摩托羅拉和海能達之間的糾紛由來已久,近年在美國、德國和澳大利亞均有訴訟。僅在美國,雙方就在聯邦地區法院、USPTO專利審查與上訴委員會(PTAB)和國際貿易委員會(ITC)等不同戰場展開了一系列的訴訟大戰。前述獲得陪審團裁決的訴訟僅是其中之一,並因其巨額賠償迅速成為熱點話題而被產業專家剖析。本文無意贅述相關案件的事實層面和法律依據,而是從法律分析(Legal Analytics)這一不同於傳統法律研究的視角,分析雙方在美國的訴訟戰,從而總結經驗、吸取教訓。

法律分析意在將訴訟策略從「預感」和個體經驗轉變為基於事實的、資料驅動的實踐,同時使法律行業和律師實踐更為透明。本文的法律分析基於Lex Machina訴訟分析平臺。Lex Machina 每天從PACER、PTAB及ITC掃描和提取資料。也就是說,Lex Machina 保存每件智慧財產權案件的全部記錄,該記錄構成進一步資料分析的基礎。Lex Machina 並對眾多法律資料進行清理、標記和結構化,從而在訴訟進度、動議策略、訴訟結果、損害賠償等方面形成見解。

訴訟戰概覽和時間線

自2017年以來,摩托羅拉和海能達在美國的一系列訴訟戰包括:5件聯邦地區法院訴訟、6件PTAB無效請求和1件ITC 337調查。本文整理出來的時間線如圖1。圖中,摩托羅拉發起的行為標示為藍色,在時間軸左側;海能達發起的行為標示為綠色,在時間軸右側。

總體而言,訴訟戰中摩托羅拉處於主動攻勢,海能達則為被動防守。雙方的訴訟戰可分為三個大的類別:(1)摩托羅拉在2017年3月提起兩件侵權訴訟和1件ITC調查,其專利訴訟和ITC調查的涉訴專利為包含7件專利的專利包(6591111、7369869、7729701、8032169、8116284、8279991、9099972)。海能達數月後分別針對其中的4件專利(8116284、8279991、7369869、6591111)向PTAB提起IPR無效請求。(2)海能達也試圖轉守為攻,於2017年8月向摩托羅拉提起專利侵權訴訟,涉訴專利1件(9183846)。摩托羅拉在IPR的一年時間內,兩次就該專利提起IPR無效請求。(3)此外,海能達於2017年12月提起涉及反壟斷和不正當競爭的訴訟,該案後於2019年1月移轉至另一法院並重新立案。眾所周知,對於智慧財產權涉嫌侵權人來說,反壟斷頗有以守為攻的意味。

圖1. 摩托羅拉VS海能達之訴訟時間線

截至本文截稿為止,前述三個類別訴訟的狀態如下:

(1)摩托羅拉在N.D.Ill(北伊利諾聯邦地區法院)發起的營業秘密和著作權訴訟已由陪審團裁決巨額損害賠償,該裁決此後由法院於3月5日確認。僅在陪審團裁決4天后,摩托羅拉又提出臨時限制令(Temporary restraining order,TRO)申請,請求臨時禁止海能達在世界範圍內銷售涉嫌侵權產品,以及基於這些產品或利用其代碼所開發的其他產品。唯法院尚未授予TRO或禁令(Injunction)。

摩托羅拉就7件專利提起的337調查,已於2018年11月16日由ITC作出終裁,裁定海能達侵犯其中3件專利7369869、7729701和8279991的專利權,並發佈針對海能達的有限排除令(Limited restraining order)和針對其美國子公司的制止令(Cease and decist order),禁止進口侵權產品至美國,但海能達的新一代產品則未侵權。

摩托羅拉就7件專利在同一法院N.D.Ill提起的專利訴訟尚在審理中。但海能達針對其中4件提起的IPR無效請求均已結案(雖然有3件海能達向CAFC提起了上訴),見圖2。從圖2可以看出,整體的IPR形勢對於作為請求人的海能達來說,是極為不利的。其中有1件沒有立案,有2件最終決定認為權利要求全部有效,只有1件是混合的權利要求判定結果(部分有效、部分無效)。混合權利要求判定結果的IPR涉及專利6591111,而這件專利甚至不在ITC裁定海能達侵權的3件專利之列。據此推斷,雙方尚在審理的專利侵權訴訟案件,前景對於海能達也不樂觀。

圖2. 海能達提起的IPR無效請求桑基圖
圖片來源:Lex Machina

(2)海能達轉守為攻在N.D.Ohio(北俄亥俄聯邦地區法院)提起的專利侵權訴訟尚在審理中,目前處於權利要求解釋階段(Claim construciton hearing)。摩托羅拉兩次就涉訴專利9183846提起的IPR無效請求,均未能立案。

(3)海能達在D.NJ(新澤西聯邦地區法院)提起的反壟斷訴訟,於2019年1月移轉至N.D.Ill,也是尚在審理中。該案涉及前述(1)專利訴訟中的兩件專利:7369869和8279991,其最終判決將與專利訴訟息息相關。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》258期:選對法院選對律所,輕鬆取得訴訟優勢─淺析摩托羅拉 vs. 海能達智財權訴訟戰


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從香奈兒商標侵權一案看混淆誤認之虞與減損之虞

中國武漢肺炎造成的全球政經影響

 
新冠肺炎疫情衝擊ICT產業,伺服器、網通產品逆勢成長
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
新型冠狀肺炎疫情擴散並影響全球資通訊(ICT)產業發展,資策會產業情報研究所(MIC)資深產業顧問兼副所長洪春暉指出,若疫情能在第二季受到控制,今(2020)年ICT產業有機會U型回升,廠商必須「超前部署」非接觸式科技與應用,才能抓住疫情過後的潛在發展機會。

圖片來源:Pixabay

疫情襲向歐美地區,半導體產業下半年訂單受衝擊

半導體產業方面,因為新型冠狀肺炎疫情擴大至大陸以外地區,歐美客戶因受疫情衝擊,而採保守態度,導致大陸復工的工廠訂單減少,目前下半年訂單能見度仍低;高階製程產能供不應求,延緩疫情衝擊。在物流及政府管控政策下,對以無廠半導體(IDM)為主的歐美半導體廠商將造成衝擊,歐美主要為全球IDM廠製造的重要產地, IDM廠的產品大部分具有市場寡占性,並具備獨家的專利技術及高度可靠度需求,主要產品包含CPU、Sensor、MEMS、RF晶片、車用電子、功率半導體等產品,短時間難以直接委外代工方式補充產能;全球IDM大廠封測產能多數集中於東南亞,隨著近期東南亞病例急速攀升,各國政府管控政策已影響當地封測廠的產能,將對IDM廠商帶來另一波衝擊。台灣半導體產業上下游生產供應鏈完整,由於半導體產業自動化程度高,受到廠內感染而使生產線停擺的風險小,受到疫情影響較為輕微,但仍需持續關注國際物流,恐影響零組件供貨及交期延長。

從市場面來看,歐美地區疫情持續擴大,許多國家關閉商場及賣場,全球電子終端業者紛紛下修2020年展望,將影響其對供應鏈下單。隨著大陸市場逐漸解禁,刺激經濟措施有利於產品銷售成長,但影響情形仍需視消費力道而定。洪春暉也說,電子產品需求的回溫程度將視疫情控制情況而定,台灣半導體供應鏈2020年表現將受到影響。

在智慧型手機產業方面,目前大陸供應鏈復工狀況優於預期,部分地區已恢復第一季原有產能,但印度鎖國21天,在當地設廠組裝的品牌都受到影響而暫停生產。由於中、日、韓等國疫情逐漸控制,大部分手機零組件開始恢復正常供應,但東南亞、歐洲與美國疫情擴散,被動元件、感測器、半導體封測等有隱憂。雖然智慧型手機廠商積極拉貨,但下半年需求預期將顯著衰退,訂單可能因此下修,不過5G動能尚可維持不墜,4G手機的出貨量則會顯著衰退。

應對疫情,網通產業需求上升

資策會MIC樂觀預估,疫情若能在第二季受到控制,下半年ICT產業將逐漸回溫,預期全球筆電、桌電與智慧型手機整體出貨將會下滑1至2成,而在雲工作、居家辦公、在家學習推波助瀾下,伺服器、網通產品出貨則出現逆勢成長。由於全球遠端需求不斷加大,加上各地資料中心持續建置,2020年伺服器出貨預計增加2.5%∼3%;同樣的需求也出現在網通產業,由於通訊建設的採購量上升,網通產業有機會成長1%∼4%。

台商有許多網通組裝廠設在江蘇、廣東地區,隨著大陸各省陸續解封、復工率持續提升,中國大陸地區產能可望加速恢復;另一方面,東南亞地區受疫情擴散影響,包含菲律賓、馬來西亞、越南等地實施人員出入境、運輸管制,廠商在這些地區的生產步調和物流作業,將會受到管制影響。由於被動元件、記憶體等零組件廠商出貨供不應求、價格上漲,可能使產品出貨遞延,網通廠商必須持續向供應商協調出貨。

從市場面觀察,中國大陸疫情逐漸趨緩後,中國移動等電信商宣布擴大資本投資,加速行動與固網基礎建設,有助回復中國大陸對於網通產品採購需求,成為網通產業未來成長動能。全球多國正在採取封閉管制,人員限制移動下,企業、個人對連網需求增加,美國營運商Verizon就指出,遠距工作讓其VPN的數據使用在一周提升34%,長期看好市場對寬頻上網的需求,但因歐美地區疫情持續擴大,受供應端產能調配及人流管制等影響,整體出貨可能遞延。

圖一、2020年主要ICT產品全球出貨預測
圖片來源:資策會MIC,2020年4月

洪春暉表示,今年ICT產業雖不至於出現V型反轉,至少可以有U型回升,不過仍須視疫情發展而定,廠商是否能「超前部署」潛在的發展機會是重點。2020年ICT產業供應鏈與市場的不確定性,使產業短期內仍面臨高度系統性風險,建議廠商善用ICT科技,進行更彈性的全球供應鏈佈局,才能因應未來無論是傳染病、區域政治或其他因素而經常面臨的系統性風險。

世界各國都在控制人流以抑制疫情擴散,「非接觸商機」成為全球產業新契機,遠距上班、遠距教學甚至休閒娛樂已成為趨勢,除了筆電採購需求增加,最重要的是帶動企業與個人連網需求大增,同時也凸顯了高速寬頻與5G發展重要性。洪春暉指出,未來可預期網通基礎建設與產品需求將持續增加。另外,防疫過程中出現的三大類別「人工智慧」、「物聯網」、「生物醫學」中的各種新興科技應用,將為產業帶來新發展機會。

圖二、防疫科技應用三大類別
圖片來源:資策會MIC洪春暉簡報

新冠病毒疫情的蔓延使2020年的ICT產業前景蒙上陰影,無論是供應鏈端或是市場面,都充滿高度不確定性,短期內ICT產業仍面臨高度系統性風險,需審視積極規劃應變措施。為避免未來因傳染病、區域政治或其他因素而經常出現的系統性風險,各產業必須善加利用ICT科技,進行更具彈性的全球供應鏈佈局。在這波營運低谷中,廠商應該預先設想疫情之後的變局,超前部署具市場潛力的新興非接觸式科技與應用,才能抓住疫情過後的新機會。


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打造台灣成為亞太智財權仲裁高地 — 以專利有效性之可仲裁性為例

全球防疫下的剛性需求:視訊軟體大比拚

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歐美疫情吃緊 USPTO、EPO推應變措施
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組
疫情衝擊日廣,世界主要專利局陸續推出應變措施,不過即使有期限展延機會,多國智權事務從業人員仍建議申請人、權利人盡可能按原官期限送件繳費,除可省卻額外規費、服務費開支,也可避免衍生不必要的變因風險。

疫情蔓延全球,衝擊層面日廣,世界主要專利局陸續推出應變措施,例如推廣局內人員遠距辦公、展延各項送件繳費期限、免除部分文件或規費負擔之類。不過這些措施雖於申請人、權利人有益,但異地辦公多少打亂各局常規作業步調,且即使有期限展延機會,多國智權事務從業人員仍建議申請人、權利人盡可能按原官期限送件繳費,除可省卻額外規費、服務費開支,也可避免衍生不必要的變因風險

比方,若未能於規定期間送件繳費,許多國家或區域組織相關法規訂有請求復效、恢復原狀辦法,且多數專利局都有不可抗力豁免因素相關條款。然而,這些辦法、條款不見得能適用每種期限規範,即使適用,所需達到的要件也不盡相同,部分專利局只需送件繳費人聲明逾期非蓄意為之,部分專利局可能要求證明已盡注意責任,而這波疫情雖不可歸咎於個人,個別專利局也多表示會酌情作最有利申請人、權利人的處分,但若真受波及而逾期送件繳費,實際需要出具的證明材料、官方把關門檻,目前仍充滿未知數。

其實現今許多專利局都受理線上送件繳費,盡可能按原本排期作業,才是保險上策。否則,踩著展延後的新期限和眾多申請人、權利人一起送件繳費,即使當地代理人有能力調度在家辦公員工消化處理,但若碰上該國網路壅塞不穩、官方網站臨時癱瘓維修,任何一點意外都可能導致又一次逾期。若是紙本權證、部分簽名文件無法線上提交,尤其涉及國際條約載明期限或各國法定期限者,更需把握時間盡快處理,以防跨國郵務傳送卡關,無端產生額外費用,甚至喪失相關權利,無從挽救。

以下僅列出截至本文撰稿時已知的USPTO、EPO專利案件應變處置,但因疫情持續發展中,各國應變措施不斷更新,若有需要,仍請詢問相關專利局、聯繫當地代理人,以取得最及時的官方資訊及正確的處理方式。

USPTO

USPTO官網有專設的疫情訊息頁面,隨時更新相關公告,方便使用者參考。目前該局已謝絕外賓到訪,各類面詢、口審等程序,基本都改為電訪或視訊會議。USPTO並依2020年3月27日甫頒布的CARES新法授權,公告展延部分發明案送件繳費期限,包括OA回覆、領證費繳費、訴願相關文書提交及規費繳交之類的期限,以及小實體或微實體申請人、專利所有權人回覆初審官函及年費繳納官期,皆有30天的展延寬限。

簡言之,針對3月27日至4月30日到期的前述期限,若申請人、專利所有權人、發明人、代理人、程序請求人、其他作業相關人員因疫情因素,譬如辦公室關閉、現金周轉吃緊、無法取得所需檔案資料、差旅延誤、個人或家人確診、其他類似狀況,以致無法及時送件繳費,可附具說明,在原到期日起30天內送件繳費,USPTO不會計入逾期。

假使逾期,因USPTO認為這波疫情已可視為37 CPR 1.183規範的特殊情況,若因此未及於官期內回覆繳款導致申請案廢案、Reexamination程序終結或限縮,可依37 CFR 1.137(a)請求恢復原狀,並在滿足以下各項要件的情況下,毋須繳納37 CPR l .17(m)規費:在規定期間以規定方式線上補提官期內原應提但未提項目、附具USPTO相關公告複本、聲明延誤係因相關人員本人受疫情影響未及處理。

EPO

EPO官網亦設有疫情即時資訊網頁,原排定在2020年4月17日或該日前展開的實審或異議口審程序,除非改採視訊方式進行,否則在後續通知發布前一律暫緩執行,且自4月2日起,除非另提請求,EPO實審部門的口審程序預設採視訊方式進行。

根據該局3月15日公告,因EPO所在地目前對人員移動等事務有諸多管制,應已符合EPC細則第134(2)條條文所提特殊狀況,因此在3月15日或該日後到期的期限,統一先展延到2020年4月17日,而此一措施也適用PCT案。屆時事態若未好轉,EPO可能再研議進一步展延措施。

而後EPO 3月30日再追加公告,按其解釋,4月17日及該日前這段期間,其締約國郵務遞送困難,已構成EPC細則第134(2)條條文所提特殊狀況,結合EPC細則第134(1)條條文規定,因4月18、19日恰為週末,故相關期限應自動展延至其下一工作日,即4月20日。而獲得展延的期限包括規費繳納期限,但像EPC第76條分割案申請這類限特定情況、EPC細則第116條口審文書提交這種限特定日期的期限,不在適用之列。

另方面,4月1日起EPO新規費開始生效,而多項規費其新舊規費金額之適用基本是以繳費日區分,繳費時應留意應繳金額。不過EPO在這裡為年費應繳費人提供了一項福利:2020年3月31日到期年費,現可延至2020年4月20日繳交,而只要年費到期日落在2020年3月31日或該日前,或年費繳費期間在該日截止,即使在2020年4月1日或該日後才繳年費,仍可按未調整前的舊規費金額繳納。

假設申請人或其代理人居所、營業處所因不可抗力因素,未能於展延後的新期限日完成送件繳費,EPO建議依EPC細則第134(5)條條文尋求救濟。而PCT細則第82quater.1條條文有類似規範,因此PCT國際階段申請案,亦可比照辦理。


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