2020年1月，美國加州中區聯邦地院裁決，蘋果公司及晶片商博通（Broadcom）因侵害加州理工學院數個wifi專利，合計需支付超過11億美元天價，成為專利侵權賠償史上第6高的裁決金額。2022年2月4日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）因認為該賠償的計算基礎缺乏法理和判例上支持，撤銷並發回地院審理。本案中CAFC除推翻同院於2016年Shaw案之判例見解，針對「專利複審程序禁反言」的效力範圍作出最新詮釋，另再次確認專利申請過程中不正行為解釋。本文將擷取上述部分重點內容與法理上來龍去脈作簡要梳理，引領讀者吸收美國專利無效爭訟攻防的最新發展。
案件緣起與歷程
2016年，加州理工學院（Caltech）向美國加州中區聯邦地院起訴蘋果及其通訊晶片供應商博通，控訴博通提供予蘋果用於製造iPhone、iPad、Mac等多項設備的wifi晶片，涉嫌侵害其擁有之美國第7116,710、7,421,032和7,916,781號等三個關於wifi傳輸時糾錯技術的發明專利。
2020年1月29日，陪審團認定被告侵犯上述專利，裁決蘋果與博通共需賠償加州理工學院超過11億美元（蘋果需賠償近8.4億美元、博通賠償2.7億美元），並經地院法官之判決予以認可。
2022年2月4日， CAFC雖確認地院判決中針對專利有效性、系爭’710和’032專利受到侵害的部分，而予以維持；但基於地院於’781專利之侵權判斷時未給予陪審團適當指示，且認為陪審團對本案鉅額賠償的計算基礎缺乏法理和判例上的支持，撤銷該部分判決、發回地院重新審理，使蘋果和博通暫時不必面臨此項天價賠償。
CAFC在本件判決論述中，亦重新闡明並推翻2016年Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.案（簡稱2016年Shaw案）對專利複審程序中多方複審程序（IPR）禁反言作縮限解釋的判例見解，此係美國專利複審程序之禁反言效力範圍的突破性發展。此外，CAFC亦在判決中再次確認專利權人在申請專利時揭露義務之不正行為（inequitable conduct）與美國專利商標局（USPTO）對專利有效性的審查結果的因果關係要求為「條件因果關係」（but-for material）。
基於篇幅考量，本文將擷取CAFC對專利複審程序禁反言效力範圍的最新闡釋，與專利申請過程中不正行為解釋的再確認，引領讀者吸收美國專利無效爭訟攻防的最新發展。
專利複審程序之禁反言：法理基礎
美國專利法為鼓勵專利權挑戰者，就效力爭議於行政體系下USPTO的「專利複審程序」一次解決爭議，強調專利複審程序就效力確定之優勢與優位，進而產生「禁反言效果」（estoppel），稱之為「專利複審程序之禁反言」。美國專利法第315條第(e)項和第325條第(e)項分別就IPR和核准後複審（PGR）之禁反言效力予以規定：「該禁反言不僅在專利複審程序產生效力，亦延伸至聯邦地院或海關法下國際貿易委員會（USITC）的專利侵權訴訟審理。」
換句話說，專利權效力挑戰者就同一專利之同一請求項，在「程序中」「已提出或可合理期待提出」之任何證據以主張專利權之同一無效理由者，一旦經USPTO的專利審判及上訴委員會（PTAB）就專利無效之爭議作出書面決定時，專利權之挑戰者、其利害關係人，或共同利益者，均不得就同一專利之無效理由，在後續專利侵權訴訟或USITC依海關法第337條之審理程序中，以之作為專利權無效的抗辯基礎。
禁反言的效力範圍解釋：2016年Shaw案與美國最高法院2018年SAS案
前述專利複審程序之禁反言概念看似已由法律明定，但效力範圍的解釋卻是紛亂雜沓。由於IPR程序可粗略序分為「立案申請」（file a petition）、「立案」（institution）、「審理」（trial）和「最終書面決定」（Final Written Decision，FWD），美國專利法上所稱「在『程序中』已提出或可合理期待提出之任何證據」的範圍為何，可有寬鬆與緊縮的差異。
例如，2016年3月CAFC在Shaw案中，首先對IPR禁反言之適用範圍作出縮限解釋。CAFC於該案認為，由於PTAB得自由裁量，是否對專利權挑戰者請求 PTAB 審酌的每個專利請求項予以立案審理，IPR 禁反言的效力範圍應僅針對已決定立案之 IPR 所依據之前案（prior art）才有適用餘地，不得擴張至未決定立案之 IPR 所依據之前案證據。換言之，所謂「程序中」係指「PTAB立案後審理的過程」，IPR在立案前都還稱不上開始進行程序（IPR "does not begin until it is instituted."）。所以，只要是專利權挑戰者已提出無效理由（證據），但PTAB拒絕立案的請求項，甚至是已獲得立案之請求項，但專利權挑戰者未於申請時提出的無效理由（證據），皆可作為於IPR另案或後續聯邦地院或USITC專利侵權訴訟審理時，再次挑戰專利無效的依據。
然而，2018年4月美國最高法院於SAS Inst., Inc. v. Iancu案（簡稱2018年SAS案）中，指出PTAB只能對專利權挑戰者請求 PTAB 審酌的專利請求項，全部予以立案或全部拒絕立案，不宜分拆。也就是說，是專利權挑戰者申請範圍決定IPR的效力範圍，而非PTAB的立案決定。此使得相關解釋亦須隨著美國最高法院見解而更易。
效力範圍解釋的擴張：本案最新見解
上述2018年SAS案雖然沒有直接推翻2016年Shaw案的限縮見解，但已「間接」擴張IPR禁反言的範圍。申言之，由於PTAB在美國最高法院見解下，無法再自由裁量其欲對哪些經專利權挑戰者申請立案的請求項予以立案。CAFC即在本案中推翻2016年Shaw案的限縮見解，指出所有經專利權挑戰者請求 PTAB 審酌的請求項均已進入「程序中」，且所有針對其挑戰無效之請求項的「已提出或可合理期待提出之任何證據」均落入禁反言的效力範圍。在本案中，因為蘋果或博通曾在IPR提出專利無效挑戰，並被PTAB立案並作出最終決定（駁回蘋果和博通對系爭專利的無效挑戰）。故只要是曾被挑戰的專利請求項，蘋果或博通即無法在後續聯邦地院審理專利侵權訴訟時，提出其他無效理由（證據），據以挑戰該請求項的有效性。
專利申請過程中不正行為解釋的再確認
CAFC亦在本判決中再次確認專利權人在申請專利時，揭露義務之不正行為與USPTO對專利有效性的審查結果的因果關係要求為「條件因果關係」。由於蘋果或博通所主張加州理工學院在申請專利時未揭露的前案（Richardson99文獻）與USPTO對專利有效性的審查結果並未具「條件因果關係」，因此聯邦地院未採納蘋果和博通這項不正行為抗辯的主張，CAFC亦予以維持。
小結
本文主要簡介CAFC對「專利複審程序禁反言」的效力範圍作出的最新見解，指出所有經專利權挑戰者請求 PTAB 審酌的請求項均已進入程序中，且所有針對其挑戰無效之請求項的已提出或可合理期待提出之任何證據均落入禁反言的效力範圍，希冀引領讀者吸收美國專利無效爭訟攻防的最新發展。
