瑞士人將埃曼塔起司（Emmentaler）當成是來自瑞士艾曼塔地區生產的起司。該地區的產業協會，2017年向歐盟智慧財產局申請將Emmentaler註冊為產地團體商標。但瑞士以外的歐洲國家，則認為Emmentaler是指一種大孔起司。故歐盟智財局認為，這個字乃是對起司種類的描述，不得註冊。該協會上訴到歐盟普通法院，普通法院於2023年5月底作出判決，支持歐盟智財局的決定。

根據維基百科介紹：埃曼塔起司（Emmentaler）「...又稱大孔起司，是瑞士著名起司，產自瑞士中部伯恩州埃曼塔地區。」「埃曼塔起司是世界上最大的起司之一，需要1200公升的奶製造。這種起司的外殼平滑，具淡黃色，起司肉是深黃色，肉身上有小至櫻桃，大至高爾夫球的洞眼。埃曼塔起司具有不同的洞眼是因為在發酵過程中，加入了一種名為費氏丙酸桿菌的細菌在奶品中。[1]」

瑞士人認為艾曼塔（Emmentaler），乃指產地為艾曼塔地區的起司，因而瑞士用原產地名稱保護「Emmentaler」這個字。但是在瑞士以外的其他國家，有人認為艾曼塔指的是一種起司類型，指大孔的起司。故歐盟各國並未對Emmentaler這個字給與

圖一：Emmentaler起司

圖片來源：瑞士艾曼塔（Emmentaler Switzerland）網站

瑞士艾曼塔組織試圖申請「Emmentaler」商標

瑞士伯恩地區的起司相關業者，共同組成了一個產業組織瑞士艾曼塔（Emmentaler Switzerland）（以下簡稱原告），想要透過各種方法保護Emmentaler這個字。

原告於2017年10月，向世界智慧財產權組織的國際局註冊了「Emmentaler」文字商標，並申請延伸保護到歐盟[2]。其指定使用於尼斯公約第29類，強調僅用於：「帶有原產地名稱『Emmentaler』的起司」[3]。

歐洲智財局審查官於2019年9月作出決定，認為其違反歐盟商標規章第7條(1)(b)欠缺識別性，及第7條(1)(c)之描述性商標：「該商標僅由在交易中指示該商品的種類、質量、數量、預期用途、價值、地理來源或..之符號所組成」，而駁回該申請案。

原告不服，向救濟委員會上訴。救濟委員會於2020年10月作出決定，仍依據歐盟商標規章第7條(1)(c)，認為該商標僅為描述性質，駁回其上訴[4]。原告繼續上訴到歐盟普通法院，普通法院於2023年5月底作出判決，維持救濟委員會的決定。

歐盟部分地區相關消費者對「Emmentaler」的認知

本案主要的爭執在於，雖然瑞士地區的人民將Emmentaler當成商品產地名稱，但是歐盟以外地區部分國家的部份人民，將Emmentaler當成一種起司種類。也就是說，只有部分歐盟人民認為這是一種起司種類，就能說Emmentaler是一種描述詞而欠缺識別性嗎？

歐盟普通法院認為，確實如此。根據商標規章第7條(2)規定：「儘管不可註冊的事由僅在歐盟部分地區存在，但第1項仍適用。[5]」因此，只要有歐盟部分地區人民認為某一詞彙屬於描述詞，就不得註冊商標。

在本案中，救濟委員會的認定，使用保加利亞語、丹麥語、德語、愛沙尼亞語、愛爾蘭語、法語、克羅地亞語、匈牙利語、荷蘭語、波蘭語、羅馬尼亞語、斯洛伐克語、芬蘭語、瑞典語或英語的相關公眾，會將「Emmentaler」這個符號理解為指示一種含有孔洞的硬奶酪[6]。

救濟委員會作出上述認定的根據，有下述幾點。

第一，救濟委員會仰賴的一本德文字典。該字典中對「Emmentaler」一詞的說明為「全脂瑞士奶酪，有櫻桃大小的孔，有核桃仁的味道；艾曼塔起司（Emmental cheese）。」但原告認為，字典並沒有說其是一種起司類型，反而很明確的說其是一種瑞士起司[7]。普通法院認為，雖然該字典的第一個定義說其是一種瑞士起司，但第二個定義說其是艾曼塔起司（Emmental cheese），指的就是起司的類型[8]。

第二，救濟委員會根據另一項事實，就是在原告申請「Emmentaler」商標之時，包括德國在內的歐盟其他地方，都有廠商在製造Emmentaler這種起司[9]。

第三，在「2011年5月17日歐盟與瑞士就保護農產品與食品原產地名稱與地理標示之協定」之協商過程中，歐盟明確反對將Emmentaler納入該協定所保護地理標示的清單中[10]。

歐盟普通法院指出，一商標符號要符合第7條(1)(c)所指的描述性而不得註冊，必須該符號與系爭產品服務有足夠直接的且具體的連結，讓相關公眾可以立即、無庸思考，就任之為是對系爭產品服務類別或其他特徵的描述[11]。

歐盟普通法院認為，救濟委員會所仰賴的上述幾項根據，都能夠反映出歐盟部分地區相關公眾，會立即地將Emmentaler理解為一種起司類型[12]。

只有嚴格的原產地名稱可申請作為團體商標

雖然歐盟商標規章第7條(1)(c)規定，不得將僅由描述產品之地理來源之符號作為商標，但商標規章第74條(2)的團體商標規定：「作為對第7條(1)(c)的例外，在交易中可用於指示商品或服務的地理來源的符號或只是，可構成第74條(1)意義的歐盟團體商標。[13]」

也就是說，雖然屬於產地名稱，若是申請團體商標也可例外獲准註冊。但是，由於第7條(1)各款屬於絕對不得註冊事由，而第74條(2)作為第7條(1)(c)的例外情形，歐盟法院認為必須採嚴格限縮解釋。亦即，必須商標文字只有產地名稱這個意義時，方可申請為團體商標。倘若該文字還有第7條(1)(c)中提到的種類、質量、數量...等其他意義，則仍然不得註冊[14]。

救濟委員會認為，由於德國相關公眾認為「Emmentaler」一詞是對起司種類的描述，而不認為「Emmentaler」是該起司之地理來源的指示[15]。也就是說，「Emmentaler」並非僅有產地名稱一種意義，還有其他對產品種類描述的其他意義。

因此，歐盟法院同意救濟委員會的看法，亦即根據第74條(2)，原告無法主張其申請案必須獲准註冊[16]。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》338期：艾曼塔起司是一種起司種類而不得註冊為產地商標？歐盟普通法院2023年Emmentaler Switzerland v EUIPO案】

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圖一、七家獲獎企業的代表出席WIPO全球獎在瑞士日內瓦的頒獎典禮。

世界智慧財產權組織（WIPO）近日公佈了2023年全球獎名單，從548份參賽申請中挑出最終7家獲獎企業，包括兩家中國企業：開發多場景智慧、綠色解決方案的上海西井科技公司，和全面數位化解決方案供應商西安可視可覺網路科技公司；其他5家企業分別來自法國、肯亞、墨西哥、新加坡和斯洛維尼亞，業務範圍從空氣品質測量儀器到定向給藥的奈米技術平台，再到擴增實境（AR）、生物材料技術不一而足。這些獲獎的中小企業（Small and Medium-sized Enterprises；SME）不僅利用智慧財產權取得了商業成功，並對經濟、社會和文化產生一定的影響力，因而獲選成為第二屆年度競賽的獲獎者。

誰可以申請WIPO全球獎？

WIPO全球獎在2022年正式啟動，針對利用智財權實現目標、產生收入、創造就業、應對當地和全球挑戰，並支持社區和國家發展的發明人、創作者和企業家予以表彰和支持。WIPO全球獎向193個成員國的中小企業[1]開放，各行各業都可以自我提名，讓更多使用智財權實現商業目標和改善他人生活的發明人能被看見。參選者必須說明如何利用智財權推動企業取得成功，包括在經濟、社會、文化領域的貢獻，以及為促進性別平等和應對發展挑戰所做的努力。

WIPO全球獎的評選標準

WIPO全球獎獲獎者由多元化且獨立的國際評委會[2]選出，六位評委在智財權、創新、創意產業、投資和商業等方面具備獨特專長。成功將智財權商業化是WIPO全球獎的評選標準，由以下三大領域組成：

1.智財權成功商業化：中小企業展示出對智財權（或智財權組合）的理解和使用能力，以保護、管理和商業化創新產品、服務和/或創意內容以及資料等其他無形資產，在本國之外實現商業或公司目標。

2.對社會的積極貢獻：中小企業在經濟、社會和文化層面的現有/潛在積極貢獻，包括但不限於環境、包容性和性別問題。

3.獎項競爭者的多樣性：在評選過程中，評委會將採取一種維護包容性和多樣性的方法，並考量競爭者的地域代表性和原籍國的發展水準。

2023年WIPO全球獎獲獎企業

2023年第一季，WIPO向193個成員國徵求全球獎的參賽者，共收到來自58個國家、548份參賽申請，涵蓋創意產業、食品、環境、衛生等眾多不同領域。在今年5月，WIPO秘書處確定了來自16個國家的25名最終入圍者名單，並在7月由評委會精心挑選出七名獲獎者。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》338期：2023年WIPO全球獎揭曉，

看中小企業如何利用智財權獲取成功】

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筆者於《機器翻譯在跨國專利實務的重要性日益增加 》一文中，曾介紹歐洲專利局（EPO）審查指南對於機器翻譯的認可，而隨著歐洲單一專利（Unitary Patent， UP）制度揭開序幕，機器翻譯在專利實務上之發展與廣泛運用將更上層樓。

2023年6月1日，《單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，UPCA）生效且歐洲單一專利正式上路，象徵著在國家專利與傳統歐洲專利（European Patent， EP）以外，申請人得選擇成本較低且簡便的第三種專利保護途徑。

翻譯成本乃是歐洲專利制度整合的關鍵因素之一，而歐盟長年耕耘機器翻譯開發的辛勤成果，在單一專利制度上堪稱展露無遺；現將其相關規範略述如下。

歐洲單一專利制度與機器翻譯之相關規範

● 過渡措施

(1) 以促進機器翻譯為宗旨

按歐盟第1260/2012號規則（以下簡稱本規則）敘文解釋[1]，機器翻譯係EPO核心發展工作，旨在改善專利資訊取用方式並廣泛傳播技術知識。為此，有必要儘快將專利申請案及專利說明書自動翻譯成所有歐盟官方語言版本，若能及時提供高品質的機器譯文，將使歐洲專利制度使用者受惠。

儘管機器翻譯被視為歐盟政策的重要特點，但機器譯文原則上僅供參考，不具有法律效力。

(2) 專利說明書譯本之提交方式

在過渡期間內且在能為所有歐盟官方語言提供高品質機器翻譯系統之前，如欲取得歐盟第1257/2012號規則[2]第9條之單一專利效力，依據本規則第6(1)條，應於申請時按下列方式向EPO提交專利說明書的完整譯本：

• 申請程序之語言 (language of the proceedings) 若為法語或德語，應提交英語譯本。
• 申請程序之語言若為英語，應提交任一歐盟官方語言譯本。

如未同時提交，亦應於不可延長之一個月期限內補全所需譯本[3]。

敘文解釋，上述規定係為確保過渡期間的所有歐洲單一專利均能提供英語譯本（此為國際技術研究及刊物的常用語言）以及其他參與成員國的官方語言譯本。然須留意的是，此類翻譯不可使用機器翻譯，因為高品質譯文方有助於訓練EPO翻譯引擎，以及促進專利資訊傳播。

又按本規則第6(2)條，單一專利申請提交後，EPO應儘快公告相關譯本，惟此類翻譯僅供參考之用，不具法律效力。

(3) 機器翻譯之品質審查

敘文提及，一旦能夠提供所有歐盟官方語言的高品質機器翻譯，過渡期間即為結束；至於譯文是否達到高品質水準，本規則第6(3)條規定，應於本規則實施之日起6年後及其後每2年，由獨立專家委員會客觀評估其可用性。

該委員會係由參與成員國在歐洲專利組織（European Patent Organisation）架構之下設立，其成員包括EPO代表，以及歐洲專利組織行政委員會（Administrative Council）依歐洲專利公約（EPC）第30(3)條邀請擔任觀察員並代表歐洲專利制度使用者的非政府組織。

(4) 過渡期間之終止

敘文指出，以目前技術發展水準而言，高品質機器翻譯的開發期間應不會超過12年，因此，除非決定提前終止，過渡期間自本規則實施之日起屆滿12年為止 — 不過，EPO官網[4]及部分專利事務所的介紹資訊卻指稱「6年過渡期間」（或表明得延長），這不僅是首次評估時點，也反映出EPO原本預計達到高品質機器翻譯的可能時點（約為2028年[5]）。

過渡期間一旦結束，即表示單一專利申請將不再需要提交相關譯本。至於「提前終止」與否，須視前述委員會評估結果而定：依據本規則第6(4)條，該委員會為上述之首次評估與後續評估（每2年一次）後，應向歐盟理事會（Council）提交報告，並視情況建議提前終止。

● 免提交翻譯之例外規定

依據本規則第3條，在不牴觸第4及6條之情形下，專利說明書如已按EPC第14(6)條公告，即毋須再提交譯本；再者，單一專利申請應以程序所採用之語言為提交。

● 發生爭執時之處理

本規則第4條規定，單一專利如遇侵權爭議，專利權人應依涉嫌侵權者之要求，將該專利完整翻譯成侵權發生地國或涉嫌侵權者住居所在地國的官方語言；其次，在單一專利爭訟過程中，專利權人應依爭議地國有權管轄法院之要求，將該專利完整翻譯成法院程序所使用的語言。前述翻譯均應以人工方式為之[6]，並由專利權人負擔相關成本。

值得注意的是，法院評估損害賠償時，應予考量涉嫌侵權者在取得上述第一種譯文前，是否不知或無法合理認定其明知行為已侵害單一專利，尤其是當涉嫌侵權者為中小企業、自然人、非營利組織、大學或公共研究組織。

單一專利指南之補充說明

單一專利指南（Unitary Patent Guide）[7]重申，按本規則第6(1)條提交之譯本雖係人工翻譯，但仍僅作為參考之用。此外，該指南另提供幾點補充如下。

(1) 專利說明書之完整譯本

專利說明書包括描述（description）、專利請求項（claims）及圖式（drawings），故此等內容均應提交譯本，方屬「完整」。

(2) 譯文重複使用[8]

在EPC授權程序結束前，如已向EPO提交申請程序語言以外之兩種EPO官方語言的專利請求項譯本，爾後選擇任一語言申請單一專利時，得重複使用該專利請求項譯文，僅需額外翻譯專利說明書。

倘若申請程序之語言為英語，且專利所有人選擇提交法語或德語以外之歐盟官方語言的專利說明書譯本，通常得重新利用（revert）其向國家專利局提交的首個申請案並得加以修改（adapted version）；再者，如專利所有人欲使歐洲專利在未參與單一專利制度的國家發生效力，亦得以該專利說明書譯文充作法定要求譯本。

(3) 翻譯補償計畫

住居所或主要營業據點設於歐盟成員國的自然人、中小企業、非營利組織、大學及公共研究組織，如欲適用本規則第5條之翻譯補償計畫（compensation scheme），僅限以EPO官方語言（英、德及法語）之外的歐盟官方語言提交申請。待該單一專利註冊後，將發給一次性補償金500歐元[9]。

(4) 譯本可用性

申請人應以利於傳播之方式提交譯文，亦即打字或列印。且此類翻譯係屬於單一專利檔案的公開部分，允許公眾至網站查看。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》338期：機器翻譯如何影響歐洲單一專利的未來實務】

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以人工智慧（artificial intelligence，AI）生成相關著作不再是電影的虛幻內容。在音樂著作部分，英國有以AI創作愛爾蘭民謠音樂的案例（即Bot Dylan），在台灣則有樂易創公司的「樂點Letron」APP，其乃輔助音樂創作之APP。

基於此發展，著作權法必須有所回應，以保障相關的創作權益。討論上可分為兩個層面，一是由AI程式所自動生成之旋律（稱「AI著作」）；另是使用者就AI著作的選擇或修飾而完成之著作。假設AI著作有原創性下，本文介紹三種理論以處理AI著作之著作權歸屬問題。

AI創作音樂之技術

以台灣的「樂點Letron」APP為例，其技術有專利申請，即新型專利第M578439號「自動詞曲創作系統」，其採取之演算法是「完全連接前饋式網絡」的變形，例如，其提到遞歸神經網路（recurrent neural network，RNN）的長短期記憶（long short-term memory，LSTM）模型、及卷積神經網路（convolutional neural network，CNN）。

RNN用來處理物件系列（例如旋律，即音符的序列），以預測一序列中各次序的物件[1]。RNN的演算法特徵是隱藏層的輸出值再回流以成為新的輸入值，其代表前一次物件對當次物件的影響。LSTM則在「回流」處設立記憶細胞以紀錄資訊，以避免運算過程中數值的不當放大或縮減的問題。

CNN通常用於二維影像的分析，而其將二維資料轉換為適合解讀的資訊。可注意者為，將包含所有樂器樂譜的總譜（music score）或聲音訊號轉成圖形化的影像，以利CNN系演算法的分析[2]。另CNN可用於處理音樂的時間因素，而能模擬音樂中不變動的「動機」（motif）。

樂易創創辦人曾提到，「嚴格來說，音樂基本上就是音符、節奏的排列組合，而AI演算法能夠提供不同歌曲類型、旋律節奏的演算選擇」，且「在3-5分鐘內，AI就能創作出一首新曲」[3]。從樂易創對音樂的理解，可推論其所製作AI程式之過程應包括：如何將學習用資料庫內的個別流行音樂著作解構成該些元素、將該些元素量化、讓相關程式能擷取量化的數字以運算並最後形成可創作新旋律的AI程式等等。

理論一：職務上著作

美國學者Kalin Hristov曾透過AI程式能視為著作人之觀點，以主張AI著作可給予著作權之保障[4]。其從美國著作權法的「職務上著作」（即「a work made for hire」）原則出發，該概念為若一著作係為受雇目的而創作，則雖該著作是由員工所創作，僱用人（可為公司、組織、或個人）仍為著作人。Hristov指出關鍵在於「僱用人」（employer）與「員工」（employee）的解釋。以「著作人」（author）為例，Hristov指出不只是個人，公司、或組織皆可做為「著作人」。

為重新詮釋「職務上著作」原則之適用，首先就「員工」的解釋，Hristov引述Merriam-Webster字典之定義為「通常在執行層級下之人，其受僱於他人以特別為了報酬或薪水而從事服務、並受他人之控制」；但Hristov認為可提出較寬鬆的解釋，以可用於支持AI生成著作之著作權保障。另Hristov認為「僱用人」可解釋為其聘用其他單位之服務以達成目的或完成任務。

據此，Hristov指出AI機器的程式撰寫者或所有人則可視為「僱用人」，其聘用AI裝置的服務以產生具新創意的作品；則AI機器可視為「員工」，因為其創意性的服務係由程式撰寫者或軟體所有人所聘用。最後，根據新的「僱用人」與「員工」之解釋，其用於「職務上著作」原則之操作時，「著作人身份」（authorship）即可由AI機器移轉給軟體開發者，進而讓該開發者取得著作權。

不過，Hristov的觀點無法適用於台灣著作權法，因為著作權法第11條的僱傭關係其假設的「員工」是自然人。另智慧財產及商業法院於110年行專訴字第3號判決，否定AI程式可做為專利法的發明人，並進一步確認AI程式不是民法上的「自然人」或「法人」。

理論二：主導者著作人

AI程式目前仍無法比擬人類智慧。AI程式是人類所撰寫，且訓練AI程式所需要的資訊也是人類所編撰，而AI程式所產出之資訊其適當性或正確性也是人類所決定。在此思維下，美國學者Jane C. Ginsburg與Luke Ali Budiardjo等建議以「主導者著作人」（principal-author）的角度思考AI程式撰寫者或訓練者應為著作人[5]。

「主導者著作人」情境指有兩個行為人，主要行為人指導次要行為人，而由次要行為人進行創作，但次要行為人是按照主要行為人所指示的細節內容來創作時，則主要行為人即為著作人。以Andrien v. South Ocean County Chamber of Commerce案判決為例[6]，系爭地圖著作是原告將數個地圖委託給印刷公司所編製成之地圖集，而該印刷公司於印製時有指派H對該些地圖拍照及調整尺度，以利於彙編成適當的出版格式。該案法院認為證據揭示原告對該地圖集的編製有給予細節的指引，而且該指引未經H予以心智投入的修飾或技術上的增進，故原告應是系爭地圖著作的著作人。

另以Lindsay v. The Wrecked and Abandoned Vessel R.M.S. Titanic案判決為例[7]，系爭著作為水下照片或影片，而雖原告未親自拍照或攝影，但該案法院仍認為原告為著作人。該案法院指出原告於拍攝前先確認鏡頭角度和拍攝順序，且於拍攝時仔細指點攝影師應如何打光，而且最後會確認拍攝的片段有其期待的畫面。因為原告高度控制拍攝過程，該案法院認為原告取得著作人身份。

Ginsburg與Budiardjo點出關鍵問題是程式撰寫者或訓練者對AI程式的控制程度，而本文支持此觀點，因為其重點在找尋「人類著作人」（human author）。著作權法在鼓勵創作，則保障創作的來源（即自然人）即屬重要的目的；賦予程式撰寫者或訓練者著作人身份應屬肯定其創作活動之機制。

做為著作人的程式撰寫者或訓練者，其可能因僱佣、出資、或其他契約關係，而使他人取得著作權。

理論三：比擬錄音著作

假設：（1）採取何種演算法模型、如何解析音樂著作、和如何選擇資料（或定義曲風）等都是程式撰寫者或訓練者主導，以形成用於創作特定曲風的AI程式；（2）若用於產生AI著作的程式，其目的係為產出受歡迎的音樂著作，但「受歡迎與否」仍是程式撰寫者或訓練者所定義。

於此時，AI程式的最終模式並非AI程式本身能決定，而是受到程式撰寫者或訓練者之控制，進而影響AI程式所產出的AI著作。因此，真正的精神投入應歸因於程式撰寫者或訓練者，故程式撰寫者或訓練者做為AI著作之著作人應屬合適。

此類似錄音著作之著作人認定。以智慧財產法院99年度民著上更（一）字第4號民事判決為例，該案法院指出：「如提供精神作用之人並未親自將其精神作用形於外部表達，而係指示他人依其精神作用為之」，此「即提供人係將該他人視為其手足之延伸」；則「除非契約已約定共有或另有約定之情形下，提供者應仍可視為該著作之著作人」。

該案法院認定陳明章為三首錄音著作之著作人，理由是陳明章乃「擔任製作人，並可決定所錄歌曲即錄音著作之曲風、意境、以何種樂器表現、旋律之抑揚頓挫以及由何人演奏等事項」；例如負責大提琴的證人T陳述：陳明章係「擔任製作人角色」，並「告訴伊什麼地方應該注意或如何表現」。另方面，對「單純操作錄音設備者，如其係依據一定精神作用之指示而無創作空間可言時」，則「非錄音著作之著作人」。

AI程式的創作情境與錄音著作製作過程間類似之處為：（1）前者之AI程式乃程式撰寫者或訓練者所產生，而後者之錄音創作協力者（包括歌手、樂師、編曲者、錄音工程師等等）經製作人所選任或召集而組合成「創作有機體」，亦即二者之「創作行為主體」乃經他人所設定或選定；（2）前者是AI程式乃依照程式撰寫者或訓練者所設定的樂曲風格或規格而進行表達（或本質上是音符出現機率的計算），而後者是協力者接受製作人之指揮而表達（雖協力者仍必須體悟製作人的指示，進而表達），亦即二者之創作行為主體其「創作行為」是受到他人的指揮。

因此，既然錄音著作之製作人基於指揮眾協力者而取得著作人身份，則程式撰寫者或訓練者應可因其對AI程式創作之控制，而取得AI著作之著作人身份。該程式撰寫者或訓練者則因僱佣或出資關係、或著作權讓與契約關係，而將著作權移轉給該關係下的對造。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》338期：談AI所自動生成的旋律與其著作權歸屬問題】

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繼北美智權報336期介紹《商標合理使用》 後，本刊期繼續介紹《商標善意先使用》。

善意先使用制度是按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第 36 條第 1 項第 4款有明文規定。

按商標權之取得，雖賦予商標權人專用及排除他人使用之權利，惟為避免阻礙市場自由競爭及調合商標先註冊主義與先使用主義之衝突，商標專用權之效力仍須受到一定之限制，故商標法第36條特別規定得合理使用他人註冊商標之各種態樣，而第 36 條第 1 項第 4款則是針對「善意先使用」

商標法第 36 條第 1 項第 4款： 在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

依商標法第 36 條第 1 項第 4款規定，「善意使用」之適用要件需符合以下條件：(1) 使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前；(2)繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；(3) 商標權人可以要求在先使用商品應附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，始能產生免受他人商標專用權干涉之效果。

值得注意的是，善意先使用是商標法明定之侵權抗辯事由，僅是法律對社會既存商標秩序尊重的事實，並非是一項權利，因此，不得作為出售、移轉或授權他人使用的標的。不過，善意先使用事實，得隨同先使用商標所營事業之轉讓或繼承，由受讓人或繼承人援引執為侵權抗辯事由。

何謂「善意」？如何定義

「善意」是「惡意」的反意詞，亦即非惡意。所謂先使用他人商標之「善意」，不是以不知道他人商標之存在為必要條件，而是以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。也就是說，所稱「善意」除了不知道他人已申請商標註冊外，還包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內。相反的，如果明明知道他人商標使用在先，但仍為攀附他人已建立之商譽，而繼續使用相同或近似於他人未註冊的商標，那即使其使用是在他人商標註冊申請日前，則很難稱之為「善意」，也無主張善意先使用之餘地。[1]

「善意先使用」不包括國外先使用之情形

商標法第36條第1項第4款為商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，因此商標權效力之例外規定基本上亦有屬地主義之適用。如任何在國外善意先使用之商標，均可到台灣來主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標因此受到我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人的權益受到極大的限制。為避免搶註，在國外先使用之商標權人除可主張優先權，到我國註冊外，另得依法對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，而不須要再給予主張「善意先使用」之保護。

善意先使用範圍可擴大至分店

有關「善意先使用」的判斷問題，實務上曾發生過類似的案例；法院實務見解認為，如果商標先使用的範圍仍在相同商品或服務上，仍符合「善意先使用」，但若超出原來的商品或服務則會構成商標權的侵害(請參照98年度刑智上易字第40號刑事判決意旨）。也就是說「善意先使用」的商標，其新開的分店所販售的商品或提供的服務與原店相同時，目前司法實務上可能認定符合善意先使用。可是要注意的是，善意先使用只是作為未構成侵害他人商標權的抗辯，並沒有取得法律上授權他人使用的權利，實務上，如果只是繼承延續原來善意使用的範圍，較無爭議，反之，如果另行與他人簽約擴大商業經營，影響商標權人的註冊權益，甚至造成混淆誤認的可能，應仍有構成侵權的疑慮。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》338期：商標善意先使用】

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