若先前曾經對商標之使用達成和解，約定彼此使用的界線，事後再違反和解契約，可能會被認為具有惡意，導致更高額的損害賠償金。2023年8月9日，美國第四巡迴法院作出Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案判決，認為被告違反雙方之前的和解協議，故存在惡意，須將自己和附屬事業的所獲利益，都拿出來賠償。

二公司都使用Dewberry商標並於2007年曾簽署保密協議

原告是設於北維吉尼亞州，提供房地產服務的Dewberry Engineers公司（以下簡稱Engineers公司）。被告則是設於喬治亞州亞特蘭大，提供房地產服務的Dewberry Group公司（以下簡稱Group公司）。其早期名稱為Dewberry Capital，其有許多附屬事業，都由同一位老闆John Dewberry所持有。

由於這兩家公司都提供房地產服務，他們之前曾經對商標的爭議有過糾紛。其中，Engineers公司2003年已申請註冊聯邦商標，Group公司挑戰Engineers公司在聯邦所註冊的商標。Engineers公司則控告Group公司侵權，Group公司也反控Engineers公司之普通法上商標權。

表一、兩家公司聯邦註冊商標比較表

Dewberry Engineers公司的聯邦註冊商標	Dewberry Group公司的前身Dewberry Capital的聯邦註冊商標
註冊號：2991043	註冊號：3374452
申請日：2003年8月6日	申請日：2006年9月11日

後來，雙方在2007年簽署一保密協議，雙方約定，允許亞特蘭大的Group公司，可繼續使用Dewberry Capital商標，但不可在建築和工程服務上使用Dewberry商標。

Dewberry Group公司重新打造品牌違反了和解協議

2017年，Group公司重新打造其品牌，將公司名稱從Dewberry Capital改為Dewberry Group，並開發「Studio Dewberry」品牌，用於建築設計服務。

表二、Dewberry Group的相關商標

Dewberry Group的侵權商標
申請日：September 8, 2017	申請日：April 3, 2018

另外。Group公司也在維吉尼亞州進行不動產開發活動。在重塑品牌過程中，老闆John Dewberry曾要法律顧問David Groce進行評估，但從沒告訴他2007年前的雙方訴訟與保密和解協議。

2017年12月，Engineers公司對Group公司提出警告信，而David Groce回信表示道歉，且進一步承諾「不會嘗試將 Dewberry Group一詞註冊為房地產開發服務」，或「在維吉尼亞州、馬里蘭州或哥倫比亞地區的任何現在或未來的房地產開發或相關服務中使用該用語」。

地區法院一審判決

2020年5月，Engineers公司對Group公司提起訴訟。Engineers公司主張，Group公司違反之前的協議，另主張侵害其商標。

維吉尼亞東區地區法院作成即決判決，判決Engineers公司勝訴，認為Group公司直接違反了雙方的協議，包括Group公司於建築設計服務新發展的「Studio Dewberry」，以及在維吉尼亞州進行事業活動。

就侵害商標的部分，地區法院根據第四巡迴法院1984年的Pizzeria Uno案所建立的混淆誤認判斷標準，認為Group公司所設計的新商標，與原告Engineers 公司的商標很明顯地構成混淆誤認之虞。

地區法院在討論損害賠償計算時，認為Group公司向同一老闆John Dewberry所持有的附屬事業提供服務，因此在計算損害賠償時，法院將所有參與侵權活動的附屬事業當成單一實體，認為所有附屬事業相關的獲利都要剝奪。地區法院判定，被告一共要將4300萬美元的所獲利益吐出作為賠償金。

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「原創性」做為取得著作權保護之條件，是按照目前著作權法學理或司法實務所無法改變的現象。主流觀點是AI程式的「創作」不涉及人類直接的「精神作用」或「思想或感情之表現」，故其原創性的存在是否定的。

假設某公司之營運是提供由AI程式所創作之內容物。在現行著作權法架構下，該公司是否能主張個別AI著作之著作財產權，此頗有疑慮。即使無法獲得著作權法保護，因為AI著作本質上是「資訊」，則從台灣營業秘密法來保護AI著作，或許是可思考的方向。

商業情境

L公司開發一款APP（稱「音樂AI）），該APP為商業化之AI輔助音樂創作軟體。音樂AI有連結至旋律資料庫，其中的旋律是透過AI程式所生成（稱「AI著作」）。

使用者操作該APP時，可選擇歌曲結構，例如短曲、「主歌/副歌」、「主歌/主歌/副歌」、或「主歌/副歌/主歌/副歌」等，還可挑選「曲風」、「情緒」和「樂器」等，而藉由該三項獨立的參數，該APP會回傳數個旋律給使用者挑選，使用者可選擇欲使用的AI旋律而完成一首歌曲。

L公司的商業模式在於使用者完成歌曲（使用者著作）後會支付使用費、或履行有其他的契約承諾。如果使用者未履行該契約義務，假設L公司有著作權，理論上可主張契約違反、或超過授權約定之侵權行為，並以依著作權法尋求民事或刑事的救濟；問題在於著作權法之無用，因為AI著作無法構成著作權保護的標的。但L公司可主張營業秘密受侵害，而同樣有採取民事或刑事救濟之機會。

例如，營業秘密法第10條規定「因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者」為侵害營業秘密，而「違反保密義務」即為不正當方法。L公司可和音樂AI之使用者約定：AI著作為應保密之標的，而未經L公司同意時不得對第三人揭露，但付費時即獲得同意。若使用者未支付費用而對外發表使用者著作，則因該使用者著作含有AI著作，該發表行為屬違反保密義務而構成第10條的侵權行為，進而有損害賠償責任。甚至，同法第13條之1與之2等以刑責處罰類似的行為。

「營業秘密」之定義與分析

營業秘密法第2條定義「營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊」。根據智慧財產法院103年度民營上字第4號民事判決，「營業秘密之保護不限定於技術資訊，非技術之商業資訊亦包括在內」。AI著作屬旋律資訊，且係L公司的生財工具，故屬於用於經營之資訊，而為營業秘密法所保護的標的。

又第2條規定營業秘密的三要件：（1）秘密性：「非一般涉及該類資訊之人所知者」；（2）經濟價值性：「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」；（3）合理保密措施：「所有人已採取合理之保密措施者」。

關於秘密性，根據最高法院110年度台上字第3193號刑事判決，其「係指除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，倘為普遍共知或可輕易得知者，則不具秘密性要件」。

L公司的AI著作為其特別的AI程式所生成，因而只要該AI程式非屬公開資訊，則他人即無從利用該AI程式來產出類似的AI著作，進而AI著作的秘密性可維持。

關於經濟價值性，根據最高法院107年度台上字第2950號刑事判決，其「係指某項資訊經過時間、勞力、成本之投入所獲得，在使用上不必依附於其他資訊而獨立存在，除帶來有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、業界領先時間等經濟利益或競爭優勢者而言。他人擅自取得、使用或洩漏之，足以造成秘密所有人經濟利益之損失或競爭優勢之削減」。

一般來說，以AI輔助音樂創作之行動裝置軟體，其競爭優勢來自於該軟體所提供的AI著作，該些AI著作吸引使用者利用而增加營收。特別是使用者僅能在L公司的APP系統中利用相關AI著作，且並無其他管道知悉該些AI著作，因而該些AI著作在該APP環境下的經濟價值即來自於AI著作之秘密性。

最後，根據最高法院107年度台上字第2950號刑事判決，「合理保密措施」指「秘密所有人按其人力、財力，依社會所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉，除有使人瞭解秘密所有人有將該資訊當成秘密加以保密之意思，客觀上亦有保密之積極作為」。

如果L公司在該APP的介面上標示相關AI著作為營業秘密，並要求使用者應於私下獨自操作該APP、或不應對他人揭露相關AI著作之資訊，則此應滿足合理報措施的要件。

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中國在21世紀長期向全球出口大量的製造業商品，「Made in China」的產品遍布地球上的許多家庭，不管在哪個國家，每天的生活用品，幾乎都可以看到中國製造的字樣，美國金融海嘯以後，中國對美國的出口，甚至超越了加拿大這個美國重要的鄰國，後來歷經Trump時代的「美國製造」，直到Biden任內，美國對中國的商品出口，才大幅下降到低於加拿大與墨西哥，且隨著大量外資和外國代工企業陸續撤出中國，中國的「世界工廠」頭銜，未來很可能會被一些新興國家所取代。

截至2023年上半年，美國最大的進口商品貿易國，又回到墨西哥和加拿大兩個鄰國，中國出口到美國的商品，比2022年同期減少至少25%，在諸多項目中減少最多的是半導體商品，這是中國科技業最需要的電子零件，但是因為美國對中國實施半導體禁令，中國和美國之間的半導體貿易，大幅縮減，而且美國政府鼓勵美國企業的生產供應鏈，轉移到友好國家的「友岸外包」(friend-shoring) 政策，持續在發酵，除了在商言商，為了避免遇到額外的政治風險，政治變數也會納入美國企業的營運風險考量，這是可以預期的國際氣氛。

圖一、中國出口美國市場商品金額快速下降

如果從另一個角度來看中國的對外貿易，例如台灣是全球科技產品和製造業零件的重要大國，以往中國都會先從台灣進口大量零件，然後在中國代工和組裝，最後再出口到美國或世界各地的需求者，但近一年多來，台灣出口到中國的商品，也出現大幅度的衰退，雖然台灣出口半導體到中國也會受到美國半導體禁令的影響，但衰退的商品類型遍及許多領域，並不只是半導體而已。

圖二、因為中國製造業衰退，從台灣進口的商品金額也呈下降趨勢

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繼本刊339期印尼稅務重點後，本刊期會介紹另一個台商重點投資的東南亞國家，馬來西亞的稅務重點。據經濟部國際貿易局統計資料顯示，2022年馬來西亞為我國第8大貿易夥伴，雙邊貿易總額達305.46億美元，較2021年成長21.57%；我國對馬來西亞出口達170.26億美元，較2021年成長27.74%，為我國第7大出口國；我國自馬來西亞進口達135.21億美元，較2021年成長14.59%，為我國第8大進口國。

基本投資情況

馬來西亞官方貨幣為令吉/ 馬來幣 (MYR)，馬國依循該國中央銀行頒佈之外匯管理條例實施外匯管制制度，但對資本、收益、股利、權利金、租金和佣金之資金匯出並無限制。

自2018 年1 月1 日或之後開始的會計年度，非私營企業必須依照馬來西亞財務報告準則(MFRS) 編制財務報表。除了選擇採用MFRS 之私營企業外，其餘私營企業於2018 年1 月1 日及其以後開始之會計年度，均強制採用馬來西亞私營企業報告準則（MPERS）。

馬國主要企業組織型態包括上市或私營之股份有限公司，商業信託，有限合夥、合夥、獨資和外國公司之分公司。

公司稅

表１. 馬來西亞公司稅稅率

若公司之實質管理及控制地均位於馬來西亞境內，該公司即為馬來西亞稅務居住者公司。 居住者公司和有限合夥公司就在馬來西亞產生的、或來自馬來西亞的所得、及在馬來西亞收到來自馬來西亞以外來源之所得課稅。不過，於2022 年1 月1 日之前，除具稅務居民身分之銀行、保險、航空或運輸業外，居住者公司之外國來源所得免稅。居住者公司和有限責任合夥企業從2022 年1 月1 日至2026 年12 月31 日收到之外國來源股利收入，於符合馬國政府公報刊登之豁免令條件下免稅。

此外，所有在馬來西亞的非稅務居住者公司收到之外國來源所得均免稅。

課稅所得包括所有馬來西亞來源所得，包括企業貿易或經營活動之利得或收益、股利、利息、租金、權利金、保險費或其他收入。來自馬來西亞境外並在馬來西亞收到之所得（即外國來源所得）亦屬課稅所得，但居住者公司和有限合夥從2022 年1 月1 日至2026 年12 月31 日收取之外國來源股利收入若符合政府公報上刊登豁免令條件的情況者，得予免稅。

公司稅稅率一般為24%。於馬來西亞成立之中小型公司所得額在馬來幣60萬以內適用稅率為17%，超過60 萬令吉之部分適用稅率為24%。在2022課稅年度，對在新冠疫情期間產生高收入的公司徵收一次性特別稅 －「繁榮稅(Cukai Makmur)」。此外，納閩島註冊公司（A Labuan company）從事貿易活動者，只要符合相關法律規定的實質要求，即可按查核後之所得淨額課徵3% 所得稅。否則將適用24% 的標準公司稅率。

馬來西亞無附加稅。由於所有馬來西亞公司皆採單層稅制（STS），根據單層稅制，公司股利所得不課稅。

除處分不動產及出售不動產公司股份取得之利得須課徵資本利得稅外，其他資本利得毋須繳納資本利得稅。處分不動產及出售不動產公司股份適用稅率依處分時點而定，於馬來西亞設立之公司自取得日起3年內處分為 30%，取得後第4年及第5年處分分別為 20% 及 15%，取得後第6年及以後年度處分為 10%；於馬來西亞境外設立之公司取得後第5年內處分為 30% ，取得後第6年及以後年度處分為 10%。

針對虧損部分，除無營運公司之所有權有實質改變之情況外，公司虧損可自以後核定年度(YAs) 連續的十年內扣抵，惟該虧損無法前抵。

租稅優惠

馬來西亞為特定行業提供廣泛的租稅優惠，如製造業、酒店、醫療保健服務、資訊技術服務、生物技術、伊斯蘭金融，創業投資，旅遊業，節能和環境保護產業等。優惠措施包括長達10 年之免稅期（符合新興產業資格）、投資抵減（即投資額的60% 至100%可抵減課稅所得，最長為10年）、加速資本減免、雙重扣除及再投資租稅減免（即投入至符合資格之專案相關投資額之 60％可抵減課稅所得）。 提案中之新租稅優惠包含加速資本減免和自動化設備投資抵減，以鼓勵製造業向「工業4.0 」轉型，包含「大數據分析」、自動化機器人及工業物聯網等科技驅動因子。

企業稅務遵循

馬來西亞財政年度一般為會計年度。該國不允許合併申報。每家公司都需要獨立進行結算申報。但是在特定條件下，公司經調整後虧損的70% 可用於扣抵關聯企業的課稅所得。一般來說，僅限於與公司首年營運 12 個月後之首3個核稅年度相關之損失可用於扣抵。

馬國實行自我評估制度。預付公司稅( 預估稅)，分12 個月分期支付。所得稅申報書必須

在公司會計年度終了後7個月內提交。如未申報將被處以罰款。

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由Graham案到KSR案，美國最高法院建立起一套明確的進步性 (非顯而易見性) 判斷原則，即發明是否具有進步性是奠基於基本事實的法律問題，影響基本事實的因素包括：(A) 決定先前技術的範圍與內容；(B) 確定所主張之發明與先前技術的差別；(C) 解析相關領域中POSITA的技術水準。除此之外，審查人員還必須評估與進步性相關的客觀證據，這些證據可以是商業上的成功、久未解決的需求、他人無法企及的成果或預期外的結果，以上客觀證據亦有人稱之為輔助判斷因素 (secondary considerations)。

案件背景

MacNeil IP LLC (以下簡稱為MacNeil) 為美國專利號8,382,186 及 8,833,834之專利權人，該兩項專利共享相同的說明書，分別具有7個與15個請求項，其標的均與可與汽車地板緊密接合的腳踏墊相關。2020年6月30，Yita LLC (以下簡稱為Yita) 分別對所有請求項提出IPR。本文集中討論8,382,186號專利的獨立項。

約一年半後，PTAB發出了該案的最後書面裁決，其中指出8,382,186號專利的7個請求項都欠缺進步性，POSITA有動機組合3個先前技術的揭露內容，且此一先前技術組合具有成功的合理期待來完成請求項。較值得注意的是緊密接合這項特徵已被其中一個先前技術確實揭露。

儘管如此，PTAB認為MacNeil所提出商業上的成功之證據具有說服力，因此維持了8,382,186號專利的效力。PTAB解釋如下，首先，上市的產品實現了請求項的特徵，兩者間是相同範圍的 (coextensive)，因此產品與請求項間具有紐帶 (nexus) 的推定是成立的；其次，即便Yita所提出的三個先前技術之一已經揭露了請求項的重要特徵 (即前文所述之緊密接合)，這項重要特徵仍非為人所熟知 (圖1)，由於以上兩個理由，PTAB認為輔助判斷因素的證據在肯認進步性方面是有說服力的。

圖1. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案最後書面裁決中指出緊密接合非「為人所熟知」的特徵

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

CAFC階段：指出PTAB犯了兩項法律上的錯誤

Yita提出上訴，在上訴階段中CAFC指出PTAB犯了兩項法律上的錯誤。

CAFC先重述了MacNeil在PTAB階段所提供的證詞「消費者願意支付額外的成本來購買產品主要是因為腳踏墊 (即產品) 可與汽車地板緊密接合」，在此前提下，PTAB所認為商業上的成功之證據完全繫於已經被先前技術揭露的「緊密接合」技術特徵。

PTAB的第一個錯誤在於，認為商業上的成功之證據完全繫於單一技術特徵時，這項技術特徵需要為人所熟知，方足以推翻產品與請求項間具有紐帶的推定。CAFC指出根據過去的判例，在完全繫於單一技術特徵的狀況下，僅僅這項技術為人所知 (圖2)，就已經可以判斷紐帶不存在。

圖2. CAFC 在YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書中以案例來指出PTAB的錯誤

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

CAFC更引用Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP一案的見解，直接指出如果「聲稱造成商業上成功的」單一技術特徵已見於先前技術，則該商業上的成功實際上與專利無關 (圖3)。

圖3. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書中引用Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP案的見解

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

CAFC用一句長達九行的文字 (圖4) 總結了PTAB的第一個錯誤，其大意是：先前技術教示了一項特徵，且POSITA有動機將其與其他先前技術結合，並有完成所請發明之合理的成功期待 (如同之前PTAB在本案對進步性的意見)，在所請發明就先前技術的角度來說應是缺乏進步性的前提下，僅因為這項技術特徵不是為人所熟知的，邏輯上並不會導致與輔助判斷因素相關的該特徵足以摧毀前述推理的結果 (所請發明仍然缺乏進步性)。

圖4 YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書總結了PTAB的第一個錯誤

資料來源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判決書

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