中小企業在選擇以企業負責人或公司為專利權人時，應該考量專利侵權損害賠償計算的問題，以免往後無法主張以實際損害法計算賠償金。本文首先舉三個案例，其中專利侵害雖成立，但僅是專利權人所設立之公司因該侵權行為以致營業受損，而非專利權人自己的直接損害，故法院在計算損害賠償金時，不是歸零就是刪減。另本文建議，如以企業負責人為專利權人，應授權給其公司使用，才能以「權利金損失」為實際損害而計算賠償金。
案例一：臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決
在本案中，系爭專利為新型專利證書號第113111號「鞋帶扣扣帶帶座之固定裝置」。被告於1996年12月間至1998年8月間經警方查獲止有生產侵害系爭專利之物品。
原告專利權人明確以「差額說」主張損害賠償，即「不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」。原告以1998年1月至4月系爭專利產品銷售平均金額為基礎，「再以每年銷售市場經濟準則認定，其第二、三年尚有七成、四成銷售額計算」，而於「扣除因遭受不法侵害後所銷售金額」後得出損害賠償金額」。
不過，本案法院指出原告所提出之銷售發票乃屬於其所設立的公司，即專利權屬於個人而僅是授權給其公司使用，故待證明的利潤是公司的利潤；因而，「顯然原告個人並未就實施專利權，乃將其專利權給與其公司實施」，故「原告個人要無實施專利權通常所可獲得利益之可言，自更無減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害之問題」。
案例二：臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決
在本案中，其涉及新型專利證書號第163372號「套筒吊架」與第166128號「手工具吊架之套筒結合柱結構」。原告專利權人因被告拒絕提出銷售侵權物品之商業帳冊而無法以「被告的所得利益」來計算損害賠償，但其另主張「實際損害法」，即因專利侵權行為所造成之實際損害。具體而言，原告以其所經營之公司之主要來往客戶於「本件侵害專利權行為之前後各半年度向原告訂貨之金額，計算差額，並以差額之3成計算其所喪失之利潤」。
本案法院指出原告係提出「差額說」計算法，並認同以原告公司對該些客戶所「減少之營業額」為計算基礎；但應考量：（1）原告的公司乃「股份有限公司組織，其獲利均應分配與全體股東」，而原告「僅係股東之一」，故「縱於該公司持股較多」，對「該公司之損害，亦不當然認為全部損害即為原告之損害」，而應採「出資股份」比例為計算；（2）原告公司之純益率以其對國稅局的報稅資料為依據，且就被告專利侵權期間之純益率平均為計算。
案例三：智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決
在本案中，其涉及新型專利第M360963號「廚房流理台洗滌頭之按壓結構改良」。對原告專利權人的「實際損害法」損害賠償主張，本案法院認為因為「系爭專利之產品係由訴外人CI公司所製造販賣」，故「縱原告為該公司負責人」，「該公司銷售量減少，並無法直接等同原告因本件專利侵害行為所受損害」；因而原告以「CI公司就系爭專利產品之銷售數額下降所受損害，作為其所受損害或所失利益，並非可採」。
權利金損失法
案例一與案例三的法院過於注重生產系爭專利物品之公司與專利權人間的表面關係，而忽略該類公司僅是專利權人實施專利之途徑。因而，該等法院否定該類公司的專利物品銷售量下降，可用來計算專利侵權所致之實際損害。
不過，專利權人可授權給其所參與的公司，並以授權金來計算實際損害。以智慧財產法院100年度民專上更（一）字第10號民事判決為例，該案法院雖未明確針對「差額說」表達意見，但其表示「實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作為計算侵權行為人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視為專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益」。此概念亦見於過去的司法實務。
從以下的二件判決，本文建議以權利金計算實際損害時，可考量「專利發明之本質」與「專利授權潛力」等二因素。
【本文未完，完整內容請見《北美智權報》346期：簡介人型機器人專利分析報告】
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