美國Simply Wireless公司擁有未註冊的SIMPLY PREPAID商標,但從2009年至2012年間停止使用該商標。T-Mobile是美國第三大移動通信運營商,2014年6月開始在實體零售店鋪下使用SIMPLY PREPAID商標。Simply Wireless控告T-Mobile侵權,而T-Mobile反擊,認為該商標已經因三年未使用而廢止。2024年第四巡迴上訴法院作出判決,認為Simply Wireless公司雖然曾經三年未使用,但中間仍嘗試恢復使用,且後來也真的恢復使用。
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原告Simply Wireless公司與SIMPLY PREPAID商標
原告Simply Wireless公司是一家位於維吉尼亞州的電信公司。自1997年以來,Simply Wireless一直提供、推廣和銷售手機和其配件以及「預付空中通話時間」[1]。
除了在各地的零售店鋪外,Simply Wireless也曾多年透過其網站銷售預付空中通話時間。從2002年到2008年,Simply Wireless透過其在線商店(www.simplyprepaid.com,即「Simply Prepaid網站」),使用其未註冊的SIMPLY PREPAID商標,提供預付空中通話時間的銷售[2]。雖然該商標未註冊,但在美國普通法下仍屬受保護的商標。
自2009年起,Simply Wireless暫停使用SIMPLY PREPAID商標和Simply Prepaid網站進行預付空中通話時間的銷售。該網站自2009年起至約2014年8月期間處於不活躍狀態。
Simply Wireless的執行長聲明試圖恢復使用該商標
根據Simply Wireless的執行長(CEO)所提交的聲明(以下簡稱CEO聲明),Simply Wireless從未有意放棄,並明確表示始終打算恢復使用SIMPLY PREPAID商標。他還在聲明中強調,Simply Wireless一直尋求利用SIMPLY PREPAID商標的商機[3]。
CEO聲明強調其中一份證據:一封由名為Ignite Media的零售推廣公司於2011年1月6日發送給Simply Wireless's CEO的電子郵件中,包含一份由12張幻燈片組成的簡報。該簡報聚焦於所稱的「Simply Wireless的2011年目標」,詳細描述了Simply Wireless使用SIMPLY PREPAID商標進行無線電話、配件和預付空中通話時間的在線營銷和銷售計劃。根據CEO聲明的明確說明,這份支撐2011年談判的簡報多次使用「Simply」一詞,並「關注SIMPLY PREPAID商標的使用」[4]。
2012年7月,Ignite Media向Simply Wireless提交了一份未簽署的擬議協議,該協議說明將透過名為「toptvstuff.com」的網站推廣與SIMPLY PREPAID商標相關的手機和預付通話時間[5]。大約在Ignite Media提交擬議協議的2週後,Simply Wireless開始在toptvstuff.com上使用SIMPLY PREPAID商標進行銷售。在2012年和2013年間,Simply Wireless透過SIMPLY PREPAID商標銷售僅賺取了約15,500美元,但卻進行了277筆交易,涉及44個州的243位消費者。在透過toptvstuff.com進行銷售至2013年4月後,Simply Wireless再次暫時停止使用SIMPLY PREPAID商標[6]。
被告T-MobIle於2014年開始使用SIMPLY PREPAID商標
T-Mobile的零售經銷商於2014年6月開始在實體零售店鋪下使用SIMPLY PREPAID商標。並於2014年8月13日向美國專利商標局(USPTO)提交將SIMPLY PREPAID作為其商標註冊的申請。
T-Mobile註冊的SIMPLY PREPAID商標;資料來源:美國專利商標局
Simply Wireless隨即得知T-Mobile使用了SIMPLY PREPAID作為T-Mobile的商標。於是,2014年10月2日,Simply Wireless向USPTO提交了競爭性申請,註冊SIMPLY PREPAID商標。之後,Simply Wireless推出了重新設計的Simply Prepaid網站,但直到2016年才開始透過該網站銷售預付手機[7]。
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