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2024/10/31 第569期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 原藥廠與學名藥廠間之專利侵權訴訟與其裁判費計算
   
深入報導 USPTO近月專利通知新訊
   
智財管理 虛假聲稱產品獲得專利也會被告?2024年聯邦巡迴上訴法院Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案
歐盟《AI法》處理生成式AI著作權問題之規範介紹
   
 
原藥廠與學名藥廠間之專利侵權訴訟與其裁判費計算
陳秉訓/國立政大科管智財所教授
在民事訴訟中,原告於起訴時必須繳交裁判費,於專利侵權事件中也不例外。裁判費的計算是根據訴訟標的價額,而「標的」可能是損害賠償、不當得利、與禁止侵害。如果是請求以金錢為補償,價額的計算則很單純;但若專利權人主張禁止侵害請求權,計算價額的複雜度會提高。本文在介紹智慧財產法院97年民專抗字第18號民事裁定,其涉及原藥廠向學名藥廠主張專利侵害,且請求法院命被告停止生產學名藥。在面對原藥廠提出的專利訴訟時,該案所提出的訴訟標的價額之計算方法值得學名藥廠參考。

攝影:北美智權/唐銘偉

民事訴訟法規定

當訴訟爭議涉及財產權時,根據民事訴訟法第77條之13,裁判費之計算係基於訴訟標的之金額或價額(其畸零之數不滿萬元者,以萬元計算),並採累進費率。另同法第77條之1規定「訴訟標的之價額,由法院核定」,且應「以起訴時之交易價額為準」,或如「無交易價額」時應「以原告就訴訟標的所有之利益為準」。

於核定交易價額時,法院「得依職權調查證據」。又最高法院102年度台抗字第862號民事裁定指出,關於此依職權調查證據而後之核定,「下級法院所為核定」其「並無拘束上級法院之效力」;故若「原審認第一審法院核定訴訟標的之價額有誤」,其「予以重行核定,亦無不合」。

背景

在智慧財產法院97年民專抗字第18號民事裁定中,抗告人(被告)為IZ生技,而相對人(原告,即專利權人)為HL大藥廠。系爭專利為發明專利第154939號結晶性化合物。系爭原廠藥為「立普妥」(LIPITOR)。被告委託同案被告LY生技製造「凡脂妥」(Anxolipo F.C.)藥品(系爭學名藥)。

原告於2007年10月11日向臺灣臺北地方法院提起排除侵害訴訟,以請求被告等停止生產「凡脂妥」或其他利用行為,且不得於醫療院所進行「凡脂妥」之進藥試驗、或從事其他行銷「凡脂妥」之行為。之後,「凡脂妥」更名為「善脂瑩」(Lightor F.C.),因而原告所請求排除侵害的客體也增加更名後的藥品。

本案地院就排除侵害請求權之訴訟標的核定其價額為新台幣(下同)46,974,844元,而被告對本裁定不服而向智財法院提起抗告。本案智財法院廢棄原審之計算,並重新計算價額。

訴訟標的價額之計算

本案智財法院指出訴訟標的價額應以專利權人「因排除專利權之侵害所得之利益為核定標準」,即若被告之學名藥產品(包括「凡脂妥」、「善脂瑩」及其他實質等同之藥品)進入我國之降膽固醇藥品市場後,以致影響系爭原廠藥「立普妥」之銷售而讓原告有利潤損失,但如原告之「排除侵害請求獲勝訴判決確定,則自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止」,原告即可排除原告之藥品進入市場而避免利潤損失,故原告之「所得利益」應以其於上開期間內因排除被告之侵害「而免於發生之利潤損失為準」。

所得利益之期間

本案智財法院認為排除被告之學名藥品進入市場之效果,須待原告就「此部分請求勝訴確定後,始生執行力」,故原告「因排除侵害所生利益之期間係自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止」。其次,關於「本件訴訟確定翌日」,本案智財法院以本件訴訟繫屬日為2007年10月11日為起始,並考量司法院所定《各級法院辦案期限實施要點》之規定,而認本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計為4年4個月(即1年4個月、2年、與1年等三期間相加),故預估本件訴訟確定日為2012年2月10日。因而,本案智財法院以2012年2月11日為本件訴訟確定翌日,並計算該翌日至系爭專利權期滿日(即2016年8月13日)之期間(即所得利益之期間)為4年6個月。

所得利益之估算

關於所得利益之估算,本案智財法院先計算「立普妥」之年度營業淨所得,再乘以所得利益之期間。在營業淨所得之估算部分,本案智財法院計算方式首先評估「立普妥」之市場占有率如何受到系爭學名藥之影響。

本案智財法院考量「立普妥」之產品分為有效成分含量為10毫克、20毫克、及40毫克等三類,其皆於2000年5月15日經藥事主管機關核發藥品許可證,並取得中央健康保險主管機關局之藥價核定處分,而分別於2000年11月1日、2006年2月1日、及2001年11月1日生效而上市;亦考量「凡脂妥」之產品分為有效成分含量10毫克及40毫克等二類,並分別於2007年7月6日及2008年2月1日獲得藥品許可證,並取得藥價核定處分,而分別於2007年11月1日及2008年6月1日生效而上市;再考量「善脂瑩」之有效成分含量為20毫克,其於2008年1月4日取得藥品許可證,並經藥價核定處分而於2008年5月1日生效而上市。

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USPTO近月專利通知新訊
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組
USPTO近月多次發布專利通知(Patent Alert),包括但不限於:IPR等程序的修正動議(motion to amend,簡稱MTA)規則、PTAB決定局長複審(Director Review)辦法拍版 ;受該局系統問題影響,一小部分美國專利的專利權期間調整(patent term adjustment,簡稱PTA)天數計算可能出錯 ;AFCP 2.0辦法試行多年,終於要在12月中旬下架退場 ;約3100件美國專利申請案,因冒名借牌行為被下令中止程序。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

PTAB授權公告後審理(trial)程序相關的兩項修法公告

USPTO先於2024年9月17日發布新聞稿,公告MTA規則最終修法版本,確認IPR等程序中:專利所有權人若提MTA,有權選擇請PTAB就其MTA製發初步指引(preliminary guidance),並依據前述指引提交修訂後MTA(revised MTA);且PTAB依職權提出新的不具可專利性事由時,可考慮案卷記錄全部證據(PTAB為考慮專利所有權人專利範圍修正,如主動請審查官協助,因此取得的審查官回應應包含在內);假設PTAB提出新的不具可專利性事由,同樣應採優勢證據(preponderance of evidence)標準。

而後同月30日,USPTO再發新聞稿,宣布PTAB決定局長複審最終辦法:一如先前臨時辦法運作模式,包括PTAB有關一案的成案(institution)決定、終局決定、前述兩項決定准予Rehearing決定、其他程序終局決定,程序任一方當事人皆可請求加做局長複審,USPTO局長也可依職權自行啟動(sua sponte)局長複審,並可指定交PTAB首席法官代行局長複審職務;假若有當事人請求或USPTO局長主動加做局長複審,向美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱Fed. Cir.或CAFC)上訴的官期,將等局長複審程序告一段落後才到期,但PTAB既有程序各項官期不會因此擱置或展延。

部分美國專利PTA計算結果或因官方系統問題出錯

USPTO在2024年9月28日坦承,因該局系統更新的程式編碼錯誤,2024年3月19日至2024年7月30日間授權公告的部分美國專利,因PTA A延誤(A Delays)天數及PTA重疊(Overlapping Days)天數數據問題,導致自動加總的PTA天數出錯,估計數量約占期間授權專利的1%。

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虛假聲稱產品獲得專利也會被告?2024年聯邦巡迴上訴法院Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案
楊智傑/雲林科大科技法研所教授
廠商若在廣告文宣中宣稱自家產品特徵具有專利,但實際上是不實宣稱,競爭對手是否可以提告請求賠償?美國聯邦巡迴上訴法院於2024年10月3日在Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案判決指出,Crocs公司稱自家鞋款材質具有專利,乃虛假宣稱,競爭對手可以《蘭姆法》第43條(a)(1)(B)的「性質、特徵或品質」之不實宣稱請求賠償。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

《蘭姆法》第43條(a)禁止不實廣告

美國聯邦商標法又稱為《蘭姆法》(Lanham Act),其有部分條文管的是不實廣告問題,接近我國《公平交易法》第21條規定。

《蘭姆法》第43條(a)實際條文位置為15 U.S.C. 1125條(a),又可分成二款。

(1) 第1125條(a)(1)(A)規定,任何人不得對商品服務之來源、贊助關係或是否經同意(the origin, sponsorship, or approval)有不實宣稱或表示。

(2) 第1125條(a)(1)(B)規定,任何人不得在商品、服務或商業活動之性質、特徵、品質或地理來源(the nature, characteristics, qualities, or geographic origin)為不實宣稱或表示。

Crocs描述其鞋款所用材料Croslite獲得專利

本案事實為,2006年Crocs公司起訴Dawgs及其他幾家競爭對手的鞋類分銷商,指控其侵犯專利。2016年5月,Dawgs公司對Crocs公司提出反訴,指控其違反《蘭姆法》第43條(a),進行虛假廣告[1]。

Dawgs公司主張,Crocs在其公司網站上,描述了其鞋子所用的材料「Croslite」為「專利的」(patented)、「專有的」(proprietary)和「專屬的」(exclusive)。在台灣的Crocs網站則說明,「Croslite」是「封閉式細胞合成樹脂」,其成分屬於企業機密。

Dawgs聲稱,Crocs透過宣傳Croslite為「專利的」,誤導了現有和潛在的顧客,使他們相信「Crocs的模壓鞋類是由與其他鞋類不同的材料製成的」。這也讓人誤以為Crocs競爭對手的產品「是用比Crocs模壓鞋類更劣質的材料製成的」[2]。

反訴被告Crocs向地區法院辯稱,由於美國最高法院在2003年Dastar案以及聯邦巡迴上訴法院在2009年Baden案中的判決對《蘭姆法》第43條(a)的適用作出限制,因此本案不能用《蘭姆法》第43條(a)提起訴訟[3]。

地區法院判決認為不能用《蘭姆法》第43條(a)提告

本案地區法院首先認為,「專利的」、「專有的」和「專屬的」這些術語是對「發明權」的聲稱。地區法院接受反訴被告Crocs的說法,同意之前最高法院Dastar案和上訴法院Baden案的見解,認為本案的爭議涉及發明權利創作者身分的聲明,而不是對Crocs產品的性質、特徵或品質的陳述,故不可以用蘭姆法對產品的不實陳述規定提告[4]。

最高法院2003年Dastar案

在Dastar案[5]中,美國最高法院考慮了依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)有關商品或服務「來源、贊助或批准」的虛假陳述。該案涉及一部二戰電視劇,首次播出於1949年。雖然該電視劇的著作權在1970年代屆期,但原告於1980年代末獲得發行該影劇的專有權利。1995年,被告Dastar購買1949年原始系列的錄影帶,對其進行複製並作了些許編輯,然後將這些影片套裝作為其自有產品銷售,沒有提及原始系列。原告依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)對Dastar提起訴訟,指控其虛假標示來源[6]。

最高法院判決,《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)中的「來源」是指「待售有形商品的製造者,而不是體現在這些商品中的任何想法、概念或交流的作者。」也就是說,若宣稱自己是智財權的權利人這種虛假陳述,不屬於第43條(a)(1)(A)中的產品來源問題。最高法院判決認為,由於Dastar是其所售產品的製造者,故並不構成第43(a)(1)(A)條中對產品來源的虛假陳述[7]。

聯邦巡迴上訴法院2009年Baden案

在Baden案[8]中,聯邦巡迴上訴法院審理了Dastar案對第43條(a)(1)(B)訴訟的影響。該案是兩家競爭的籃球製造商之間的訴訟,Baden指控其競爭對手Molten的廣告違反《蘭姆法》。Molten在廣告中推銷其籃球具有「雙重緩衝技術」,並聲稱這是一種「創新」。Baden則主張,Molten宣稱其籃球是「創新」的,使消費者相信Molten是「雙重緩衝技術」的創始者,這是虛假陳述。陪審團原本作出對Baden有利裁決,但聯邦巡迴上訴法院推翻了一審判決[9]。

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歐盟《AI法》處理生成式AI著作權問題之規範介紹
王思原/世新大學法律學系副教授
歐盟提出的《人工智慧法》(下稱歐盟《AI法》)針對通用人工智慧(AI)模型提供者(下稱GPAI模型提供者)創設了兩項著作權相關義務 — 誰是GPAI模型提供者?義務的具體內容為何?如何履行義務?違反義務會受到什麼處罰?本文嘗試簡要回答上述問題。

攝影:北美智權/唐銘偉

歐盟《AI法》是全球首部試圖全方位監管AI的立法。該法由歐盟執委會(European Commission, EC)於2021年4月21日提議,並於2024年3月13日獲得歐洲議會通過,5月21日獲歐盟理事會接受,7月12日公告於歐盟的官方公報,8月1日起生效。

歐盟《AI法》將某些與AI相關的著作權問題納入監管範圍。歐盟《AI法》第53條針對GPAI模型提供者創設兩項著作權相關義務:其一為尊重歐盟《著作權法》之義務,其二為對於GPAI模型訓練內容公開透明之義務;依歐盟《AI法》第113規定,第53條的施行日期為2025年8月2日。

本文之目的在於簡要介紹並解析上述兩項義務之內涵。為達此目的,以下分就GPAI模型提供者、尊重歐盟《著作權法》之義務、公開透明之義務、義務履行方式及違反義務之責任加以說明。

GPAI模型提供者

歐盟《AI法》的著作權相關義務,適用對象為GPAI模型提供者。依第3(63)條之定義,GPAI模型係指一種AI模型,包括使用大量資料進行自我監督訓練的AI模型。該模型具顯著的通用性(generality),且無論以何種型態進入市場,皆能執行各種不同的任務,並可整合到下游各種系統或應用程式中,但排除在進入市場前用於研究、開發、試驗的AI模型[1]。

歐盟《AI法》前言第99段進一步說明,大型生成式AI模型是GPAI模型的典型例子,原因在於其能靈活地生成文字、音訊、圖像或影片等內容,並能夠輕易適應各種不同的任務[2]。GPAI模型提供者是指開發,或擁有或已開發GPAI模型並將其投放市場的自然人或法人、公共機構、機構或其他團體[3];「投放市場」是指首次在歐盟市場上提供GPAI模型[4]。

根據歐盟《AI法》前言第97段,當GPAI模型提供者將自己的模型整合到其投放市場或投入使用的AI系統中時,該模型視為「已投放市場」。

因此,關於該模型的義務應繼續適用[5]。

尊重歐盟《著作權法》之義務

歐盟《AI法》第53.1(c)條規定GPAI模型提供者必須制定政策(policy)以尊重歐盟《著作權法》。其中特別重要的是,採用最先進科技來識別及尊重根據《數位單一市場著作權指令》﹝Directive on Copyright in the Digital Single Market, 2016/0280 (COD), CDSMD﹞第4(3)條所表達的權利保留﹝亦即選擇退出(opt-out)﹞。

就此義務,下列四點應特別加以說明:

首先,本款規定要求GPAI模型提供者制定尊重歐盟《著作權法》的「政策」,此一模稜兩可的用語造成義務性質不甚明確;亦即,GPAI模型提供者所負擔者,究竟是形式上制定政策的義務,抑或該政策必須實際上達到尊重歐盟《著作權法》的結果,有待日後進一步釐清。

其次,透過本款規定,歐盟明確拒斥了在生成式AI脈絡下,文本與資料探勘(Text Mining & Data Mining, TDM)過程發生的重製屬於非表達性使用(non-expressive use),從而與《著作權法》無關的論點。《歐盟AI法》前言第105段即明示,生成式AI模型開發過程使用的TDM技術,需要重製大量材料。而在現行歐盟著作權法制下,要合法地對受著作權保護的內容進行TDM,只有2個選擇,一是獲得權利人的授權,另一是符合著作權例外和限制,例如CDSMD第3條和第4條的TDM例外規定[6]。

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