在美國，廠商承包政府標案幫助政府製造產品或提供服務，當發生專利或著作權侵權爭議時，聯邦法律賦予廠商豁免權。權利人只能控告政府，且只能請求金錢賠償，以避免政府施政受挫，也避免廠商不敢接政府標案。美國加州地區法院2023年的ARITON V. AEROVIRONMENT案，即涉及是否適用此種豁免權的爭議。

政府承包商的專利侵權責任豁免

當廠商承包政府標案，在交付標案結果時發生侵權，不論是侵害專利權或著作權，若允許權利人主張侵權請求法院命令銷毀，則將造成政府的施政受到影響。而且，倘若政府約定發生侵權都要廠商負責，廠商也可能卻步不前，不願接政府標案。

為避免此問題，美國聯邦法律規定，若屬於政府標案的結果，就算構成專利或著作侵權：一，不能控告承包廠商，而只能控告政府，其對承包商是一個侵權的豁免規定；二，控告政府也只能請求金錢賠償，不能請求法院下禁制令銷毀或禁止使用該標案結果。

對專利侵權豁免的條文規定在美國聯邦法典28 U.S.C. § 1498 (a)：「(a) 當某項描述於美國專利並受其保護的發明，未經專利權人的授權或有合法權利為使用或製造，被美國政府或為美國政府所使用或製造時，專利權人的救濟方式應是向美國聯邦索賠法院提起訴訟，以追回其合理且完整的補償。….

在本條中，若承包商、分包商或任何為政府服務的個人、公司或法人經政府授權或同意，使用或製造某項描述於美國專利並受其保護的發明，則應視為是為美國使用或製造該發明。」（以下簡稱第1498條）

被告要引用這一條的豁免，須證明以下兩點：（1）涉嫌侵權的使用是「為了政府」（for the Government）；以及（2）涉嫌侵權的使用是「經政府授權與同意」（with the authorization and consent of the Government）[1]。

Ariton v. AeroVironment, Inc.案事實

本案涉及的是美國政府委託承包商製造、用於火星探測的無人直升機「機智號」（Ingenuity）所造成的專利侵權疑慮。2020年8月，原告Paul E. Arlton和David J. Arlton（Arlton兄弟）向法院起訴，指控被告AeroVironment公司，製造、使用、提供銷售及銷售「機智號」時，侵犯了其擁有的美國專利第8,042,763號（簡稱「’763專利」），該專利名稱為「旋翼飛行器」[2]。

被告則提出抗辯，主張根據第1498條，「政府承包商有專利侵害的豁免權」。當時法院裁定，第1498條確實可做為被告與「機智號」產品相關的活動提供專利侵權豁免，而以即決判決駁回原告之訴[3]。

約兩個月後，Arlton兄弟發現，被告推出了「Terry」 — 「機智號」的地面版本，由飛行員使用手動控制裝置進行操作。故Arlton兄弟請求撤銷原即決判決。法院因而撤銷原即決判決，下令重新開啟案件，以便原告針對「Terry」的相關新證據進行處理[4]。

是否有實質性商業使用？

如果原告能夠「證明被告對這些無人直升機進行了商業銷售、要約銷售，或以其他方式進行了實質性的商業使用（used them commercially in a substantial way）」，被告就不能主張第1498條的豁免[5]。

原告聲稱，AeroVironment明顯意圖且確實利用Terry在商業上引起市場對其技術實力的關注，將自己定位於航空業巨頭之列，且利用專利技術「建立品牌知名度」並獲得備受矚目的航空航天行業獎項。原告主張，這些行為均非「微不足道」（de minimis）。因此，原告認為，鑑於被告對該技術的「全面而廣泛的市場營銷」，被告不能主張豁免[6]。

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美國《專利法》第284條（35 U.S.C. § 284）規定「當裁定對原告有利時，法院應核予原告適當的損害賠償以補償所受之侵權，但在任何情況下都不能低於侵權人為了發明的使用所付之合理權利金，並加上法院所定之利率與成本」。其中一種損害賠償計算方法是「所失利益（LOST PROFITS）法」，此相當於台灣《專利法》第97條損害賠償條文中之第1項第1款之「具體損害法」與「差額說」。本文意在介紹PANDUIT測試法與「若非」（BUT-FOR）測試法這兩種類型的美國所失利益法。

Panduit測試法

關於美國的「所失利益法」，國內文獻多提到的核心判決是1978年美國聯邦第六巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Sixth Circuit，第六巡院）所做出之Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.案判決[1]。事實上，自美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）成立後，於1983年Central Soya Co. v. George Hormel & Co.案判決[2]中，因一審法院採用Panduit測試法而才肯定接納該計算方法[3]。

Panduit案判決揭示若以「所失利益法」來計算專利侵權之損害賠償，原告應舉證四項事實：（1）專利產品的需求；（2）沒有可接受的非侵權替代物；（3）其生產與行銷的能力，以能開拓該需求；（4）其所早應獲得的利益金額[4]。政治大學法律系沈宗倫教授曾指出Panduit測試法的第一因素「專利物的市場需求」係「探究若非專利侵害的情事發生，市場上原先購買侵害專利的非法替代品的顧客，是否會轉而購買專利物」[5]。

不過，2017年的Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P.案判決[6]中，CAFC指出第一因素在探究市場上是否有專利物品之需求，而專利物品則例如為受系爭專利所涵蓋之物品、或與侵權裝置直接競爭之物品，且CAFC認為第一因素未要求證明該需求係發生於侵權物品銷售期間內。Georgetown Rail Equipment Co.案判決顯示Panduit測試法的內涵不同於沈教授的見解，並不限制顧客僅能轉買專利物。

「若非」測試法

根據Roger D. Blair與Thomas F Cotter等2位美國學者之觀察[7]，Panduit測試法僅是「所失利益法」應用之一支，且司法實務上已有採取「若非」測試法之案例，其檢視若非有專利侵權存在，則專利權人應可獲得多少利益，因此專利權人可獲得比依Panduit測試法所計算者而還要好的損害賠償金額。另美國准許法院同時核予所失利益與合理權利金為損害賠償，與台灣僅就所規定的三款計算方法選擇其一來估算損害賠償不同。值得關注者為CAFC於1995年Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決[8]（屬全院聯席審判決）中重新詮釋Panduit測試法在「所失利益法」分析下之位階，且界定上位者為「若非」測試法，並將所失利益的賠償範圍延伸至非系爭專利所涵蓋的物品。Rite-Hite案判決首次是由台張哲倫律師所撰文介紹，但其著重在合理授權金法的議題[9]。

根據Rite-Hite Corp.案判決，「若非」測試法乃源自於美國聯邦最高法院於1964年的Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案判決[10]，於討論計算專利侵權損害賠償之法律基準時，最高法院曾解釋：「於決定損害賠償時所應提的問題是，專利權人或被授權人因侵權行為而受了多少傷害；該問題主要是如果侵權人沒有侵權，專利權人或授權人會成就什麼？」

根據Aro案判決之指引，CAFC表示針對有製造專利物件之專利權人，其判例法已裁示的一般原則為，以專利權人因侵權行為所致之銷售量與利益損失來決定其實際損害賠償。CAFC指出專利權人為獲得所失利益損害賠償之補償，其必須證明有「合理的可能性」（reasonable probability）是「若非」有侵權行為，則其亦能成就侵權人所達成之銷售量。

至於第六巡院的Panduit案判決，CAFC指出該判決所闡述之四項因素，Panduit測試法已被接受為有用的、但「非絕對的」（non-exclusive）方法，其可讓專利權人證明其有權獲得該所失利益的損害賠償。CAFC表示Panduit測試法要求專利權人建構的四項因素，其所能證明者是可准予法院得合理推測專利權人所主張之所失利益事實上為侵權銷售所造成。因而就「若非」因果關係來說，CAFC認為專利權人藉該等佐證可達到「初步證明案件」（prima facie case）。

但針對購買者在無侵權行為之情況下並不會購買非專利權人產品之情勢，CAFC所提醒為專利權人不須要排除每一可能性，而專利權人僅須要證明「若非」有侵權行為，則其原本可達成的銷售量是具合理的可能性即可。CAFC指出當專利權人建構該銷售量推測之合理性時（例如以符合Panduit測試法之方式），則針對其所主張應享有之因侵權行為而致之所失利益，其已經達到舉證責任；而舉證責任即移轉至侵權人，以就該所失銷售量之一些或全部，證明該推測是不合理的。

美國法之借鏡

由於Panduit測試法涉及專利權人就專利物品之所失利益，其近似於台《專利法》第97條第1項第1款之「差額說」：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」。沈教授於2010年為文討論「差額說」之利益差額應和侵權行為間有「相當因果關係」，其採Panduit案判決之觀點，並列舉上文CAFC指出的四項因素而分別討論侵權行為與各因素的相當因果關係[11]。不過，對「差額說」的「因果關係」要求可能不利於其減輕專利權人舉證上困難之立法目的。對此，本文建議美Panduit測試法雖是可借鏡之作法，但對該基準之理解應要更新，亦即應參酌Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決中所確立的「若非」測試法，其乃澄清Panduit測試法中四項因素於滿足時即等於「因果關係」成立。

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美國總統當選人川普（TRUMP）與其團隊將於2025年1月20號重返白宮、再度執政。此次的第二任期又稱作川普2.0，其歸屬美國共和黨，同時掌握參議院和眾議院。對於TRUMP團隊來說，將會有充分的時間改變BIDEN政府執政時期的許多政策。本文係整理美國新任總統TRUMP於上任前的施政觀點，並延伸介紹其未來對美國的施政走向及可能對國際間帶來的影響。

政治導向的轉變

美國未來四年的政治導向，很可能會由左派逐漸轉化為右派，行政、司法、立法三權分立的美國政府是一部很大的國家公務機器，Trump只是掌握行政權。共和黨掌握參、眾兩議院的初期，Trump與其團隊未必能完全駕馭此一龐大的國家機器，其中的基層公務人員通常不會立即效忠新上任的執政者。然而，公務人員的表現是一回事，心中的意識形態又是另一回事，在全球各國的公務機關都是如此。一個長期體制化的官僚系統，當國家換人執政，且若是從自己原本支持的政黨，換成自己心中不支持的政黨時，絕不可能每一位原本的各部會首長都願意替你辦事，就算要做事，也會讓你綁手綁腳，效率低弱。Trump在其第一任期（川普1.0，2017 – 2021）時，就是邊錯邊學，慢慢調整到位。經過第一任的經驗，Trump此次重返白宮後的調整應該會快速許多，如果其施政非常大膽，或許美國政府會驟轉為右派，但改革帶來的影響還是需要時間才能呈現其變化。

川普2.0將影響的美國政策

非法移民政策的可能變動與美國仍待解的缺工問題

美國前財政部長Larry Summers曾公開表示，如果準總統Trump真的兌現承諾，美國將會再度經歷像2022年那樣的嚴重通貨膨脹危機，因為減稅、提高關稅、驅逐非法移民等政策，可能會使物價更高，這是Trump上台的其中一項副作用。但實務上，就算Trump施政第一天就簽署行政命令，實施美國史上最大規模的非法移民驅逐，把在美墨邊境或相關的非法移民與庇護者，送回墨西哥等候審查，並擴大執行遣送非法移民，甚至終止在美國土地出生即取得公民權的政策，美國境內的非法移民總數也很難大規模的減少。實務上能驅逐的非法移民人數相當有限，Trump能做的主要是減少非法移民持續湧入，但若已經是居留在美國境內的多數非法移民，恐怕能改善的情況有限。畢竟非法移民影響美國的缺工問題，不過，在Biden執政時期並沒有嚴格驅逐非法移民，美國缺工問題卻依然存在，因此假設川普2.0選擇嚴格執行驅逐非法移民的政策就會加重缺工問題的論述難以成立。

財稅政策採取的走向對美國通膨問題的影響

美國民主黨執政時期在財政政策傾向採用補貼政策，然而，共和黨執政時期則傾向使用減稅政策。雖然兩項政策目的都是希望增加美國家庭的財務能力，但效果其實不一樣；「補貼政策」通常是針對可支配所得較差的家庭進行補貼，若本來經濟富裕的家庭較難從此政策有所獲益。因此，該政策對中產收入以上的家庭而言不無小補，但富豪們通常不缺那一點點的補貼。然而，「減稅政策」則是對中產階級以上的家庭較有利，因為收入較高而需要繳稅的家庭，才有機會獲得減稅，所以減稅政策較難以讓中低收入的家庭有受惠，有繳稅的家庭才會有額外的收入。通常中低收入的家庭有額外收入是以「必須型」消費型態為主，例如基本的食衣住行比較會推升通貨膨脹。然而，中高收入的家庭通常是「非必須型」的消費型態為主，例如娛樂等消費較不容易推升通貨膨脹。因此川普2.0如果實施「減稅政策」，美國將出現更多「非必須型」的消費型態，這對美國的經濟而言，不僅不會受到負面衝擊，反而會是正面的幫助，通貨膨漲也較不容易大幅增加。

美國未來可能退出更多國際公約、國際組織及可能變動的性別認同政策

不過在未來四年內，川普2.0確實很可能會讓美國退出許多國際組織及承諾簽署的相關公約，例如《巴黎協定》（Paris Agreement）。讓美國可能就不去實現國際間約定的減碳排放目標，並且，Trump很可能會取消電動車的補貼政策跟廢除2022年的「降低通膨法案」（The Inflation Reduction Act, IRA），這些都是Biden政府透過增加補貼支出、減稅激勵來讓美國進行綠能經濟的轉型策略。實際上，透過生產效率、再生能源的提升和利用，美國早就進入減碳排放的趨勢，且美國企業也能在長期減碳排放的趨勢下減少對營利上的衝擊。因此，就算美國沒有加入《巴黎協定》，美國仍會持續減少碳排放量的規模，反而是持續在《巴黎氣候協定》規範的中國，短期內的碳排放量很可能還會持續增加（詳參圖1）。

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2024年5月，CAFC在LKQ CORP. V. GM GLOBAL TECH案中全院聯席做出了具有里程碑意義的裁決，推翻了已有40年歷史的設計專利非顯而易見性檢測和判例法。LKQ案動搖了設計專利法的核心，並對已頒發設計專利的有效性以及獲得新專利的能力提出了質疑。由於許多問題懸而未決，而且新的顯而易見性檢測的應用還需要解釋，因此LKQ案造成的全面影響尚不清楚，或許將在未來幾年內才會逐漸顯現。

故北美智權報將分2期回顧此一影響重大的美國設計專利法案件，並於本期（372）優先介紹2024年度的LKQ案裁決，以及CAFC給予該案改變「顯而易見性」的判斷方式，並將於下一期（373）接續介紹美國加州南區聯邦地方法院（S.D. CAL.）如何開始適用因應2024年美國LKQ案而生的新標準內容，以及說明USPTO針對LKQ案發布確立顯而易見性的審查指南和以DECKER案為例來論述PTAB如何採用LKQ案和GRAHAM因素，並由在設計專利領域具豐富實務經驗的筆者提供最後總結。

Rosen-Durling檢測與其背景

在In re Rosen案件[1]中，Pace Collection公司於1978年2月7日提出一個俗稱「咖啡桌」（low table）的設計專利申請案（圖1左側），說明書中敘明圓形桌面是透明（transparent）且三支桌腳是呈V或L字形彎折狀，並在桌腳上段設置一可嵌合桌面之狹縫（slot）。然而，USPTO的審查人員提出四項先前技藝予以核駁。

首先，USPTO的審查人員先以圖1右側上方顯示的2項先前技藝說明「圓形透明桌面」是習知的（well-known），並以圖1下方左側Des.240,185設計專利的位置說明「V或L字形彎折狀的桌腳」是習知的，再以圖1下方右側Des.183,617設計專利的位置說明「桌腳上設置可嵌合桌面之狹縫」也是該領域所習知的。所以，USPTO審查人員認為Rosen的設計是將習知家具的構成元素重新組合而成，不具備可專利性；因此，專利申訴和抵觸委員會（BPAI）維持USPTO審查人員的核駁意見。CCPA確定顯而易見性分析中的主要引證（primary reference）之前技藝引證必須具有與請求保護設計「基本相同」的設計特徵，清楚地指明「設計特徵」係指「整體視覺外觀」，而這主要引證也稱為「Rosen reference」。

在Durling v. Spectrum Furniture Co.案[3]中，法院認為，對顯而易見性的判定要求實際存在、並與請求保護的設計具有基本相同設計特徵的主要參考設計，然後設定標準來判定是否存在透過相關的次要設計來改變主引用對於本領域技術人員來說是顯而易見的。在此基礎上，由於圖２右側顯示被引用設計與圖2左側顯示之要求保護的設計相比具有不同的視覺印象，因此被引用之設計也被認為不足以作為主要引證，被認為是要求保護的設計結論是不明顯的。

Rosen-Durling檢測需要透過兩步驟流程來確定設計專利的顯而易見性。首先，必須確定單一主要參考的設計特徵與所要求保護的設計「基本相同」；其次，根據Durling案的規則[5]，可以使用其他參考文獻來補充主要參考文獻，前提是它們與主要參考文獻「非常相關」，以至於某些裝飾特徵從一參考文獻應用到另一參考文獻將是顯而易見的。這種嚴格的框架通常使得設計專利無效變得困難，因為挑戰者必須找到與專利設計幾乎相同的主要參考。

CAFC在LKQ案全院聯席裁決中依據Graham因素提出改變「顯而易見性」的判斷方式

CAFC以最高法院先例的「靈活方法」和Graham因素取代了幾十年評估設計專利非顯而易見性的Rosen-Durling檢測。CAFC在LKQ案舉行全院聯席會議，推翻了評估設計專利非顯而易見性「嚴格」的Rosen-Durling檢測[6]，取而代之的是，裁定採用符合最高法院先例的「更靈活的方法」，包括KSR Int’l Co. v. Teleflex案[7]和Graham v. John Deere Co. of Kansas City案中的教導（Graham因素）[8]。用於評估設計專利顯而易見性的Rosen-Durling檢測要求：（1）確定與受質疑的設計權利請求「基本相同」的「主要參考」；（2）任何次要參考文獻必須與主要參考文獻「非常相關」，並會建議將次要參考文獻中的特徵應用到主要參考文獻中[9]。

在35 USC第103條規定和最高法院先例的背景下分析Rosen-Durling檢測，CAFC推翻了「過於嚴格」的Rosen-Durling檢測。CAFC認為，最高法院的先例確立了評估非顯而易見性的「靈活方法」。它發現Rosen-Durling檢測的第(i)項的「基本相同」請求強加了「嚴格」請求，同樣，CAFC發現Rosen-Durling檢測第(ii)條中「非常相關」的要求是「不靈活的」，並且演變成一項「僵化的規則」，否認事實認定者運用「常識」的能力。CAFC的結論是，這些請求不符合35 USC第103條規定的法律架構和最高法院判例（包括KSR案和Graham因素）案中規定的「顯而易見的廣泛標準」。

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