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2025/02/27 第586期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 Core Wireless v. Apple 案留下的疑問:標準必要專利最佳宣告時機為何?
   
法規訴訟 商標被撤銷,是因為申請了專利?2025年美國CeramTec案
   
深入報導 乙內醯胺類抗生素藥物之顯而易見性探討:Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2017)
   
研發創新 2024年人工智慧創投現況及未來趨勢
   
 
Core Wireless v. Apple 案留下的疑問:標準必要專利最佳宣告時機為何?
張克平╱鴻海中央智權總處 技術經
CAFC認為2018年CORE WIRELESS V. APPLE 案[1]的主要爭議在於NOKIA是否因為延遲宣告而獲得不公平利益? 此案在2019年更審時地院採納APPLE專家意見,認為如果NOKIA的宣告沒有被延遲,有可能系爭專利所對應的技術就不會被GPRS標準所涵蓋。筆者想探討此案是否有影響到主要5G SEP持有者的宣告時機?

攝影:北美智權報 盧頎

Nokia於1997年11月向ETSI (European Telecommunications Standards Institute,歐洲電信標準協會) 提出了一個有關手機與基地台同步的方法,同時也在芬蘭申請了系爭專利家族的第一個申請案,並於2002年7月完成了ETSI宣告。於2019年Core Wireless v. Apple案更審時,地院認為Nokia因在提交專利申請的同時未向ETSI宣告而被認定有misconduct的行為,且Nokia有從其misconduct行為獲得不公平利益。從此案所衍生出的一個問題是: 若以優先權日為基準,到底延多久未向ETSI宣告算「遲」?

Core Wireless v. Apple 案件背景

Nokia發明人於1997年11月向ETSI提了一個有關手機與基地台同步的方法,同時也在芬蘭申請了系爭專利,1998年1月ETSI採用了Ericsson的提案,其中有包含與Nokia相同的同步方法,唯一的差別是Ericsson把這個方法列為optional。2002年7月Nokia完成了宣告。2011年9月Nokia將系爭專利轉讓給Core Wireless。2014年9月 Core Wireless使用系爭專利在美東德州地院提起侵權告訴。地院認為Apple有侵權且系爭專利是有效,並基於以下三點認為implied waiver (默示棄權:從當事人的行為中可以合理推定的權利放棄) 不成立。

  1. Nokia於1997年的提案被駁回了,所以沒有宣告義務;
  2. 芬蘭系爭專利在2002年宣告前還未獲證;
  3. Apple沒有提出證據顯示1998年Nokia沒有做宣告與implied waiver間是有關的。

Apple對地院判決結果不服提起上訴。上訴法院針對系爭專利,提出了Nokia是否有宣告義務以及Nokia是否有違反此義務的議題。上訴法院對地院的三個立場皆有不同意見。

  1. 提案被駁回不代表不用宣告,因為ETSI IPR Policy是“might be” essential;
  2. 並沒有證據顯示ETSI IPR Policy排除未獲證申請案進行宣告;

    implied waiver doctrine並沒有要求像Apple這樣的第三方去提供專利權人的行為與implied waiver間的證據。

上訴法院將此案發回地院更審,並要求地院注意Nokia是否有“unfairly benefited from its wrongful actions”的情形。因此地院須了解Nokia是否有egregious misconduct的行為以及延遲宣告是否替Nokia帶來不公平的利益。首先,地院基於以下兩點認為Nokia沒有egregious misconduct。

  1. Nokia只是延遲宣告,並沒有如Intellect Wireless v. HTC案中有虛假陳述的欺詐行為;
  2. Nokia的宣告雖然延遲了四年,但沒有如Qualcomm v. Broadcom案中有公司與員工合謀忽略宣告義務的欺詐行為。

地院基於以下兩點認為Nokia有從其misconduct獲得不公平利益。

  1. 地院認為系爭專利是GPRS SEP,無法被迴避因此可藉以收取權利金,而Nokia是否依據FRAND來收權利金非inequitable benefit的重點。這是因為如果該專利不是SEP,第三方可能就不需要獲得許可,此時無論許可是否符合FRAND條款就不是重要的事。
  2. 地院採納Apple專家的意見,認為如果Nokia的宣告沒有延遲,有可能系爭專利就不會被納進GPRS標準。這是因為ETSI 前董事會主席 Michael Walker 博士(GSM/GPRS數位通訊早期的關鍵人物之一[2])證實ETSI 會員有動機選擇無需許可成本的技術解決方案。

各家標準專利宣告時機整理(2024)

筆者自Qualcomm、Huawei、Ericsson及Samsung於2024年10月21日至2024年11月20日間所公開的美國申請案[3]中,以V2X或NTN為關鍵字去查詢全文後收集到多篇5G關聯案,並自這些5G關聯案中整理出下表1。

表1. 主要5G SEP持有者的宣告時機(2024);張克平整理製表[4]

表1整理了4家主要5G SEP持有者的宣告時機,以Qualcomm為例,共有160篇5G關聯案,至今有46篇被宣告過。這46篇包含了22篇優先權日介於2023年4月21日至2023年5月20日的公開案,以及18篇優先權日較這22篇公開案約早2年的PCT案,以及6篇優先權日較這22篇公開案為早的CA (連續案,continuation application) 或DA (分割案,divisional application) 案。Huawei、Ericsson及Samsung則各有82/47/44篇5G關聯案以及16/23/8篇宣告案。Qualcomm、Huawei及Ericsson這三家公司皆於優先權日後就陸續有宣告案,最早的宣告案分別為距優先權日4/2/7個月後宣告,Samsung則是距優先權日20個月後才開始有宣告案。圖1為各公司宣告案數量v. 延遲[5]的示意圖。

圖1. 主要5G SEP持有者宣告案數量v. 延遲(2024);張克平整理製圖

表2. 主要5G SEP持有者宣告案數量v. 延遲 (2024);張克平整理製表

圖1及表2整理了4家主要5G SEP持有者宣告案數量v. 延遲,這區間統計的宣告案有6成是在距優先權日12~24個月間完成宣告。Samsung的宣告案都於距優先權日24個月前完成。而Huawei US20240365263A1這篇CA案最早優先權日為2016-08-11,其家族的最後一次[6]宣告日為2023-04-13,延遲80個月。Ericsson US20240357641A1這篇CA案其最早優先權日為2018-05-11,其家族的宣告日[7]為2023-10-20,延遲65個月。

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》374期:專利師公會的使命與銳變:專訪新任理事長秦建譜】

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商標被撤銷,是因為申請了專利?2025年美國CeramTec案
袁如陵╱台灣專利師
商標的核心功能為辨識商品或服務的來源,防止消費者混淆誤認。由於商標權可不斷展延,不像專利最多只有20年的有效期間,因此若一個功能性設計被註冊為商標,就意味著賦予了商標權人對該功能的永久性壟斷。這會阻礙其他競爭者利用已屬於公領域的技術進入市場,而這將會阻礙創新,最終損害消費者利益,因此各國皆不允許將功能性特徵被拿來申請商標。

案件背景:獨特的粉紅色材料

在1990年代,德國技術陶瓷公司CeramTec GmbH研發出一種新的材料,也就是氧化鋯增韌氧化鋁(zirconia-toughened alumina, ZTA)。並在此陶瓷材料中添加少量氧化鉻以改善性能,並在1998年獲得此技術的美國專利 (US5,830,816)。這種陶瓷所呈現的粉紅顏色為添加氧化鉻而產生的副產物。

圖1. 2025年美國CeramTec案之爭議來自圖中人工髖關節系統中粉紅色的陶瓷件;圖片來源:CoorsTek的答辯狀 (PRINCIPAL BRIEF OF APPELLEE)

雖然其後由於製造技術的提升,使得無需添加氧化鉻就可以獲得類似的性能,但CeramTec發現,客戶已經將粉紅色與其產品的品質及聲譽聯繫起來,形成了獨特的市場優勢,所以CeramTec在2012年為粉紅色的陶瓷髖關節申請了商標,而專利則在2013年過期。

圖2. CeramTec 所申請的商標;資料來源:CAFC判決書。

在CeramTec 的專利過期後,另一間廠商CoorsTek也開始販售添加氧化鉻的陶瓷材料。本案即是源自CoorsTek嘗試去撤銷CeramTec的商標,理由是粉紅色是功能性的,因此不符合商標保護的要件。值得注意的是,CoorsTek其實也認為添加氧化鉻的材料在品質或功能上沒有差異,但他們仍然希望能販售粉紅色的產品,背後原因自然是因為粉紅色的陶瓷髖關節對客戶來說,具有獨特的吸引力。

商標權人CeramTec則主張,自己以前也相信添加鉻可以改善ZTA陶瓷,但後來發現這是錯誤的。然而美國商標評審上訴委員會 (TTAB) 仍根據Morton-Norwich案的四因素[1],判定粉紅色的陶瓷髖關節具有功能性,並撤銷了其商標。CeramTec因此上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

CeramTec的粉紅色商標是否有功能性?

在上訴階段,CAFC同樣依據Morton-Norwich四因素進行判斷:

因素一(是否有揭露該特徵優點的發明專利):

CeramTec聲稱,系爭專利未明確揭露粉紅色的ZTA陶瓷(系爭專利只說可以添加鉻,但沒有提到會產生粉紅色的陶瓷),也沒有涉及髖關節部件(只揭露了ZTA 陶瓷作為切割工具的原始用途),並指出TTAB的判斷與最高法院在TrafFix一案的教示不同。

然而CAFC表示,最高法院在TrafFix一案中的教示為:發明專利是授予給「獨特且有用的」的發明,因此是證明特徵具有功能性的有力證據(strong evidence that the features therein claimed are functional.)。反之,TrafFix案沒有提及專利必須明確揭露該特徵具有功能性,才能成為特徵具功能性的證據。TrafFix也沒有說特徵必須用於專利中描述的商品(陶瓷髖關節)。換言之,CeramTec的主張是基於對TrafFix一案的錯誤解讀。另外,CeramTec先前已經承認:

(I) 添加鉻會使ZTA陶瓷變成粉紅色;

(II) 其產品實施了至少一項系爭專利的請求項。

而TTAB也考慮了系爭專利的說明書及審查歷程,例如在專利說明書中提及「添加鉻首次使得以前無法實現的硬度值成為可能」(the addition of chromia makes it possible for the first time to achieve hardness values such as have not previously been achieved)。

另外,雖然CeramTec強調專利特徵被認為有利於認定商標具有功能性的原因是「公眾在專利期限屆滿後應該自由使用這些特徵」,而只要不製造「粉紅色產品」,公眾本就可以自由使用CeramTec的過期專利。CAFC同樣表示這樣的說法缺乏說服力。最高法院在Qualitex一案中已經表明,公眾在專利期限屆滿後,「可以自由使用該創新」(free to use the innovation),而不僅僅是該創新的一部分。

因素二(是否有宣傳該特徵優點的廣告):

TTAB發現CeramTec在其行銷材料及提交給 FDA 的文件中,都聲稱鉻可以為 ZTA 陶瓷帶來各種好處,針對這一點,CeramTec沒有提出異議。

因素三(是否有等效的設計):

CAFC認為,沒有證據能夠證明,不同顏色的陶瓷髖關節在機械性能上與CeramTec的產品等效。雖然CeramTec辯稱,競爭廠商宣傳不含鉻的白色陶瓷在功能上優於CeramTec的粉紅色陶瓷。但CAFC認為這樣的說法是有爭議的,且沒有被證據所支持,因此TTAB針對此因素的中性判定也是正確的。

因素四(是否有製造效率或成本的優點):

雖然CeramTec認為添加鉻提高了陶瓷產品的製造成本,但CoorsTek提出證據證明,生產粉紅色及白色陶瓷的成本「非常相似」。由於證據相互矛盾,CAFC認為TTAB認定該因素為中性的判斷亦是合理的。

實驗資料無法證明特徵不具功能性

在與本案相關的德國訴訟中,進行了幾項實驗。研究機構發現,添加不同含量的鉻(重量百分比為 0.0、0.1、0.3 和 0.5%)對陶瓷產品的硬度或耐磨性沒有影響。

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乙內醯胺類抗生素藥物之顯而易見性探討:Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2017)
郭廷濠╱專利師
在臨床上經常使用抗生素來治療感染症,但在美國藥物專利訴訟中,涉及抗生素藥物之判決卻較少見。因此,本文擬藉由與抗生素藥物相關的美國判決MERCK SHARP & DOHME CORP. V. HOSPIRA, INC. (FED. CIR. 2017) [1]來探討關於乙內醯胺類抗生素藥物之顯而易見性議題。

攝影:北美智權報 李淑蓮

西元1928年,亞歷山大·弗萊明 (Alexander Fleming) 教授在倫敦聖馬利亞醫院 (St Mary’s Hospital London) 的實驗室中觀察到黴菌對葡萄球菌具有裂解作用 (lysis) ,經過進一步的黴菌培養後,弗萊明教授發現了可以對抗細菌的物質,因為該物質源於點青黴 (Penicillium notatum) ,故其將之命名為青黴素 (Penicillin) ,便開啟了抗生素的時代[2]。

案件背景

本案被告赫士睿 (Hospira, Inc.) 學名藥廠因為向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出了抗生素藥物Invanz �� (厄他培南,Ertapenem) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) 。原告默沙東藥廠 (Merck Sharp & Dohme Corp.) 於是向美國德拉瓦州(the District of Delaware)的聯邦地方法院提出專利侵權訴訟,主張被告赫士睿學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍,赫士睿學名藥廠則主張原告默沙東藥廠的系爭專利申請專利範圍因顯而易見而無效。地方法院認定赫士睿學名藥廠侵權,惟系爭專利因顯而易見而無效,原告默沙東藥廠不服判決,所以提出上訴。

抗生素藥物厄他培南

弗萊明教授所發現的青黴素(圖1)是一種具有乙內醯胺(β-lactam)構造的抗生素藥物,其他具有乙內醯胺構造的抗生素則例如:頭孢菌素類抗生素[3](cephalosporins,圖2)或厄他培南(圖3)。

厄他培南的一般使用方式為每天一次注射給予,可採用靜脈輸注或肌肉注射方式為之。厄他培南殺菌的作用機轉是抑制細菌細胞壁的合成,其能廣泛性地對抗許多革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌及厭氧菌[4]。

圖1. 青黴素的主要構造圖;圖片來源:維基百科

圖2. 頭孢菌素類抗生素藥物的主要構造圖;圖片來源:維基百科

圖3. 厄他培南的主要構造圖;圖片來源:維基百科

本案系爭專利

本案系爭專利為美國專利第6,486,150號 (‘150專利) [5],此專利的專利權人是默沙東藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有40項,以申請專利範圍中的第21項與本案最為相關,列出如下:

  1. A process for preparing a final formulation product of a compound of Formula Ia(圖4), or its pharmaceutically acceptable salt, or hydrates wherein, R. sup. 4, R. sup. 5, and R. sup. 6 are independently: (a) hydrogen (b) (C. sub. 1 -C. sub. 6) – alkyl, or (c) alkali – metal or alkali earth – metal wherein the alkali – metal or alkali earth – metal is sodium, potassium, lithium, cesium, rubidium, barium, calcium or magnesium; comprising the steps of: (1) charging a solution of carbon dioxide source having a pH range of about 6.0 to about 12.0 into a reaction vessel; (2) adding an effective amount of a mole ratio of a base and an active ingredient into the reaction vessel containing the solution of carbon dioxide source to maintain pH at about 6.0 to about 9.0 and a temperature range of about -3. degree. C. to about 15. degree. C.; (3) lyophilizing the solution of Step (2) to yield the final formulation product of a compound of formula Ia with less than about 10 % of moisture content.

圖4. ‘150專利申請專利範圍第21項之化學構造;圖片來源:’150專利說明書

‘150專利為一種製備抗生素藥物厄他培南穩定組成之方法專利,主要係為了避免抗生素藥物厄他培南的水解作用 (hydrolysis) 與二聚合作用 (dimerization) 。 本文簡要敘述‘150專利的申請專利範圍第21項,該項中主要包含了三個步驟,第一步驟為於溶液中充填二氧化碳 (carbon dioxide) 以使pH值範圍在大約6.0至大約12.0、第二步驟為加入鹼 (base) 與活性成分 (active ingredient) ,維持pH值在大約6.0至大約9.0,及溫度範圍在大約-3℃至大約15℃ (註:此溫度範圍在本案中被稱之為「低溫」。),第三步驟為將第二步驟的溶液冷凍乾燥 (lyophilizing) 以獲得最終組成,該組成之水份(moisture)含量小於大約10%。

系爭方法專利是否顯而易見

地方法院認定系爭專利顯而易見所審酌之先前技術有二,其一為美國專利5,952,323號(‘323專利)[6],另一為PCT公開案WO98/18800 (下稱Almarsson專利) 。地方法院認為系爭專利的三個步驟已為先前技術所揭露,並藉由該發明所屬技術領域中具通常知識者為避免降解作用 (degradation) 多會採取低溫的手段,因此,該些步驟被地方法院認定僅係常規性實驗 (routine experimentation) ,故系爭專利為顯而易見。

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2024年人工智慧創投現況及未來趨勢
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
2024年,全球人工智慧(AI)產業迎來了一個歷史性的高峰,投資規模、企業估值及技術應用的廣度均創下新紀錄。隨著生成式AI的蓬勃發展,投資者的資金不僅集中於大型AI公司,也開始湧向AI基礎設施建設,使得AI產業的競爭從應用層延伸到計算資源和晶片技術領域。在這樣的背景下,AI獨角獸的數量激增,但多數仍處於商業模式驗證階段,表現出高估值與低商業成熟度並存的現象。同時,AI企業的併購活動依舊活躍,歐洲市場更是展現出前所未有的動能,為AI的全球發展帶來更多可能性。

圖1. 年度股權融資和交易;“State of AI, Global | 2024 recap” ,CB Insights

據CB Insights 的 “State of AI, Global | 2024 recap” 報告(下稱《報告》)資料顯示,在投資方面,2024年全球AI相關企業共獲得1,004億美元的投資,為歷史上首次突破千億美元大關,較前一年有顯著增長。投資的主要驅動力來自於13筆超過10億美元的巨額交易,顯示市場對 AI 技術的發展抱持高度期待。然而,值得注意的是,這些大型投資並非平均分布在所有的AI領域。相較於過去AI在金融科技、數位健康、零售等特定產業的應用,如今投資者更傾向於支持AI基礎設施與通用技術的開發,顯示AI產業的投資結構正在發生轉變。

以2024年的數據來看,AI 產業的早期投資仍然占據主導地位,其中74% 的交易發生在早期階段,顯示出投資者仍然願意在尚未成熟的AI技術中尋找未來的獲利機會,而非僅專注於已經驗證過的商業模式。

生成式 AI 方興未艾

生成式AI依舊是市場的核心焦點,從OpenAI及xAI 的融資規模即可見一斑。OpenAI 於2024年獲得66億美元投資,估值達到1,570億美元,穩坐AI領域的龍頭地位。與此同時,由Elon Musk領導的xAI也獲得60億美元的資金支持,估值達到500億美元,這顯示出市場對生成式AI的關注已經達到前所未有的程度。除了這些領先企業之外,AI相關基礎設施的發展亦成為投資人新的關注重點。根據《報告》,2024年最大筆的交易中,有4筆來自AI基礎設施企業,這意味著市場不僅關注AI的應用場景,也開始投入大量資金來支援AI模型的訓練與運行,這也與當前AI發展所需的大量計算資源密不可分。

圖2. 美國2024 年第 4 季前10大頂級股權交易;“State of AI, Global | 2024 recap” ,CB Insights

AI 獨角獸與市場成熟度

AI獨角獸的誕生速度在2024年大幅提升,全年新增32家AI獨角獸,占所有新獨角獸的50%,顯示AI產業的投資熱潮仍未減退。然而,這些AI獨角獸的商業成熟度仍然相對較低,數據顯示,34%的AI獨角獸處於「初步開發」階段,僅有3%達到「規模化營運」階段,這代表著目前AI產業的估值更多來自於技術的潛力,而非現階段穩定的商業模式。

與傳統科技獨角獸相比,AI企業達到10億美元估值的速度顯著加快,AI企業的平均估值成長時間為2年,遠低於非AI企業的9年,這顯示AI產業的成長動能極為強勁,但同時也可能有潛藏風險,因為許多AI企業的商業模式仍未完全確立,能否在未來持續獲利仍有待觀察。

AI併購趨勢

《報告》指出,AI 產業的併購活動在2024年依舊活躍,全年共發生384筆AI相關併購交易,幾乎與2023年的397筆持平。值得關注的是,歐洲市場的AI企業併購交易數量達到了136筆,較前一年增長了7%,顯示該地區AI企業的影響力正在快速提升。

從交易規模來看,AI企業的併購案不乏高價收購案例,其中以色列的一家AI公司以13億美元出售給Permira,而NVIDIA也斥資7億美元收購另一家以色列AI公司,此外,AMD亦以6.55億美元收購了芬蘭的一家AI企業。這些大型併購案顯示,AI技術已經成為大型科技公司爭相佈局的戰略重點,這些企業不僅希望透過併購來獲取AI技術,也希望進一步鞏固在市場中的競爭優勢。

AI基礎設施與未來展望

AI基礎設施的投資在2024年迎來了一波高峰,這與AI技術本身的高運算需求密切相關。AI模型的訓練與應用需要大量的計算資源,因此AI基礎設施的發展成為投資者的新關注點。像是Databricks獲得100億美元投資,估值達620億美元,成為AI資料處理領域的重要企業。此外,Tenstorrent作為AI晶片開發公司,獲得6.93 億美元的融資,顯示AI產業的發展已經不僅限於軟體層面,也延伸至硬體與計算架構領域。隨著 AI 模型規模的不斷擴大,對高效能AI晶片與計算基礎設施的需求將持續提升,未來AI產業的競爭格局將不僅僅局限於軟體開發,而是涉及更廣泛的技術生態系統。

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