商標的核心功能為辨識商品或服務的來源,防止消費者混淆誤認。由於商標權可不斷展延,不像專利最多只有20年的有效期間,因此若一個功能性設計被註冊為商標,就意味著賦予了商標權人對該功能的永久性壟斷。這會阻礙其他競爭者利用已屬於公領域的技術進入市場,而這將會阻礙創新,最終損害消費者利益,因此各國皆不允許將功能性特徵被拿來申請商標。
案件背景:獨特的粉紅色材料
在1990年代,德國技術陶瓷公司CeramTec GmbH研發出一種新的材料,也就是氧化鋯增韌氧化鋁(zirconia-toughened alumina, ZTA)。並在此陶瓷材料中添加少量氧化鉻以改善性能,並在1998年獲得此技術的美國專利 (US5,830,816)。這種陶瓷所呈現的粉紅顏色為添加氧化鉻而產生的副產物。
圖1. 2025年美國CeramTec案之爭議來自圖中人工髖關節系統中粉紅色的陶瓷件;圖片來源:CoorsTek的答辯狀 (PRINCIPAL BRIEF OF APPELLEE)
雖然其後由於製造技術的提升,使得無需添加氧化鉻就可以獲得類似的性能,但CeramTec發現,客戶已經將粉紅色與其產品的品質及聲譽聯繫起來,形成了獨特的市場優勢,所以CeramTec在2012年為粉紅色的陶瓷髖關節申請了商標,而專利則在2013年過期。
圖2. CeramTec 所申請的商標;資料來源:CAFC判決書。
在CeramTec 的專利過期後,另一間廠商CoorsTek也開始販售添加氧化鉻的陶瓷材料。本案即是源自CoorsTek嘗試去撤銷CeramTec的商標,理由是粉紅色是功能性的,因此不符合商標保護的要件。值得注意的是,CoorsTek其實也認為添加氧化鉻的材料在品質或功能上沒有差異,但他們仍然希望能販售粉紅色的產品,背後原因自然是因為粉紅色的陶瓷髖關節對客戶來說,具有獨特的吸引力。
商標權人CeramTec則主張,自己以前也相信添加鉻可以改善ZTA陶瓷,但後來發現這是錯誤的。然而美國商標評審上訴委員會 (TTAB) 仍根據Morton-Norwich案的四因素[1],判定粉紅色的陶瓷髖關節具有功能性,並撤銷了其商標。CeramTec因此上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
CeramTec的粉紅色商標是否有功能性?
在上訴階段,CAFC同樣依據Morton-Norwich四因素進行判斷:
因素一(是否有揭露該特徵優點的發明專利):
CeramTec聲稱,系爭專利未明確揭露粉紅色的ZTA陶瓷(系爭專利只說可以添加鉻,但沒有提到會產生粉紅色的陶瓷),也沒有涉及髖關節部件(只揭露了ZTA 陶瓷作為切割工具的原始用途),並指出TTAB的判斷與最高法院在TrafFix一案的教示不同。
然而CAFC表示,最高法院在TrafFix一案中的教示為:發明專利是授予給「獨特且有用的」的發明,因此是證明特徵具有功能性的有力證據(strong evidence that the features therein claimed are functional.)。反之,TrafFix案沒有提及專利必須明確揭露該特徵具有功能性,才能成為特徵具功能性的證據。TrafFix也沒有說特徵必須用於專利中描述的商品(陶瓷髖關節)。換言之,CeramTec的主張是基於對TrafFix一案的錯誤解讀。另外,CeramTec先前已經承認:
(I) 添加鉻會使ZTA陶瓷變成粉紅色;
(II) 其產品實施了至少一項系爭專利的請求項。
而TTAB也考慮了系爭專利的說明書及審查歷程,例如在專利說明書中提及「添加鉻首次使得以前無法實現的硬度值成為可能」(the addition of chromia makes it possible for the first time to achieve hardness values such as have not previously been achieved)。
另外,雖然CeramTec強調專利特徵被認為有利於認定商標具有功能性的原因是「公眾在專利期限屆滿後應該自由使用這些特徵」,而只要不製造「粉紅色產品」,公眾本就可以自由使用CeramTec的過期專利。CAFC同樣表示這樣的說法缺乏說服力。最高法院在Qualitex一案中已經表明,公眾在專利期限屆滿後,「可以自由使用該創新」(free to use the innovation),而不僅僅是該創新的一部分。
因素二(是否有宣傳該特徵優點的廣告):
TTAB發現CeramTec在其行銷材料及提交給 FDA 的文件中,都聲稱鉻可以為 ZTA 陶瓷帶來各種好處,針對這一點,CeramTec沒有提出異議。
因素三(是否有等效的設計):
CAFC認為,沒有證據能夠證明,不同顏色的陶瓷髖關節在機械性能上與CeramTec的產品等效。雖然CeramTec辯稱,競爭廠商宣傳不含鉻的白色陶瓷在功能上優於CeramTec的粉紅色陶瓷。但CAFC認為這樣的說法是有爭議的,且沒有被證據所支持,因此TTAB針對此因素的中性判定也是正確的。
因素四(是否有製造效率或成本的優點):
雖然CeramTec認為添加鉻提高了陶瓷產品的製造成本,但CoorsTek提出證據證明,生產粉紅色及白色陶瓷的成本「非常相似」。由於證據相互矛盾,CAFC認為TTAB認定該因素為中性的判斷亦是合理的。
實驗資料無法證明特徵不具功能性
在與本案相關的德國訴訟中,進行了幾項實驗。研究機構發現,添加不同含量的鉻(重量百分比為 0.0、0.1、0.3 和 0.5%)對陶瓷產品的硬度或耐磨性沒有影響。
【本文未完,完整內容請見《北美智權報》374期:專利師公會的使命與銳變:專訪新任理事長秦建譜】
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