德國慕尼黑法院;圖片來源:Creative Commons; by Von Berthold Werner, CC BY-SA 3.0
德國慕尼黑高等地方法院於3月20日對VOICEAGE EVS訴HMD案(6 U 3824/22 KART)作出終審判決,無視歐盟執委會(EC)先前提出的法律意見,正式確立「擔保金優先於FRAND合理性審查」的裁判框架。此裁決意味著:未來SEP實施者若未按專利權人最終報價提供足額擔保,將直接喪失FRAND抗辯資格,無需進入權利金合理性審查階段。法院同時批准HMD就FRAND爭點上訴至聯邦最高法院,為歐盟法院(ECJ)介入埋下伏筆。
案件背景:從《華為訴中興》到德國法院的分歧
2015年,歐盟法院(CJEU)在 Huawei v ZTE 案中確立了標準必要專利(SEP)授權的平衡框架,要求SEP持有者在尋求禁令前必須遵循特定步驟(如事先通知侵權、提出FRAND要約),以防濫用市場支配地位。然而,歐盟成員國的法院對該框架的解釋不一,尤其是德國聯邦最高法院在 Sisvel v Haier 案中強化SEP持有者地位,要求實施者「主動且持續」尋求授權,引發歐盟委員會對「偏離指引」的擔憂。
2024年4月,歐盟委員會針對 VoiceAge EVS 與 HMD Global 在慕尼黑高等地方法院的訴訟(6 U 3824/22 Kart)提交法庭之友意見書(Amicus Curiae),呼籲德國法院回歸 Huawei v ZTE 案的嚴格步驟。
整理製表:北美智權報/李淑蓮
VoiceAge早在2019年已開始指控HMD未經授權使用其EVS(增強語音服務)標準相關的SEP,並曾在慕尼黑、曼海姆地方法院提起多項禁令訴訟。而HMD則抗辯稱VoiceAge濫用市場支配地位,違反FRAND (公平、合理、無差別待遇) 義務。
另一方面,德國法院本身也是意見分歧。慕尼黑地方法院認定HMD未充分表達接受FRAND授權意願,支持VoiceAge的禁令請求;而曼海姆地方法院則對雙方是否遵循 Huawei v ZTE 步驟有不同見解,因而判決結果相左。
法院意見分歧促使案件上訴至高等法院,並引發歐盟委員會介入。
案件核心爭議
歐盟委員會於法庭之友意見書中嚴厲批評德國判例偏離指引,點名 Sisvel v Haier 及慕尼黑地方法院的 VoiceAge v HMD 判決,認為其加重SEP實施者義務,破壞 Huawei v ZTE 的平衡框架。歐盟委員會強調「SEP持有者因專利『必要性』而具市場支配力,故須防止其透過禁令脅迫實施者接受不合理授權條件。」
歐盟委員會重申《華為訴中興》案的步驟不可省略:
步驟一(侵權通知):SEP持有者必須在尋求禁令前,向實施者提供「明確侵權聲明」,包括(i) 具體指控侵權行為;(ii) 列出專利號碼;(iii) 在通知函中詳述侵權方式。 僅引導實施者自行查閱外部資訊(如網站)不足以滿足要求。
步驟二(實施者意願):實施者僅需表達「接受FRAND授權的意願」,不因質疑專利必要性或有效性而喪失「意願」資格。焦點應在於「意願聲明」本身,而非談判過程中的行為細節。
要注意的是程序步驟不可事後補正,若SEP持有者未事先履行通知義務,即使事後補救(如訴訟中提出要約),仍構成濫用市場地位。
另一方面,歐盟委員會也進一步指出當前SEP生態的深層矛盾:包括:(1) 權力不對等:SEP持有者憑藉禁令威脅,在談判中佔壓倒性優勢;(2) 透明度缺失:FRAND費率、專利必要性與有效性缺乏客觀標準,加劇談判複雜性;(3) 過度聲明(Over-declaration):大量非必要專利被聲明為SEP,導致市場混亂。
判決結果
法院3月20日駁回HMD的上訴,認定其持續侵犯VoiceAge持有的EVS語音編碼標準專利,並以「非自願被授權人」(an unwilling licensee) 身份禁止在德銷售相關產品。此判決首度適用2024年10月公布的FRAND(公平、合理、非歧視)審查新指南,要求被授權方須提供「充分擔保」方視為合規,為歐洲標準必要專利(SEP)訴訟樹立關鍵先例。
一些業界人士將此判決視為德國SEP法制的「分水嶺」,首度將「擔保機制」納入FRAND意願評估,可能重塑專利談判形勢。儘管歐盟委員會呼籲法院回歸《華為訴中興》架構去審視問題,但慕尼黑法院的新指南仍強調「實施者責任」,預示未來SEP訴訟將更聚焦於擔保與行為誠信。
由於法院批准HMD就FRAND爭點上訴至聯邦最高法院,因此後續關注重點在於聯邦最高法院是否受理上訴並釐清「擔保與FRAND審查之關聯」,另一方面,歐盟《SEP監管條例》立法進程是否加速進行也值得觀察。
判決的直接影響:HMD 將繼續上訴,短期內無法和解
事實上,這項裁決對 VoiceAge EVS 和 HMD 之間的糾紛影響不大,因為雙方沒有和解跡象。HMD 明顯是有意透過進一步上訴來挑戰 FRAND 框架,而非接受 VoiceAge EVS 所提出的專利授權條件。因此HMD 拒絕提供 VoiceAge EVS 要求的擔保金額,可以解讀成其目標並非達成當前案件的和解,而是希望藉由將案件推進至聯邦法院甚至歐洲法院,以重塑SEP 授權爭議中的 FRAND 標準。
【本文未完,完整內容請見《北美智權報》377期:德國慕尼黑法院槓上EC 正式確立FRAND抗辯「擔保金鐵則」】
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