糾纏多年的VIP PRODUCTS V. JACK DANIEL’S商標侵權訴訟(北美智權報279期、336期曾經介紹過第二審及第三審判決),這是第三度回到亞利桑那聯邦地區法院(D. ARIZ.)手上。商標淡化(DILUTION)與混淆誤認之虞仍是兩造爭論焦點,而地區法院也再次作出不同判決。
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本案[1]事實大致與地區法院先前認定相同,原告VIP Products, LLC(VIP)所設計、生產並銷售的「Silly Squeakers」系列犬用橡膠玩具,係仿自各種知名飲料瓶裝外觀,並作出調侃幽默的改造。其中一款「Bad Spaniels Silly Squeaker」(系爭商品)即是模仿被告Jack Daniel’s Properties, Inc.(JDPI)經典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」,同時以「Bad Spaniels」(壞壞西班牙獵犬)取代「Jack Daniel’s」;以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」(您田納西地毯上的陳年2號)取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」;以「43% poo by Vol.」(43%糞便濃度)與「100% SMELLY」(絕對難聞)取代酒精含量說明「40% alcohol by vol. (80 proof)」等;此外,系爭商品上另貼附「本商品非產自Jack Daniel酒廠」標籤。
地區法院在聯邦最高法院(SCOTUS)指示之下,判定VIP構成商標淡化侵害﹝本案為污損(tarnishment)類型﹞,但未構成混淆誤認之虞。
在「商標淡化」的爭論
VIP未適時提出合憲性質疑
就結論而言,無論是從「案件法律準則」(law of the case doctrine)或「指示法則」(mandate rule)解釋,都不能禁止VIP就商標淡化規定提出有關第一修正案(First Amendment)之合憲性質疑。
然而,這不表示VIP已妥適地提出質疑。地區法院之所以認定VIP放棄該項質疑,並不是因為VIP未在先前訴訟程序提出,而是VIP未修改訴狀以新請求(claim)或積極抗辯(affirmative defense)之形式提出。再加上,JDPI明確反對審理該項質疑,因而亦不符合「兩造明示或默示同意審理未於訴狀提出之爭點」(即視同爭點已提出)等規定。
JDPI已證明VIP「污損」其商標與商業外觀
兩造並未爭執JDPI商標﹝包含商業外觀(trade dress)﹞之著名程度以及與VIP商標間之相似程度。須進一步檢視的是,JDPI是否證明VIP商標之使用已污損JDPI商標,亦即造成JDPI商標聲譽損害(reputational harm)。
儘管VIP抗辯其商標「Bad Spaniels」並未提及犬糞便,故未污損JDPI商標,但地區法院指出,正是因為VIP在以糞便為主題的犬用橡膠玩具上使用近似於JDPI的標識,才構成污損 — 換言之,是否污損並非單就商標觀察,而是必須在結合商品或服務之使用情境下認定。
至於污損所需之證據,蘭哈姆法(Lanham Act,15 U. S. C. §1051及以下規定)於2006年修正後,已廢棄聯邦最高法院在Moseley v. V Secret Catalogue一案要求之「實際損害」證明標準,僅需有淡化之虞即已足(§1125(c)(1))。僅憑著名商標與帶有負面含義的被控商標相連結,並不足以證明聲譽損害之可能性,必須檢視被控商標之使用如何影響著名商標在消費者心中的正面形象。地區法院認定造成聲譽損害之理由如下:
(1)根據JDPI專家證人證詞,就消費者心理學而言,隱含與糞便間的聯想會導致消費者對食品及飲料產品產生負面觀感,「Bad Spaniels」正屬於此類情形。
(2)VIP辯稱「相較於性與毒品的聯想,糞便笑話應屬無害」,實不可採,尤其是當JDPI產品係供人類消費。況且,污損並不侷限於不正當行為,劣質產品亦可能為著名商標帶來負面聯想。
(3)雖然系爭產品未含有犬糞便(消費者也不可能如此相信),然而,「Bad Spaniels」利用犬糞便意象來取代Jack Daniel’s列出的品質,例如前述之「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」、「43% poo by Vol.」、「100% SMELLY」等,進而在犬糞便與Jack Daniel’s之間建立聯繫,明顯貶抑了JDPI商標並破壞其耗資打造的正面聯想。
【本文未完,完整內容請見《北美智權報》379期:全球關稅戰專題報導:川普政策剖析及台商因應之道】
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