資料來源:USPTO
USPTO宣布,利用不實優惠資格聲明短繳規費者,將依法加徵欠繳金額至少三倍的罰款,而非署名人親簽的簽文,亦是其打詐查察重點。若官方認定事涉違規,視情節輕重,可合併執行多重處分,包括但不限於所涉案件USPTO程序中止、代理人移送懲戒之類。
2025年6月12日,USPTO發布新聞稿[1]:查有不肖人士,提交不實的微實體或小實體聲明、短繳規費,針對這類違規行為,USPTO將額外開徵欠繳金額至少三倍的罰款,請注意,三倍是低標,法條文字規定的罰款金額上未封頂。除此之外,USPTO目前也緊盯問題簽名文件,目前尚不清楚USPTO作此宣布之後會有多大動作,但若被認定確因不實聲明短繳規費、所提簽文簽名為偽,視違規情節輕重,依37 CFR 11.18等條文規範,可合併執行多重處分,包括但不限於所涉案件USPTO程序中止、代理人移送懲戒之類。提交優惠實體資格聲明及其他各項簽名文件,務須慎重依法處理。
三倍罰金法規背景
2022年12月29日起,微實體及小實體多數專利規費優惠幅度調升,由原先的50%及75%,上調至60%及80%。許多人只注意到優惠幅度的變化,但其實當時修法也同時修訂35 U.S.C. 41(j)及123(f)條文,新增規定:遇有不實利用微實體、小實體聲明短繳規費者,USPTO應額外加徵至少三倍欠繳金額的罰款。
小實體規範可見於37 CFR 1.27及MPEP 509.02-03;小實體若額外符合37 CFR 1.29規定,可享微實體優惠,詳細說明可參考MPEP 509.04。其實主張適用微實體、小實體優惠時,有現成制式表格可使用,操作不難,但其定義隱藏著各式魔鬼,部分條件不容易判斷是否適用。
以37 CFR 1.27(a)(2)所說小型企業為例,「含關聯企業(affiliates)員工總數需未超過500人」,但是指哪個時點或哪段期間的員工總數?什麼樣的人員是必須計入的員工?尤其是哪些公司會被算進關聯企業?負責判斷的美國小型企業管理處(Small Business Administration;SBA)整理了參考資料[2],但實際查詢,很多時候連申請企業內部人都不一定能全盤掌握必要資訊、正確加以判斷。對此,MPEP 509.03(a)特別提醒,在完成事實查核之前,不應冒然提交相關聲明。
任何人向USPTO提交文件,無論這人是不是具有USPTO註冊專利代理人的身分,都視為已依37 CFR 11.18(b)宣誓。宣誓內容涵蓋眾多,包括但不限於:知悉可依18 U.S.C. 1001或其他刑法規定追究違規人等的責任,且所涉文件可能被銷毀、所涉案件可能面臨中止程序等處分。因此,若想遞交微實體、小實體聲明,務先盡可能查核相關事實,確信所提聲明為真、無不當目的。
不實聲明查處辦法
依USPTO最新公告,若發現存在微實體、小實體不實聲明情事,將同時採取兩項動作:一方面寄發欠款單暨理由陳述令合併通知書(combined notice of payment deficiency and order to show cause),說明其初步判斷之依據,並邀請當事人於期限內說明答辯;另一方面,USPTO內部將暫停所涉案件的官方審查作業,在欠款及罰金問題解決之前,所涉案件不會續行審查。
而當事人可選擇的回應有三:一,檢附證據答辯說明的確具優惠實體資格,但光是提示原遞交的聲明、重簽並重遞新的微實體或小實體聲明,不會被USPTO接受。二,檢附充分證據說明因無心之失提交錯誤聲明,同時依規定補費更正;USPTO將考當事人是否先做過合理的事實查核、有無遞交不實聲明的作業模式,決定是否接受其說詞。三,若確實是不實聲明,且無法檢附證據說服USPTO錯誤起於無心之失,仍應依規定補費更正,同時應表明願意支付官方所定罰金。
之後,USPTO將參考當事人期限內所提回覆及案卷全部記錄,再發布其終局判斷,說明是否處以罰鍰及其金額。原則上,除非當事人能證明無不實聲明或不實聲明是無心之過,針對2022年12月29日起所繳規費欠款,USPTO將訂定至少三倍欠繳金額的罰款,且因屬於37 CFR l.704(c)規範的申請人延誤,若申請案公告授權,所獲專利權期間調整(patent term adjustment,簡稱PTA),並應扣除通知書發文日至欠費及罰金繳清日中間的天數。
重點是,若USPTO終局判斷載有罰金且此一結論未被推翻,當事人即積欠美國政府該筆罰金款項,即使申請案廢案或專利權期滿消滅,都不會隨之一筆勾銷。若僅補繳欠款但未繳罰金,將面臨美國政府追繳程序,且USPTO可依37 CFR 11.18合併執行其他處分;若僅繳交罰金,但未補繳欠費,待補費官期結束,將導致所涉案件廢案。USPTO並強調,代理人基本受《USPTO專業行為守則》(USPTO Rules of Professional Conduct)規範,可依37 CFR 11.15、11.19、11.20等條文予以停牌、除名、申誡或做其他懲處。
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