凡是使用過雷射印表機的人都知道，原廠碳粉匣一支要新台幣3000元以上，但填充式碳粉匣一支只要1500到2000元。但是，到底填充式碳粉匣是合法的嗎？筆者自己曾經買過填充式碳粉匣，放入印表機後確無法作動，這又是為什麼？而原廠要如何控制消費者，盡量購買原廠碳粉匣？本文將介紹美國一件長達10年以上的碳粉匣智慧財產權大戰，原廠是Lexmark公司，被告則是Static Control公司。
填充式碳粉匣的市場
Lexmark是一家生產及銷售雷射印表機的公司，同時也銷售自己機器適用的雷射碳粉匣。生產印表機的公司，為了確保碳粉匣的獲利，通常各家公司的碳粉匣都沒有統一規格，而是設計成不同的規格，以確保一定要向原廠購買專用的碳粉匣。但是，市場上自然會出現很多填充式碳粉匣的業者，其購買他人使用過的原廠碳粉匣，然後重新填裝碳粉，予以出售，因而與Lexmark的原廠碳粉匣產生競爭關係。
Lexmark為了讓消費者將使用過的碳粉匣交回給Lexmark，而不要賣給其他回收業者，故設計了一個Prebate方案。只要消費者將使用過的碳粉匣交給原廠回收，則購買新的碳粉匣將便宜20%。Lexmark將這樣的條件印在碳粉匣的包裝盒上，並在盒上告知消費者，若開啟該包裝，視為同意此條款，也就是一般常說的採取拆封授權契約（shrinkwrap licensing）的方式。但為了確保回收業者不會向消費者購買該使用過的碳粉匣，Lexmark在每一條碳粉匣中加入了一個微晶片，該晶片可以控制，若碳粉匣中的碳粉用盡，則該碳粉匣就無法作用，要讓該碳粉匣可以回收利用，必須由Lexmark抽換掉該碳粉匣的晶片。但同時，Lexmark自己也出售非Prebate方案的碳粉匣。
美國的Static Control公司，本身並不製造碳粉匣或填充碳粉匣。其主要的業務是銷售「填充碳粉匣所需的必要零件」。Static Control除了提供碳粉與周邊零件給其他的填充式碳粉匣製造商外，針對Lexmark設計的防填充晶片，自己則開發了一個類似的晶片，其可取代Lexmark的晶片功能，讓使用過的碳粉匣可以重新填充。Static Control將這個晶片賣給其他填充式碳粉匣業者，因而其他業者也可重新填充Lexmark在Prebate方案下的碳粉匣。
破解科技保護措施
對於Static Control公司這樣的行為，Lexmark公司很早就開始展開法律動作。2002年起，Lexmark公司控告Static Control，主張Static Control的晶片違反美國著作權法，尤其是數位千禧年著作權法中有關科技保護措施的相關規定。主要原因在於，Static Control當初為了開發該晶片，破解了Lexmark晶片的科技保護措施，但著作權法對於破解科技保護措施此行為，本身就認為屬於侵害著作權之行為。
不過，Static Control公司也不示弱，對Lexmark提出反訴，主張Lexmark違反反托拉斯法與不實廣告（false advertising）等規定。之所以控告違反反托拉斯法，是認為Lexmark想要排除下游市場（碳粉匣市場）的競爭。而控告不實廣告，主要是因為Lexmark寄發警告信函給Static Control的往來業者，指控其侵害專利。
此一破解科技保護措施而侵害著作權侵權的部分，於2003年時，肯塔基州東區地區法院認為確實很可能構成侵權，而下達初步禁制令（註1）。但該初步禁制令上訴到第六巡迴上訴法院後，卻被推翻並發回再審（註2）。
專利直接侵權與引誘侵權
在訴訟進行中，Static Control公司重新設計並開發了新的晶片，並於2004年主動提出確認訴訟，要求法院確認其新開發的晶片並沒有侵害Lexmark的著作權。Lexmark因而提出反訴，主張Static Control和三家填充式碳粉匣業者（Wazana、NER和Pendl）侵害了Lexmark的九項專利和二項外觀設計專利。Static Control繼而主張，系爭專利無效或構成專利濫用。
地區法院在2007年，認定 (1) 系爭的九項專利均為有效。(2) Lexmark限制消費者只能使用一次的條款，乃是有效的限制條款，亦即，消費者使用完後，並沒有符合耗盡原則，故後續的廠商使用或在銷售該用過的碳粉匣，仍會構成侵害專利。(3) Lexmark的設計專利乃無效專利，法院認為碳粉匣的外觀並不重要，其設計的本質在於功能性而非裝飾性（註3）。
至於是否構成侵權?在2007年時，地區法院在即決判決中，認定三家填充式碳粉匣製造商均構成直接侵權。三家業者後來都與Lexmark達成和解。後來陪審團作出裁決，除了上述三家業者以外，並無法證明其他填充式碳粉匣業者構成直接侵權，因而，也不能認定Static Control對其他的填充式碳粉匣業者構成引誘侵權。
在陪審團裁決後，Lexmark要求法院依據法律自為判決。但地區法院的判決結果，仍認為其證據不足，無法證明其他業者構成直接侵權，也因而無法證明Static Control構成引誘侵權（註4）。
在2008年時，因為美國聯邦最高法院對專利耗盡原則作出了Quanta案（註5），因此，本案地區法院認為有必要對「僅使用一次」之約款是否排除了權利耗盡原則適用，重新認定，而推翻了原本之判決（註6）。因此，雙方又對地區法院，提出上訴。
第六巡迴法院在2012年作出判決，基本上維持了地區法院所有的判決，除了一項爭議。那就是，Static Control的反訴中有一項，認為Lexmark公司構成了不實廣告行為。但地區法院認為Static Control就這項反訴欠缺當事人適格，所以並不處理。但第六巡迴法院認為，其應具有當事人適格（註7）。
這場碳粉匣大戰一開始好像是Lexmark佔了上風，但到2012年的第六巡迴法院判決出爐，不但Lexmark的專利侵權沒有勝訴，反而第六巡迴法院認為，Static Control可對不實廣告部分提出反訴，甚至可以向Lexmark求償。因此，Lexmark又上訴到最高法院。而最高法院於2014年作出最新判決。
美國蘭哈姆法的不實廣告
Static Control反訴的主張中有一項，是認為Lexmark公司的行為，違反了美國藍哈姆法（Lanham Act）的第43條(a)項，亦即現在美國法典第15篇的第1125條(a)項。該條規定如下：
「 (1)任何人在產品、服務或包裝上，使用任何文字、用語、名稱、象徵、設備，或其組合，或任何錯誤來源標示、錯誤或誤導的事實描述，其
(A)(略)（不實連結，false association）
(B) 在商業廣告或促銷中，對自己或他人之商品、服務或商業活動錯誤表達其性質、特性、品質、地理來源，（不實廣告，false advertising）若造成他人因相信該行為而受損害，應負民事賠償責任（註8）。」
Static Control 主張Lexmark公司違反了第1125條第(a)項下的(1)(B)，亦即「不實廣告」（false advertising）條款。一，其認為Lexmark的Prebate方案，乃故意地誤導消費者，讓他們誤以為在法律上受到該方案的限制，而必須在一次使用後將碳粉匣交回給Lexmark。二，Lexmark公司寄發警告信函給大部分的碳粉匣填充業者，錯誤的告知他們，銷售填充碳粉匣乃違法行為，尤其是使用Static Control開發的晶片來填充碳粉匣，是違法行為。因此，Static Control主張，Lexmark 乃對自家的產品和Static Control的產品的「性質、特性、品質」，作出了實質的錯誤表達。且這樣的行為，直接且可能造成Static Control公司的損害，因為其將使相關消費者不再購買Static Control的產品，轉而向Lexmark購買，且使消費者和其他廠商以為Static Control乃從事違法行為，因而實質地傷害了Static Control的商譽。Static Control請求三倍的懲罰性賠償，並請求賠償自己支出的律師費用與成本，並聲請禁制令（註9）。
對於這樣的主張，Lexmark則反擊，認為Static Control所指控的在產品包裝上的說明以及所寄發的警告信函，根本不符合第1125條(a)(1)(B中的「商業廣告和促銷」（commercial advertising or promotion）的要件。
訴訟當事人適格
本案一審地區法院，駁回Static control不實廣告的指控，其理由是認為Static Control欠缺提起該項主張的 「當事人適格」（standing）。但上訴後，第六巡迴上訴法院推翻了地區法院此部分的判決，認為其應具有當事人適格（註10）。
最高法院2014年判決
最高法院此判決乃九票一致意見，由Scalia大法官執筆。Scalia大法官對於當事人適格的問題，提出一個二原則的判斷方式。要判斷本案究竟Static Control是否具有當事人適格，先從保護利益範圍（zone of interests）加以判斷，然後再搭配相當因果關係（proximate cause）輔助判斷。
(1) 保護利益範圍
在判斷蘭哈姆法的保護利益範圍上，可從其立法目的來判斷。Scalia大法官提出，在蘭哈姆法的第45條（15 U.S.C. §1127）就規定了其立法理由。而該條立法理由大部分乃是跟商標保護有關，若跟不實廣告有關的，則是該條中提到了：「本法之目的是要管制聯邦管轄下之商業行為，…；保護參與企商業的人民對抗不公平競爭（to protect persons engaged in such commerce against unfair competition）；….」因此，Scalia大法官認為，既然是要對抗不公平競爭，當然跟商譽、廠商現在或未來的銷售量均有關係。因此，從1125條(a)不實廣告條款的保護利益範圍來看，原告若要具有當事人適格，就必須主張其在商譽或銷售上的商業利益受到損害。相對地，消費者因本條中的行為而被欺騙，卻不是在本法的利益保護範圍內，若要提起訴訟，只能援引憲法第3條的事實上損害起訴，而非援引蘭哈姆法第1125條(a)的規定（註11）。
(2)相當因果關係
其次，最高法院過去在認定法律的求償資格時，往往也會用相當因果關係作為判斷參考，亦即看原告所稱的損害，是否與該法條的違反有相當因果關係。在本案中，相當因果關係的判斷在於，系爭的損害，與系爭違法行為，有足夠的緊密連結。但是，在不實廣告的情況中，消費者才是直接損害，而其他競爭廠商是間接損害，是否因此而就具備相當因果關係？Scalia大法官指出，既然蘭哈姆法能求償的只有商業損害，縱使在因果關係的連結上中間有消費者的出現，但並不排斥其他競爭廠商的損害也能主張具有相當因果關係（註12）。
因此，最高法院認為，要援引第1125條(a)的原告，必須證明有財產上或商譽上的損害，直接來自於被告的不實廣告，且若是消費者因該不實廣告行為而不與原告交易而產生的損害，亦包括在內。
根據Scalia大法官所提出的二個原則的操作，回到本案，究竟Static Control是否具備主張蘭姆法第1125(a)不實廣告求償的當事人適格？關鍵問題再於，Lexmark的行為，是讓消費者不再購買填充式碳粉匣，直接的受害者是填充式碳粉匣業者，而非Static Control公司，Static Control公司只是間接的受害者。不過Scalia大法官認為，套用他講的二個原則，可認為其具有原告當事人適格。
(1) 從保護利益範圍來看，搭配前述蘭姆法立法理由（第1127條），Static Control的損失是商譽和銷量的損失，且確實是從事聯邦商業行為，故屬於該法的保護利益範圍內（註13）。
(2) 從相當因果關係來看，一般蘭姆法的求償原告，通常都是直接競爭者（在本案應該是填充式碳粉匣業者才是直接競爭者），但是Static Control並非直接競爭者。不過，Scalia大法官認為，蘭姆法並沒有說只有直接競爭者才能求償。1.本案中，Lexmark的相關行為，乃是詆毀、貶損填充式碳粉匣這樣的行業，所以，若就貶損所造成的名譽損失來看，Static Control就是該貶損行為的直接受害者。2.由於所有直接競爭者（填充式碳粉匣業者）的銷量損失，都全部反映在Static Control的銷量損失，所以，仍然可以說Static Control的銷量損失與Lexmark的行為有直接因果關係（註14）。
結語
本案於最高法院在2014年判決時，認定Static Control對Lexmark的不實廣告行為，有提起訴訟求償的當事人適格。因此，本案乃發回地區法院，重新判斷，究竟Lexmark在包裝上的說明，以及對填充式碳粉匣業者寄發的警告信函，是否構成所謂的不實廣告。
從最早2002年Lexmark對Static Control提出著作權侵權訴訟（違反科技保護措施）到2004年轉而主張相關業者侵害其專利，纏訟十多年後，Lexmark的專利權訴訟並沒有實質的勝利，反而最後在2014年，最高法院認為Static Control有權可以提出不實廣告之訴訟（相當於我國的公平交易法）向Lexmark求償。從整個過程來看，這場智慧財產權大戰，橫跨了智慧財產權的許多領域。而在多次交手之後，雷射印表機業者，似乎節節敗退。
未來，這個案件到底會如何發展，仍然值得我們繼續觀察。Static Control所主張的不實廣告，其中一項行為是濫發警告信函，這個現象過去在臺灣非常常見，在臺灣專利權人濫發警告信函也會違反公平交易法。但Static Control主張的另一項行為，是Lexmark在包裝上讓消費者以為該包裝上的說明就構成契約內容，且有義務購買原廠碳粉匣。倘若最後美國法院認為，這樣的說明的確在誤導消費者，那麼，就有可能改變未來整個印表機市場與碳粉匣市場的發展。
備註
- Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 253 F. Supp. 2d 943, 2003 U.S. Dist. LEXIS 3734 (E.D. Ky., 2003).
- Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 387 F.3d 522 (6th Cir. 2004).
- Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 487 F. Supp. 2d 830, 2007 U.S. Dist. LEXIS 31445 (E.D. Ky., 2007).
- Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 2008 U.S. Dist. LEXIS 79805 (E.D. Ky., Oct. 3, 2008).
- Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).
- Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 615 F. Supp. 2d 575, 2009 U.S. Dist. LEXIS 29479 (E.D. Ky., 2009).
- Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 697 F.3d 387, 2012 U.S. App. LEXIS 18316 (6th Cir. Ky., 2012).
- (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which--
"(A) …
"(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,
"shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act."
- Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 134 S. Ct. 1377, 1384(2014).
- 697 F.3d 387, 423.
- 134 S. Ct. 1377, at 1389-90.
- Id. at 1390-91.
- Id. at 1393.
- Id. at 1393-94.
