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2018/05/24 第238期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 台灣企業要申請PCT,該選USPTO還是SIPO?
   
法規訴訟 從公開上映權的「公開播送」性質看著作權法修正案
   
深入報導 金融海嘯十年後:為什麼一般人對復甦無感?
   
研發創新 自己的人才自己教!台灣人工智慧學校開張
   
智財管理 強化與變革:IPR程序將來會有何新風貌?
   
 
台灣企業要申請PCT,該選USPTO還是SIPO?
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
拜某部長所賜,使得專利的PCT國際申請議題躍上重要的新聞版面,讓平常對專利不甚了了的國人,結結實實的上了一課,這對於國民教育來說,是一件好事。而對專利業界的人來說,這是一個溫故知新的好機會,除了對PCT國際申請的流程及優缺點再複習一次外,在分享的過程中,也有一些「新」發現,讓專利業界人士對PCT有新的體認。

日前,專利師公會於新竹舉辦了《企業智權管理實務交流會》,以大數據時代的全球專利布局為主軸,邀請了免疫功坊的專利師滕沛倫及德高行科技有限公司副總經理車慧中,分別就「專利連結對於全球布局政策的影響」及「中國PCT申請」兩大主題,從策略及實務面,和與會者分享他們寶貴的經驗。由於最近PCT的話題比較熱門,所以本刊期先就此一議題探討。

以PCT(專利合作條約,Patent Cooperation Treaty)作為申請多國專利的途徑是相當常見的專利佈局策略,北美智權報早在5年就已經有系列報導(簡化又經濟 - PCT是啥東西?PCT與巴黎公約及EPC間之關係PCT申請與進入國家階段申請策略),故在此不會針對PCT國際申請之基本流程及作業作詳細介紹。

運用PCT途徑申請多國專利的好處

因為專利是屬地主義,所以如果要擴展海外市場,申請國外專利是不可或缺的配套措施。如果只是針對海外某一特定國家申請外國專利,那可以先申請台灣專利,然後以台灣案為母案,再於其他WTO會員國以台灣申請案作為優先權基礎案(中國大陸除外);此外,當然也可以直接向希望獲得專利的國家提出申請,卻不主張優先權。不過,如果考慮在海外申請多國專利的話,採取PCT途徑應該是最佳的選擇。

車慧中在報告中分享了PCT申請的諸多好處,有一些好處應該已熟為人知,像是巴黎公約僅有12個月優先權期限,而PCT申請則有30個月,有足夠時間可充分評估產品潛力與海外市場潛力。特別是在現今科技發展推陳出新,很多時候今天在市場上叱吒風雲的產品,明天就已經改朝換代了。所以車慧中建議,在提出PCT申請,進入國際階段取得國際申請日後,先不要急著進入國家階段,應利用較長的優先權期限去觀察產品及市場,再決定要不要繼續申請專利,或是選擇進入那些國家。

除了實務上的好處外,其實PCT申請也會有一些「行銷」效果。車慧中表示,PCT申請有時候可以顯示企業有強烈的海外發展企圖心,對爭取訂單與合作機會也許會有一點助益,尤其合作方是美、中、日、德、韓廠商。事實上,有些廠商的PCT申請只是進入了國際階段,也會在宣傳單上打上「多國專利申請中」,雖然有點誇張但也是不能說是虛假。

台灣申請人如何進入PCT國際階段?

其實,在進入國際階段的過程時,申請人有一個很重要的問題必須思考,那就是要選擇那一個專利局為受理局?截至2018年5月15日為止,PCT共有152個締約國(最新數據可查看:http://www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html),任何PCT締約國的國民,皆可以該成員國之專利主管機關為 PCT 申請的受理局,或者直接向 WIPO 國際局提交國際階段申請。然而,台灣並不是PCT締約國,而台灣智慧局(TIPO)也無法受理 PCT 申請案,因此,台灣申請人必須選擇從別的PCT締約國遞交。

在實務操作上,如果申請案中其中一個發明人或申請人具有外國國籍,或是申請人在其他國家設有公司,而該國為 PCT之會員國,那申請人即可直接向該國之專利主管機關提交國際申請案。如果以上條件都不符合,那申請人便要選擇成為任一PCT締約國之國民或是在任一締約國設立公司。像前面提到的某部長PCT申請案,便是在美國成立公司,再向USPTO提出PCT申請的。

至於成為任一PCT締約國之國民又是什麼一回事?事實上,目前最常見的申請方式是台灣申請人透過中國國家知識產權局(SIPO)提出 PCT 國際階段申請案,不過,由於各會員國的主管機關只能受理其國民或居民提出之PCT申請,因此申請人之國籍必須填寫為「中國台灣」。不過,如果台灣申請人在中國設有分公司,然後以中國分公司名義申請,則申請人之國籍便為「中國」。

圖1是2017年中國各地區之PCT申請量,這是國家知識產權局規劃發展司所作的統計,因此「中國台灣」也排名其中,名列第10,共522件。第9名是香港,大家可能會覺得奇怪,為什麼澳門不在其中?其實在WIPO的PCT締約國列表之下便有2點跟中國有關的註明,分別是(1)自1997年7月1日起也適用於中國香港;(2)不適用於中國澳門。至於台灣部分則是完全沒有提及(http://www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html)。

圖1. 2017年中國各地區之PCT申請量(單位:件)

資料來源:中國專利簡要數據2017;國家知識產權局規劃發展司,2018年3月

從圖1可見,在中國各地區中,廣東的PCT申請量獨佔鰲頭,遙遙領先其他地區。其實,只要拿圖2來比對便可一目了然。從圖2可見,2017年中國PCT申請排名前10大的中國企業,除了京東方之外,其餘9家的總部都是位於廣東(8家在深圳、1家在東莞)。

圖2. 中國PCT申請量排名前10大企業(單位:件)

資料來源:中國專利簡要數據2017;國家知識產權局規劃發展司,2018年3月

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》211期:台灣企業要申請PCT,該選USPTO還是SIPO?


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從公開上映權的「公開播送」性質看著作權法修正案
陳秉訓/北美智權報 專欄作家
(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授)

2017年11月初行政院向立法院提出「著作權法修正案」中,「公開上映權」的定義有了改變。根據現行著作權法第3條,「公開上映」指「指以單一或多數視聽機或其他傳送影像之方法於同一時間向現場或現場以外一定場所之公眾傳達著作內容」。但根據修正案第3條,「公開上映」指「以視聽機或其他放映影像之方法向公眾傳達著作內容。但屬再公開傳達行為者,不適用之」。另「再公開傳達」指「將公開播送或公開傳輸之著作內容,同時以螢幕、擴音器或其他機械設備再向公眾傳達」。不過,此次修法的方向,卻有可能忽略「公開上映權」的「公開播送」性質……

公開上映權的演化過程

公開上映權最初稱為「公開上演權」(見1949年1月13日公布之著作權法第1條)。但「公開上映權」之定義第一次出現在1985年7月10日公布之著作權法第3條,其規定「指用器械裝置或其他方法將著作內容以影像再現於現場公眾之權」。其立法動機並非源自於行政院的法律修正案提案,而是在立法院審理過程中,於二讀會時,部分委員提案修改而來。

1990年1月24日公布之著作權法第3條,「公開上映權」定義調整為「用單一或多數視聽機、其他機械裝置或其他方法,將著作內容以影像再現於現場或現場以外一定場所公眾之權」,而「現場或現場以外一定場所,指電影院、俱樂部、錄影帶或碟影片播映場所、旅館房間、供公眾使用之交通工具或其他供不特定人進出之場所」。此修法的重點有二部分。一是增加「現場以外一定場所」的著作利用場所;二是具體列出相關場所。該修法針對的利用行為主要是MTV(movie TV)場所。早期,MTV場所提供消費者觀賞電影,其透過中央的播放系統而將影片內容傳到各包箱內,故不符合修正前的「現場」要件。因而,加入「現場以外一定場所」可將MTV場所的營業行為納入侵害公開上映權之行為。

1992年6月10日公布之著作權法將行為定義與著作財產權分開在不同條文。第3條定義「公開上映」為「以單一或多數視聽機或其他傳送影像之方法向現場或現場以外一定場所之公眾傳達著作內容」。另在第25條規定「著作人專有公開上映其視聽著作之權利」。「公開上映」行為定義改變處在於原「其他機械裝置或其他方法」改為「其他傳送影像之方法」;另是原「將著作內容以影像再現於」改為「傳達著作內容」,並調整語法。

1998年1月21日公布之著作權法又調整「公開上映」的定義,其第3條規定「指以單一或多數視聽機或其他傳送影像之方法於同一時間向現場或現場以外一定場所之公眾傳達著作內容」。主要修正是增加「於同一時間」,但該要件事實尚未出現於該次修法的各草案內,而是朝野協商後所產生的內容。1998年版著作權法的「公開上映」定義沿用至今。

公開上映權的真實意義

現行著作權法的公開上映權是針對視聽著作的權利,但其與電影著作的關係較深。電影法第3條定義「電影片」(即電影著作)為「已攝錄影像聲音之膠片或影片規格之數位製品,且可連續映演者,包括國產電影片及非國產電影片」。電影著作的通路主要是電影院。電影法第3條稱電影院為「電影片映演業」,其指「以發售門票,映演電影片為主要業務之事業」。電影院內所用的電影放映機,即是著作權法歷次修法關於「公開上映」定義所使用的「器械裝置」或「視聽機」。電影院的各電影廳皆配置屬於該廳的放映機,而各廳內有買票入座的觀眾,故屬「視聽機」與「公眾」同時在現場狀況。亦即,電影著作於電影院內的營利放映行為即是公開上映權最典型之行為。

但電影院及其播映行為是受到管制的。電影法施行細則第3條規定電影院對其安全、衛生、消防等事項應符合法令規定並受地方主管機管管理,且其「應將公司或商業登記證明文件,連同所營映演場所之名稱、地址、數目及座位數,送交中央主管機關及地方主管機關」。

電影院內播放的電影著作有其規範。電影法第9條規定電影片「非經中央主管機關審議分級並核准者,不得映演」。獲有分級審議證明文件之電影片,其亦有上映期間限制。電影法第11條規定「其公開映演之有效期間為四年」;但「授權發行期間不及四年者,以授權發行期間為限」。影展影片的上映期間以影展期間為限。

因此,關於公開上映權,電影著作權人或電影著作的專屬被授權人並非可任意利用其著作。電影法對於電影著作上映的規範,使得著作權人必須取得許可後,才得於合法的電影院內行使其公開上映權。

除了電影院,電影著作的流通平台還包括出租店及電視頻道。有線電視系統的發達,以電影為主要內容物的衛星電視頻道漸漸增多。此外,電影著作有其他的通路,即IPTV(Internet Protocol Television,其藉由寬頻網路傳送電視資訊或數位訊號之系統)。以中華電信公司的MOD(Multimedia on Demand)為例,其IPTV服務包括電視頻道與隨選視訊等;藉由雙向寬頻網路,將頻道資訊和隨選電影資訊等傳送至用戶端的機上盒,再顯現於電視機上。

相較於出租店、電影台或IPTV,電影院對電影著作權人而言仍是主要的獲利來源。甚至,電影院的票房會影響前述三個通路的授權金。因此,公開上映權對電影著作是非常重要的著作財產權。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》211期:從公開上映權的「公開播送」性質看著作權法修正案


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金融海嘯十年後:為什麼一般人對復甦無感?
蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家
2011年,那是美國房地產價格很差的一年,美國新屋銷售剩下30萬棟(景氣好的時候,年化交易80〜90萬棟不是問題),然後歐洲剛好爆發歐債危機。美國在次級房貸大蕭條以後,受到歐債危機的牽連,民間消費一度陷入負成長,就業市場只比2010年稍微好轉,從美國政府公布的經濟數據來看,景氣真的是蠻糟糕的。

當時我問過幾位美國朋友,他們都感受到了經濟不景氣,周遭許多人都失業了,沒有收入,很多購屋者因為背負貸款,貸款負債額甚至超過房子本身的剩餘價值,房貸根本繳不起,這種潛水屋(房價減去房貸價值低於零),會給屋主帶來極大的經濟壓力,有經濟壓力就會抑制消費慾望,向來習慣把儲蓄花光的美國人,那幾年的消費慾望真是好壓抑啊!

圖1:美國新屋銷售情況

圖2:1980~2013年美國房地產價值與房地產貸款

一轉眼,金融海嘯都過去10年了,連續數年我都有到美國實際居住,美國的房價一年比一年高,2018年的整體平均房價,已經創下歷史新高了,而且美國就業總人口也持續創新高,初領失業救濟金人數來到1970年的最低點,象徵企業營運好壞的美股道瓊指數,從2009年的不到7000點,飆漲到2018年的超過26000點。以外國人的角度來看,每一個統計數據都在告訴你,美國景氣可以說是十年來逐年好轉,但如果你問美國人,景氣是不是越來越好了,你聽到的答案,很可能會讓你出乎意料之外。

圖3:2006年至今美國S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City房價指數

圖4:美國初領失業救濟金人數(單位:千人)

經濟景氣明明轉好,一般美國人卻無感

我是長年的總體經濟研究者,美國更是我最了解,研究最透徹的經濟體,我自認為比美國人更了解美國的實際經濟狀況。我觀察比對和分析大量的經濟數據,客觀地認為美國的經濟經過十年改善已經好轉了:企業釋出的職缺持續上升,全職就業人口持續增加,兼職就業人口達到天花板(2700〜2800萬人),無法再明顯成長,代表美國企業如果想僱用員工,只能選擇成本較高的全職員工,對於盛行資本主義的美國企業來說,如果景氣沒有變好,企業怎麼可能願意花更多支出成本,雇用員工?我的直覺就是實體經濟好轉了,連金融海嘯時期最糟的房地產業,現在都非常熱絡,其他產業自然不會差到哪去。

圖5:美國職缺數量(單位:千人)

圖6:美國全職就業人口(單位:千人)

圖7:美國兼職就業人口(單位:千人)

金融海嘯以後,美國房地產暴跌,已經買房的屋主財力重傷,甚至停損賣出手上的房子,2011年房市落底,人們當時不知道自己身處房市最低點,市場高度恐慌不敢購屋;等到2013年,景氣逐漸好轉,房市脫離險境以後,人們期待房市再次修正,可以進場撿便宜,不過直到2018年,房價創了歷史新高,但修正卻遲遲沒有出現,這是我住在美國加州地區的朋友,告訴我的親身經歷。

美國近年來,租屋的租金每年都會上調,在洛杉磯一個小家庭,租個Single house或社區condo,月租金2000美元是很平常的情況,不過每年月租金可能都會調升50至150美元不等以反映通貨膨脹,考量房價大概50〜100萬美元,租金其實是蠻大的支出。算起來買絕對比租划算,但是買家普遍想撿便宜,期待房市修正再進場,可是遲遲等不到房市的修正,不僅失去資金的時間效益,還要承擔越來越高的租金,已經買房但揹著龐大貸款的屋主,則是得面對美元升息的壓力,貸款負擔越來越重。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》211期:金融海嘯十年後:為什麼一般人對復甦無感?


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自己的人才自己教!台灣人工智慧學校開張
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
科技趨勢歷經幾波大浪潮,但台灣始終只有電子IC組裝相關產業立足全球,不能再錯過人工智慧(AI)這一波機會。產業界不再苦苦等待政府扶持,專門培育AI產業人才的台灣人工智慧學校,今年正式開張!

2017年3月某一天,陳昇瑋遇到中央研究院院士、美國哈佛大學電腦與電機系蓋茲講座教授孔祥重,當時孔祥重對他說,「過去不管是雲端(Cloud)、mobile、社交網路、大數據(Big data)、機器學習,台灣的產業都沒有跟上,雖然政府辦了很多計畫,但這些產業出現了嗎?在Cloud、mobile當紅時期,都還看得到接下來五年的趨勢,但AI之後又是什麼呢?台灣產業還是停留在電子IC相關產業,不能再錯過這波。」孔祥重認為,一定要靠AI來提升台灣產業競爭力,台灣才能有新的產業出現。這席話讓陳昇瑋接下台灣人工智慧學校執行長,從此改變他接下來一年多的生活。

圖一、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋

吳碧娥/攝影

產業AI化的挑戰

陳昇瑋指出,這一波AI是人類史上的第三波,而且伴隨著「人工智慧民主化」 (AI Democratization)的趨勢,最重要的概念是,AI技術不應該只被某些跨國企業所壟斷,應該讓所有需要的人都有機會參與及使用。具體的作法,應該包含各種深度學習開發工具及模型的開放源碼,以及各式最新核心技術的分享等等。陳昇瑋認為,AI民主化趨勢能為台灣帶來機會,因為AI技術發展在各領域所帶來的機會無窮無盡,是習慣等待國外大廠解決方案的台灣廠商應該把握的。

以一件深度學習進行自動瑕疵檢測為例,採用傳統人力目視進行檢測,不但較為耗時,漏檢率約為5%;改採用深度學習的電腦系統,搭配開源軟體加上高度調校的深度學習模型軟體,則漏網率可控制在0.01%之下,且判讀速度遠遠勝過人力。陳昇瑋指出,機器學習適合規模巨大、明確定義且有足夠因果關係的任務,提供明確的反饋,且能進行大量模擬,或是不需豐富背景知識或很長邏輯推理的工作,瑕疵檢測、預測性維護、自動流程控制、原料組合最佳化,都是現在深度學習已能發揮優勢的作業領域。

圖二、AI產業應用示意圖

圖片來源:2018/05/09陳昇瑋「大數據浪潮下 人工智慧創新運用暨技術專利之發展與趨勢研討會」會議資料

不過,台灣產業要導入AI,目前仍會面臨的四項難題,包括實戰人才的缺乏、找對問題不簡單、產學之間的鴻溝,以及缺乏對自建技術的信心,目前產業界普遍遇到的挑戰是AI人才的問題,台灣人工智慧學校為此而成立。

圖三、台灣產業AI化四大挑戰

圖片來源:2018/05/09陳昇瑋「大數據浪潮下 人工智慧創新運用暨技術專利之發展與趨勢研討會」會議資料

AI人才教育 講求「速度」及「彈性」

今年1月甫開張的台灣人工智慧學校,由財團法人科技生態發展公益基金會及台灣資料科學協會主辦、委託人工智慧科技基金會執行,並獲得中央研究院資訊科學研究所、中央研究院資訊科技創新研究中心的支持協助。為了讓「找不到人才」不再成為產官學研各界發展人工智慧的障礙,台灣人工智慧學校的目標是「自己的問題自己解決」,打破台灣被技術殖民的慣性。至於經費部分,主要來自協會自有預算及民間捐贈,而科技生態發展公益基金會的捐助人,包括聯發科技、台塑企業、奇美實業、英業達集團和義隆電子等台灣大型企業,由五家公司各捐助新台幣3,000萬元基金,科技生態發展公益基金會因而成立。

圖四、台灣人工智慧學校主辦單位

圖片來源:2018/05/09陳昇瑋「大數據浪潮下 人工智慧創新運用暨技術專利之發展與趨勢研討會」會議資料

由於人工智慧技術進展太快,能解決的問題及形式一直在增加及改變,這樣的技術是過去沒有出現過的,發展AI教育最需要的是「速度」及「彈性」,而「彈性」正是民間組織的優勢,因此台灣人工智慧學校初期會優先以民間組織來進行台灣人工智慧的人才培訓,才能在過程中不斷調整出最適合的教學方式,從課程的內容、講師的邀請、練習的設計、競賽的方式、專題題庫的來源及專題執行的方向,只要發現有更好的作法,就會立刻改進。

圖五、台灣人工智慧學校夥伴計畫

圖片來源:2018/05/09陳昇瑋「大數據浪潮下 人工智慧創新運用暨技術專利之發展與趨勢研討會」會議資料

台灣人工智慧學校目前已在台北、新竹開課,未來規劃擴展到中部及南部,以每年三期、四個校區,一期招募500名學員計算,預計每年培養6,000名AI的工程師及經理人才。陳昇瑋指出,台灣人工智慧學校招募的對象是「領域專家」,只有在各領域的專家,才會知道業內的問題所在,經過3個月的AI學習,再回到原工作場域,是將AI導入各產業最快的方法。因此,台灣人工智慧學校需要的是本身已在某個領域專精的專業人才,像是化工、機械、建築、電子、金融、醫學專家,以短期的集訓方式讓他們學會以人工智慧來解決他們自身領域的問題,這種方式才能快速解決台灣產業內的人工智慧人才荒,同時為產業升級帶來新的動力。人工智慧在社會、學術及產業上的應用潛力已經充分被證實,只要產業內的問題被清楚定義、化約出來,而且有相對應的資料存在,大部分情況下可以在三個月內發展出一套可行的解決方案雛型。


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強化與變革:IPR程序將來會有何新風貌?
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
本刊前文報導(USPTO新局長挑戰解決專利適格性及IPR程序兩大難題)曾經報導過,新任美國專利商標局(USPTO)局長Andrei Iancu上任後的第一要務,就是調整2012年實施至今的多方複審程序(Inter Parte Review, IPR)。

不過,Iancu除了得回應來自公眾的批判外,美國聯邦最高法院(US Supreme Court)在近期做出的兩個指標性判決:Oil States案與SAS Institute案,也對於USPTO制定IPR的新規則有決定性影響,不可輕忽。「現在,IPR程序的威力將更勝以往,」美國奧睿律師事務所台北辦事處合夥人Robert Benson說。

回顧:Cuozzo案確認PTAB可以BRI原則解釋專利請求項

近年來,美國聯邦最高法院對於專利案件的判決越來越多,影響力也逐漸超越專責處理制裁上訴案件的聯邦巡迴上訴法院(CAFC),而2016年所作出的Cuozzo案,就是最高法院首次對PTAB(專利初審與上訴委員會)的IPR程序做出的首次表態。

在Cuozzo一案中,主要爭點是PTAB得否在IPR程序中,採行與司法部門相異的方法來檢驗專利請求項的有效性。PTAB所使用的是BRI(Broadest Reasonable Intepretation,最廣泛合理解釋)原則,而司法審判採行的則是技術專業領域人員所提出的公認標準。上訴人Cuozzo認為,在決定專利有效性上,PTAB應該採用與法院同一的方法。

圖1:美國奧睿律師事務所台北辦事處合夥人Robert Benson

攝影:蔣士棋

不過,本案爭執到最高法院後,仍然維持CAFC的原判,也就是PTAB採用BRI原則並不違憲。在判決中,最高法院指出,國會在AIA(American Invents Act)法案中,明確賦予USPTO制定IPR程序的權力,而且該法案也未曾強制USPTO採用何種特定的專利請求項解釋標準。因此,即使PTAB採用與法院不同的方法,也是合理而且正當的。

強化:Oil States案認定專利是國家特許權

Cuozzo案的結論,明確指出在解釋專利請求項上,PTAB乃至於USPTO可以自訂標準;而到了今年的Oil States案,最高法院更直接把專利權定性成為國家特許權(national franchise)。

在本案中,上訴人Oil States Energy Services認為,IPR程序違反了美國憲法本文第三條關於司法審查權的行使,以及第七修正案對於人民財產權保護和陪審團制度的規定。不過,最高法院認為,專利權的授與是公權利(public rights)行使的結果,在這個準則下,IPR程序應該視為國家對於前一個專利權授予的再次考量(reconsideration),而國會也將此一再次考量的權力,明確地授與給專利商標局。

最高法院也指出,既然專利權授與是政府部門行使權利的結果,司法部門就沒有參與的空間,即使是專利權授與後的撤銷,也應該採用同樣的原則處理,司法部門不應介入。因此,IPR程序並沒有違憲的問題。

從Cuozzo案到Oil States案,可以發現最高法院的一貫立場,就是完全尊重PTAB對於專利有效性的判斷結果。因為,既然專利權本來就是由USPTO授與的特許權,自然也可以在法律授權的前提下加以收回。不過,Robert Benson也提醒,在Oil States案中,最高法院只對憲法本文第三條以及第七修正案做出審查,不代表IPR程序在其他方面就沒有違憲疑慮。「現在看起來,很難找到證據證明整個IPR程序是違憲的,但某些部分還是可以挑戰的。」

變革:SAS Institute案限縮PTAB立案空間

與Oil States案同一天做成的SAS Institute案,則是從程序面的角度,間接增加PTAB在IPR程序中的責任。本案中,SAS Institute對一項專利的所有請求項(共16個)向PTAB提出IPR申請,然而PTAB只對其中數項立案(institute)審查,並只對被立案的請求項做出最終書面決定(final written decision)。

當事人不服並提出上訴,而CAFC也認同,PTAB不須對每一項申請人所挑戰的請求項作出書面決定;不過最高法院推翻這個見解,並指出當PTAB開始立案進行IPR審查程序時,必須對申請人所挑戰的每一個請求項作出可專利性的判斷。換句話說,IPR審查範圍的決定權,往後將由PTAB移轉到申請人的手上。

值得注意的是,最高法院此一決定,在9位大法官中僅有5位支持,代表最高法院內部的意見也是極度分歧;但既然判決已經做成,PTAB也勢必有所因應,尤其是正式立案前的部分。Robert Benson也預測,既然PTAB在IPR立案上的空間變小,未來PTAB可能更傾向直接否決IPR的申請,間接使得申請人以新事證再提出另一個IPR的難度變高。

總結來看,這些判決出爐以後,IPR程序將更為貼近訴訟程序。一方面IPR獲得了憲法層次的認同,但另一方面其審查範圍也不能再由審查機關自己決定,只能被動依申請人提出的內容而定。這些變革,必然為IPR程序帶來一番新風貌。


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