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2018/08/30 第252期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 美國生物科技專利之適格性判斷之進展
   
法規訴訟 誰是利害關係人---談日本無效審判請求人之適格
   
深入報導 新興市場的經濟隱憂
   
研發創新 5G時代中,台灣的新商機、新危機與新轉機
   
智財管理 維權難、立案更難!兩岸營業秘密的難點與對策
   
 
美國生物科技專利之適格性判斷之進展
葉雲卿╱北美智權報 專欄作家
(本文作者為世新大學智慧財產研究所副教授)

Alice案後,美國聯邦法院已累積許多案件,針對軟體發明之標的如何適用二階段測試法判斷專利標的適格性提高相關細節,同樣亦有若干案件,針對生物科技領域專利標的,如何適用二階段測試法進行闡釋,這些案件對於未來物科技專利之申請具有重要意義。本文將以2015年Sequenom v. Ariosa與Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.二案分析生物科技專利之適格性判斷基準。

2012年美國最高法院在Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.首度對於生物科技專利適格性之判斷提出意見,並於2014年最高法院在Alice案,提出二階段測試法判斷專利標的適格性,就專利標的涉及「抽象概念」、「自然界之物」、「自然法則」三個司法例外(judicial exceptions)事項提出適格性之判斷標準。

Alice/ Mayo二階段測試在生物科技專利案件之運用

最高法院在Alice案指出當有專利適格性的爭議時,應該以Mayo案所建立之二階段分析進行檢驗,此二階段測試又稱為Alice/ Mayo測試,檢驗方式內涵如下:

  1. Alice/ Mayo測試第1階段分析,首先判斷請求項是否指向(direct to)三個司法例外的不可專利性的標的?如果有這種情況,必須進入第2步分析。
  2. Alice/ Mayo測試第2階段分析,須考慮每個請求項的元件,以及額外的元件,個別或整體觀之,是否足以改變請求項性質,使不適格之標的轉成而符合適格之專利標的。

過去作者在多篇短文中,以電腦軟體發明為案例,其Alice/Mayo測試第1階段之分析,主要係判斷請求項是否指向「抽象概念」,而在第2階段尋找「發明概念」之分析,則著重分析是否涉及電腦之改良或技術之改良。然而在生物科技發明領域,其Alice/Mayo測試第1階段之分析,則須判斷是否涉及「自然界之物」、「自然法則」,強調與自然法則與自然界產物間之差異,或是屬於利用自然界法則;在第2階段尋找發明概念之分析,則強調新步驟,是否有新的結果,新的技術,新特徵出現?

美國聯邦上訴巡迴法院之重要案件

Sequenom v. Ariosa

2015年Sequenom v Ariosa案,涉及美國專利No.6,258,540之適格性判斷,本發明要求保護使用cffDNA的某些方法。該專利指導技術人員採取母體血液樣本,保留非細胞部分,以發明人所發現的遺傳物質,並確定父系遺傳序列作為區分胎兒和母體DNA。本項核心發現,可運用於檢測懷孕初期胎兒遺傳狀況的測試,該測試避免了對母親和胎兒都有潛在危害的危險侵入性技術,然而聯邦上訴法院卻宣告本件專利不適格。

法院認為在第1階段分析,發明人並未創造或改變cffDNA中編碼的任何遺傳信息,且無可爭議的是原有核酸的位置在件發明人發現之前已存在於自然界中。因此,本件專利之方法以自然現象開始並結束,所以標的直接指向自然界產生之物。

在第2階段之分析,法院也認為本件方法所附加之步驟係屬常規性之步驟,因此並不足將cffDNA的自然現象轉化為可獲得專利的發明的創造性概念。法院認為「對於涉及包含自然現象之方法,則方法必須新穎且有用的附加功能」。由於本案發明所提出之方法步驟,檢測父系遺傳cffDNA的方法,為已知、常規性,而斷定本件專利不適格。專利權人隨後上訴聯邦最高法院,而因最高法院拒絕審理而確定。

Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.,

2016年Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.,乙案涉及美國專利號7604929號專利(以下簡稱929專利)。本案的發明涉及生產成熟肝細胞純培養物的方法,以用於「測試、診斷和治療目的」。爭議專利相較於現有之技術中的肝細胞,由於先前技術,只能從肝臟切除或不可移植的肝臟的器官提供者獲得,並且其壽命相當短,且因可用性受限及不可預料性,因此導致肝細胞之培養相當不穩定,所以並不利於用於測試、診斷和治療之目的。

雖然已知冷凍保存之技術,足以保存肝細胞以供以後使用,但該方法具有局限性。這些侷限性包括將導致肝細胞之破獲,從而降低產量,且此種傳統之方法並不適合用於多供體之肝細胞池培養物之製備。然而,對於多供體之肝細胞池培養物之製備的有其必要,因為研究人員希望收集不同來源肝臟的肝細胞,而來自不同供體的肝細胞通常具有不同的代謝特性,因此有必要以建立近似於平均肝細胞的肝細胞製劑。由於傳統技術僅可以將肝細胞冷凍一次,然後必須使用或丟棄;然而本發明人發現,肝細胞群中的某些肝細胞可以多次冷凍和解凍並保持活力。因此929專利係涉及多重冷凍肝細胞之方法,涉及一種在冷凍後提供具有更大活力的肝細胞的方法。

在第1階段之分析,法院認為該技術之專利標的適格,並未指向自然法則(Law of Nature)。法院認為,肝細胞在多次冷凍循環中之存活的能力是一種自然法則,而本項專利之權利範圍非僅僅僅涉及冷凍循環中之存活的能力,而係指向一種新的有用的保存肝細胞的技術。法院進一步解釋,發明人必然發現某種肝細胞在多次凍融循環中存活的能力,但其所主張係一種生產多冷凍保存肝細胞的方法。因此,請求項的撰寫對於專利取得具有重大之影響,倘若發明人主張某一類型之肝細胞可以在多次凍融循環中存活,則因涉及自然界之產物而標的不適格。然而,在本案中,法院認為發明人利用他們的自然發現創造了一種新的以及改進的方法,來保存肝細胞供以後使用,因此並未指向自然界之物或自然法則。

上訴法院認為縱然無法判斷本件專利是否指向自然界之物,本件專利仍可通過第2階段之測試。因為本件專利改善傳統技術之缺點,延長肝細胞之存活率,並可供作日後使用,且不受限於冷凍之次數,因此改良先前之技術,具有發明之概念。

小結

以上二件案例發明人均發現細胞之特殊功能,均涉及自然界之物之發現,屬於司法例外之事項,須進行Alice/Mayo第1階段與第2階段之測試。然而Ariosa案,發明人所主張保護之標的其所涉及之檢驗方法並無創新,因此無法取得專利,而在CellzDirect則因為法院認定其所主張方法具有發明概念,因為改良過去傳統培養之方法,因而專利標的適格。由上述二個案件分析,發現有關生物性科技專利適格性之案例,與軟體專利適格性之案例有很大之差異性,例如在何種為生物科技的先前技術、何種技術屬於生物科技領域一般性或常規性之技術之判斷,相較於軟體專利適格性之判斷,生物科技領域的通常知識,似乎更須具備生物領域之專業知識,而非具備一般電腦常識即可判斷。


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誰是利害關係人---談日本無效審判請求人之適格
吾思/北美智權報 專欄作家
(本文作者為資深專利工作者)

去年(平成29年),日本知的財產高等裁判所(智慧財產高等法院)對於「平成28年(行ン)第10185A審決取消請求事件」作出了判決。從該判決中,展現出日本專利實務中對於特許無效審判的請求人的適格性的判斷是採實質認定而不僅僅是形式認定,並且可以藉以理解所謂的「參酌權利的內容以及請求人的事業內容,就個案做實質認定」的判斷邏輯。

前言

在台灣,對核准後的專利提出舉發時,舉發人的適格性很少成為問題的爭點。由於台灣的專利制度中已經廢除異議制度,舉發成為專利核准後主要的公眾審查途徑,因此舉發之提起,除了特定事由或特殊情況下應由利害關係人提起之外,原則上只要是專利權人本人以外的任何人都可以提起舉發。

台灣專利實務中,前述限定由利害關係人提起舉發的情形主要有兩種。其一,當舉發申請案所主張之事由係爭執「專利權人並非專利申請權人」、或「專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請」的時候,限定為只有利害關係人始得提起舉發。其二,專利權期滿或當然消滅後,得提起舉發者,僅限於對專利權之撤銷有可回復之法律上利益之利害關係人。至於是否為利害關係人?是否具有可回復之法律上利益?將於實體審查時依法審查相關之證明文件,依個案情形認定。

相對於台灣,日本特許(專利)制度中的無效審判(相當於我國的舉發制度)的請求人適格的限制要嚴格得多。原則上,特許無效審判的請求人必須是利害關係人,其中,對於日本特許法第123條第1項第2款規定的違反共同申請要件,或者是日本特許法第123條第1項第6款規定的冒認申請,更限定只有真正專利申請權人才能夠以此二事由提起無效審判請求。

依據日本的專利實務,特許無效審判的請求人究竟是否是利害關係人,必須參酌權利的內容以及請求人的事業內容,就個案進行實質認定。以下簡單介紹平成28年(行ン)第10185A審決取消請求事件的上述判決,藉以瞭解日本專利實務中對於特許無效審判的請求人的適格性的判斷方式。

日本的無效審判請求人適格的相關規定

依據日本特許法第123條第2項的規定,原則上只有利害關係人可以提出專利無效審判請求,其中,對於日本特許法第123條第1項第2款規定的違反共同申請要件,或者是日本特許法第123條第1項第6款規定的冒認申請,限定只有真正專利申請權人(有權獲得專利的權利者)才能夠以這兩種事由提起無效審判請求。

日本特許無效審判的請求人適格之規定,隨著修法而幾經變遷(參見下表一)。除了平成15年修法之後直到平成26年再次修法之前的一段期間是規定「任何人」都可以請求無效審判之外,其他的時候都要求必須是「利害關係人」才可以請求無效審判,即使是法律無明文規定的期間,在判例解釋上也是要求無效審判請求人具有利害關係人的資格。

雖然特許異議制度並非本文重點,但是,在表一中也列出特許異議請求人適格的規定,以供讀者參考。同為公眾審查手段的異議制度與無效審判制度,在制度設計上是有關連的,無效審判請求人適格和異議請求人適格可以說是互相配合的存在。從表一中可以明顯看出,平成15年修法之後直到平成26年再次修法之前的一段期間之所以規定「任何人」都可以請求無效審判,其實是因為在那一段期間中廢除了異議制度,因此才特別允許任何人都可以請求無效審判。當平成26年修法恢復了異議制度之後,無效審判請求人適格就又限制於「利害關係人」了。

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表一:日本特許無效審判、異議提起請求人適格性變遷 資料來源:作者整理
特許無效審判
(特許法123條)
特許異議提起
(特許法113條)
大正10年法
(西元1921年)
利害關係人及審查官任何人
昭和34年法
(西元1959年)
法律無明文規定
(判例上解釋為必須要利害關係人)
任何人
昭和62年法
(西元1987年)
平成15年法
(西元2003年)
任何人(廢除異議)
平成26年法
(西元2014年)
利害關係人任何人

那麼在日本現行特許法的規定下,於無效審判請求人適格的這件事情上,到底要符合哪些條件才算是利害關係人呢?

依據審判便覽的記載,所謂的「可以請求無效審判的利害關係人」,必須是法律上的利益或者對於其權利的法律地位受到直接影響者,或者是法律上的利益或者對於其權利的法律地位有可能受到影響者。無效審判請求人並不需要在審判請求書上特別記載其所具有的利害關係,審判請求書上也沒有特別設置用來記載利害關係的欄位。特許無效審判的請求人究竟是否是利害關係人,必須參酌權利的內容以及請求人的事業內容,就個案做實質認定。不過,一般來說,如果當事人沒有就無效審判請求人適格有所爭執的話,審理無效審判的合議體並不會特別針對這個問題進行調查。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》218期:誰是利害關係人---談日本無效審判請求人之適格


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新興市場的經濟隱憂
蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家
2016年以來,俄羅斯、委內瑞拉、中國、土耳其都經歷過和美國發生外交爭執,可以發現,這些國家後來都出現股匯雙跌的狀況,中國是全球第二大經濟體,具備相對較強的抵抗力,但俄羅斯、委內瑞拉、土耳其的經濟體質,就很難擋得住美國的貿易反制政策或者經濟制裁。

2016年初,國際油價大跌,全球通貨膨脹大幅走低,但是兩年過後,當時的低油價反而形成低基期,2017年和2018年的國際油價大反彈,逐漸的帶動全球通貨膨脹,物價成長越來越明顯,這也導致全球許多新興市場,阿根廷、土耳其、委內瑞拉、南非等國家的物價全面揚升,全球開始擔心新興市場的經濟體質,是否能撐得住經濟的動盪。

圖1:近兩年布蘭特原油價格變化

美國是全球最大的民間消費國,內需消費是美國的經濟成長主要動能,2017年以前,美國的整體通貨膨脹率(Overall CPI)低於扣除食物和能源的核心通貨膨脹率(Core CPI),因為低油價拉低了整體的通貨膨脹。但是等到2017年以後,局勢就逆轉了,因為國際油價的年增率大增,美國的整體通貨膨脹就拉高了,通貨膨脹一拉高,美國聯準會(FED)勢必得進行升息。

圖2:2014年至今美國通貨膨脹率變化

資料來源:https://www.newyorkfed.org

美國經濟好轉,帶動其他國家出口成長

美國總統川普(Donald Trump)上台以後,美國景氣表現非常理想,房價和股市持續上漲,就業人口持續創高,領失業救濟金的人口不斷的下降,景氣好轉,FED升息是非常合理的,實際是美國也真的一直升息,利率從0.25%調升到2.0%,美國的經濟好得可以撐得住升息,然後強大的民間消費成長,持續帶動美國進口,美國從全球各地擴大進口,等於又帶動了許多國家的出口成長,例如東亞的日本、中國、南韓、台灣都是受惠國。

圖3:近五年美元基礎利率(%)

但是持續攀升的通貨膨脹,對某些國家來說,未必是好事,例如歐亞交界處的土耳其,就面臨龐大的經濟危機,2018年的通貨膨脹率逼近16%,遠超越已開發國家的2%溫和通貨膨脹水準。物價年增率16%的國家,會吃掉這個國家的所有經濟成長,GDP成長表現很普通的土耳其,面對逼近16%的通貨膨脹率,如果讀者是土耳其的央行,你會怎麼做?

圖4:近五年土耳其通貨膨脹率(%)

圖5:近5年土耳其每季GDP成長率(%)

毫無疑問的一定會進行升息!土耳其確實要升息,但利率應該提升到多高呢?土耳其央行把利率大幅拉抬到逼近18%,比通貨膨脹還高,目的就是為了抑制惡性通貨膨脹,但是超高的利率,未來數個月內,一定會對土耳其企業造成龐大的融資和貸款負擔,失業率和失業人口一定會明顯揚升,因為這利率超出土耳其整體經濟的負擔了。

土耳其同時面對惡性通貨膨脹和高失業率,央行的貨幣政策一定會進退不得,對於金融市場來說,投資人就會預期風險而事先避開土耳其的股市,土耳其的國際帳、經常帳赤字和高負債,本身就沒啥談判籌碼了,土耳其政府面對美國這全球最大的經濟強權,在貿易和外交的談判產生高度敵對性,市場自然會更加擔心。

圖6:近五年土耳其利率(%)

圖7:2008年至今土耳其失業人口變化(單位:千人)

體質不佳的新興經濟體,風險越來越高

事實上,就算沒有和美國起衝突,國際帳務赤字或負債太高的經濟體,早晚也會出現金融危機,因為美元不斷的升息,如果貨幣政策的轉變速度跟不上,負債比重一揚升,熱錢自然會流出該國,股市重挫,匯率貶值,資本撤離所產生的副作用,基本上都會出現。

除了已經出現問題的國家,印度、阿根廷和南非,這三國的風險也相當大,因為經常帳逆差實在頗大,美國景氣持續好下去,FED持續升息,這些國家的匯率後續勢必會出現巨幅貶值,萬一美國景氣從巔峰轉為走下坡,民間消費和進口成長驟減,全球景氣轉為衰退,這些國家還是會受影響。也就是說,這些經濟體質較差的新興市場,逃不開景氣循環末期的宿命。

按照以往的經驗,全球景氣成長告一段落,即將進入盤整期時,這些新興市場往往是率先發難的目標,這也給全球政府一個示警,當這些新興市場逐漸撐不住美元連續升息時,政府們也要意識到,景氣榮景不會一直擴張下去,繁榮和蕭條是相輔而生的,2018年美國FED釋出的訊息顯示,美元還會至少升息兩次,但是等到2019年,如果FED沒有再明確提出美國適合升息的訊息時,那麼各國政府就要小心一點了。


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5G時代中,台灣的新商機、新危機與新轉機
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
隨著5G技術標準逐漸出爐,許多相關的應用也將浮出水面。不過,幾個主要的產業區塊,還是被外國大廠囊括,身為傳統IT製造大國的台灣,在5G當中還有哪些優勢呢?

本刊在前期文章(5G已是全球進行式,台灣要急起直追)曾經報導,5G最快在一年半之後,就會在全球正式上路。屆時,網際網路的傳輸速度、品質乃至於滲透規模,都將顛覆你我從3G、4G時代建立的認知,許多新應用將相伴而生,但新型態的網路威脅,也不可避免地一起出現。

因應即將到來的5G新時代,在今年8月2日舉辦的ITRI ICT Tech Day中,工研院資通所首次對外展示了數項研發已久的5G相關技術。資通所所長闕志克強調,「這些技術都具備全球競爭力,而且是已經發展得相當成熟,具備商品化條件的。」

圖1:第三屆ITRI ICT Tech Day在今年8月2日舉辦。左起為:Soracom CEO玉川憲、台灣雲端物聯網產業協會理事長徐爵民、行政院科技會報辦公室主任秘書蔡志宏、工研院資通所所長闕志克、KDDI株式會社本部長藤井彰人、NVIDIA VP Marc Hamilton

照片來源:工研院

應用1:App Streaming

你一定有這種經驗:手機裡下載的App數量不知凡幾,但每天會使用的就是那幾個。原因很簡單:有些App是因為臨時需要才下載使用,或是趕流行而跟著別人下載,或單純因為沒時間、沒想到而漸漸少用……總之,一個不可否認的事實是,手機上大多數的App,都被我們打入冷宮了。

闕志克指出,這種App Fatigue現象不只存在於使用者身上,對開發者的影響更大。「每個手機品牌內建的作業系統,即使都是用Android平台還是有差異,App在上架前都需要再調整測試,」他指出,為了讓App在不同的系統中都能順暢運作,開發者還得再花力氣進行測試調校。

為了解決這個難題,闕志克提出了App Streaming的概念。「我們希望打破傳統Download and install的概念,改成Try before install」,他解釋,App Streaming就是把所有的App都放在雲端上,需要使用時透過終端設備連回雲端系統操作,再把運行結果回傳到使用者端;同理,開發者也可以在不同硬體架構的雲端系統上測試App的相容性,增加開發效率。

圖2:App Streaming打破下載/使用的操作習慣,把App集中到雲端系統進行運算處理

資料來源:ITRI ICT Tech Day,工研院,018/8/2

換句話說,既然網路傳輸速度又將大幅躍升,過去移動裝置所擔負的運算任務,可以藉此轉換給更強大、更有效率的雲端系統上。「我們相信,這對於長尾當中的利基型App很有幫助,」闕志克指出,例如各縣市的在地型App,或者百貨商場的導覽型App,都是消費者平常根本不可能開啟,只有在特定時間與地點才有使用需求;「這些App如果放在雲端上,消費者到達這些地方後再提醒他們使用,就可以很適時地滿足他們的需求。」

應用2: Program whitelisting

網路世界的規模越來越龐大,就代表資安的威脅越來越高;尤其在物聯網時代,生活周遭每個物品都可能是被駭客入侵的小型電腦,如果不能有效防範,潛在危害恐怕比過去的電腦病毒更加嚴重。

「駭客攻擊行為的本質很簡單:他們先找出系統的漏洞,塞一小段程式碼進來,再透過這個小程式下載惡意軟體,對整個系統造成損害,」闕志克分析,要防堵駭客攻擊,不外乎從五個層面下手:打造毫無缺點的軟體系統、使被插入的小程式無法運作、隔絕下載惡意軟體、使惡意軟體無法運作、還有偵測惡意軟體造成的損害。

圖3:防堵網路駭客攻擊的五個層面

資料來源:ITRI ICT Tech Day,工研院,018/8/2

「我們平心而論,沒有任何系統是真正無懈可擊的,難免會有漏洞;而如果損害已經造成,偵測出來也只能進行彌補,」闕志克表示,在這樣的條件下,唯一有效的防堵方式,就是讓系統即使下載了惡意軟體,也用白名單(Whitelist)的方法,讓它無法順利運作。他解釋,相較於負面表列的黑名單機制,白名單的限制更多,「只有被我事先指定的程式才能運作,其他沒被指定的通通動不起來。」

這樣的限制,也正適合將來物聯網系統中,擔負特定目的的連網設備。「而且我們設計的白名單不只一層,」闕志克補充,除了可以事先指定可運作程式,還可以嚴格限制每個程式使用的通訊接口、檔案和設備,進一步防堵資料外洩;如果這些程式的系統呼叫(system calls)內容或者控制傳輸(control transfers)模式與程式原始碼不一致,一樣會被喊停。總而言之,就算系統不幸被惡意軟體入侵,還是有辦法不造成任何損害。

現代科技進展速度之快,已經不能再用「一日千里」來形容;不過,許多過去只存在於想像當中的可能,或者根本想像不到的危機,也因為科技進步有了實現的機會。因此,對於與科技進步伴隨而來的威脅也得戒慎恐懼,才能安然享受科技帶來的好處。


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吳碧娥╱北美智權報 編輯部
近年來國際間人才搶得兇,兩岸營業秘密(大陸稱之為「商業秘密」)紛爭不斷,台商要在兩岸進行營業秘密維權,各有難解之處,若談到共通點,就是立案不易。台灣的情況好一點,營業秘密案件會有調查官協助蒐集證據,在大陸不但要先申請鑑定,可能付出人民幣上百萬元代價,還不見得能成功立案!

圖一、「2018年亞太營業秘密高峰論壇」,邀請各地專家分享法制概況與實務。

圖片來源:巨群

台灣營業秘密法曾在2013年1月30日進行過一次修正,增訂侵害營業秘密的刑事責任,並加重領域外使用的處罰,但從2014年統計至今年8月,營業秘密起訴的刑事案件共計38件,其中32%被判有罪、29%無罪,占最多數的還是不受理案件(39%),因為雙方以和解收尾。而在有罪的判決中,僅有2件的刑度超過6個月,由此推論,雖然營業秘密法把犯罪刑度拉高,但法院在審理時只當作武器使用,真正重罰的情況並不多見。

圖二、台灣2014∼2018年營業秘密起訴之刑事案統計

圖片來源:2018/8/17「2018年亞太營業秘密高峰論壇」,賴安國簡報

目前只有在法院審理階段,才能核發秘密保持命令,但營業秘密多半是高科技案件,進入到檢察官手上時,需要相關專家甚至告訴人的協助,被告抗辯時也會提出許多技術證據,偵查程序中的資料也需要閱覽限制及保密令,因此在2018年的營業秘密法修正草案中,立委版本提議增訂「偵查內容保密令」,避免產生營業秘密二次外洩。

目前只有在法院審理階段,才能核發秘密保持命令,但營業秘密多半是高科技案件,進入到檢察官手上時,需要相關專家甚至告訴人的協助,被告抗辯時也會提出許多技術證據,偵查程序中的資料也需要閱覽限制及保密令,因此在2018年的營業秘密法修正草案中,立委版本提議增訂「偵查內容保密令」,避免產生營業秘密二次外洩。

表一、台灣內容保密令相關規定 資料來源:2018/8/17「2018年亞太營業秘密高峰論壇」,賴安國簡報
現行規定「法院審理時」之秘密保持命令智慧財產案件審理法第11條至第15條
立委版修正草案「偵查時」之保密令修正草案第十四條之一:「檢察官偵查營業秘密案件認有必要時,得依職權核發偵查內容保密令,…偵查內容保密令之核發辦法由法務部定之。」

在日前舉辦的「2018年亞太營業秘密高峰論壇」中,巨群國際專利商標法律事務所所長賴安國分享台灣營業秘密訴訟中的難點,他認為除了技術判斷上有困難度、證據取得又不易,還要兼顧雇主與員工兩造或三造(新東家)的利益,如何兼顧平衡是學問。營業秘密案件的調查進度非常緩慢,因為審查的過程中必須顧及原告與被告的保密需求,否則被告方的公司資訊有可能因不當揭露而被原告得知;或是權利人的營業秘密隨著審查過程外洩出去,就算打贏官司也失去意義。

圖三、企業在營業秘密訴訟的難點

圖片來源:2018/8/17「2018年亞太營業秘密高峰論壇」,賴安國簡報

台灣營業秘密調查:保密需求高、審理閱卷耗時

賴安國以過去一件營業秘密案件為例,從送進法院到完成閱卷,就花了一年半時間,程序繁雜可想而知。企業在提告時若能先把部分細節先自行釐清,可以降低閱卷審理的時間。法院應核發秘密保持命令給雙方當事人及律師,要求不能將審查過程中揭露的資料作訴訟外的使用。對於需要保密的訴訟資料,賴安國建議另外裝袋,並在袋上以顯眼文字註明「要保密」,最好是連紙本都不要印出來,改以加密的光碟取代。

圖四、營業秘密案件調查如何兼顧兩造的保密需求

圖片來源:2018/8/17「2018年亞太營業秘密高峰論壇」,賴安國簡報

在大陸商業秘密發展現況方面,則由世一企業管理(深圳)有限公司總經理吳毅勛分享大陸商業秘密實務上的痛點。根據大陸《反不正當競爭法》第9條規定,商業秘密是指「不為公眾所知悉、具有商業價值並經權利人採取相應保密措施的技術信息和經營信息」。吳毅勛表示,在大陸商業秘密維權主要會遇到問題,是刑事案件立案前必須鑑定「秘密性」,企業需把具有「密點」的文件交付鑑定,然而在訴訟前的鑑定工作,實務上仍存有很大分歧。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》218期:維權難、立案更難!兩岸營業秘密的難點與對策



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