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2019/09/26 第306期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 中國專利變局:專利法修正延宕,法院與國知局角力浮上檯面
   
法規訴訟 CAFC確認專利授權協議中的「合意管轄條款」可阻擋日後提起之PTAB複審程序
   
深入報導 數位平台能解決台灣文創產業的困境嗎?
   
研發創新 《SEMICOM Taiwan 2019-1》半導體產業遍地開花 跨域合作勢不可擋
   
智財管理 淺談日本專利年費逾期繳納之正當理由的認定
   
 
中國專利變局:專利法修正延宕,法院與國知局角力浮上檯面
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
自2008年中國大陸專利法完成第3次修正,距今已有10年時間。若是根據7、8年一次大修正的慣例,應該早在2016年前後完成第四次修正,但這項修法工作拖延了四年還沒完成,在立法程序非常講求效率的中國大陸,可說十分罕見。

「現在看到的版本,未必就是最後的定稿,」北京律盟知識產權代理有限責任公司資深顧問林斯凱指出,第四次修正中的爭議比過去都大,不但企業界各自有不同的聲音,連政府部門之間都難以產生共識,導致立法期程一拖再拖,「現在誰也不敢說,什麼時間之前一定可以完成立法。」

舉例來說,2018年底中國國務院提出的《專利法修正案(草案)》,就與2015年國知局的版本大相逕庭,除了職務發明創造的利潤分享、法定賠償數額計算與懲罰性賠償制度外,最重大的改變,還是與專利權實施最密切相關的行政執法以及許可制度。

三年內歷經多次討論,中國專利法仍未能完成修改

2015年時,還列在修法草案內的默示許可,到2018年已經完全消失。「對這部分條文反對最厲害的,就是華為、中興這些握有大量標準必要專利(SEP)的科技公司,」林斯凱指出,當初的默示許可制度,要求參與標準制定的專利權人,必須主動揭露其擁有的標準必要專利,否則將視同允許第三方使用;若雙方對於許可使用費無法達成協議,可以由專利行政機關(國知局)進行裁決。

圖1:對於中國大陸專利法修正案中的默示許可制度,華為是最有力的反對者之一

換句話說,在默示許可制度下,SEP的專利權人對於許可對象以及許可費用,都會受到國知局牽制,這對於掌握了許多5G專利的華為、中興通訊,當然得盡全力抵制。繼之而起的,則是對於開放許可制度的再修正。林斯凱解釋,這套制度起源於歐洲,使專利權人可以用書面方式向國知局聲明,願意對許可任何人或企業實施專利,並同時公告許可使用費支付方式;而在2018年的新草案中,則進一步要求若標的是實用新型或者外觀設計專利,專利權人還必須附上專利權評價報告,才能提出開放許可聲明。

行政執法欲擴權,司法部門強力反對

問題更大的是行政執法的相關條款。本刊曾經報導過,國知局的行政執法措施,可說是世界各國中獨一無二的制度。一般來說,專利權人要透過國家力量行使專利權,都得向法院提起侵權訴訟;但在中國大陸,還可以向縣級以上知識產權主管機關請求處理「專利侵權糾紛」。換句話說,在中國大陸,無須法院審判,專利權也能獲得伸張。

從數據來看,行政執法確實愈來愈受到專利權人歡迎。林斯凱指出,早期行政執法案件以假冒專利為主,「我明明沒有這項專利,卻跟你說專利是我的,要你付許可費用」,不需要複雜的分析就能認定事實,但隨著專利的授權量愈來愈高,侵權類案件也愈來愈多,不到十年的時間內,假冒專利案件的年度結案量就從2010年的728件激增到4萬件以上,侵權糾紛案件也從712件暴增到3萬3千件(圖2)。

圖2:2010~2018年間中國大陸專利行政執法(侵權糾紛與假冒專利)案件結案量變化

資料來源:http://www.cnipa.gov.cn

在2018年的草案版本中,更在行政執法上賦予行政部門更多的權限,允許其對侵犯專利權的行為進行詢問調查、查閱複製、現場檢查、物品檢查以及查封扣押,幾乎與犯罪偵查手段無異。「這些權力,原本是只能用在假冒專利案件的,但這一次行政部門想透過修法,擴張到侵權糾紛上,」林斯凱分析。

由於這些行政執法手段事前無須經過司法審查,只要行政部門單方面認定後即可實施,對於被控侵權人的權益侵害太大,林斯凱指出,最高人民法院的法官就明顯持反對態度。「在過去,國知局會覺得專利案件有技術門檻,法官不懂技術,所以案件審得慢,判賠金額又低,所以才需要行政執法,」林斯凱補充,但近幾年最高人民法院不但推出關於審判專利案件的司法解釋意見,又積極建立知識產權的專門審判體系,「現在的法官在專利案件上也愈來愈專業了,當然不樂見行政執法繼續壯大。」

林斯凱研判,這項行政執法擴權的條文,最終很可能因為司法部門的激烈反彈而被撤回;但雙軌運作的專利維權制度未來仍為持續運作,而司法與行政間的摩擦,日後也可能日益擴大。這將是專利法修法進程之外,最值得關注的中國大陸專利趨勢。


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超低資金使用成本造成的社會現象

 
CAFC確認專利授權協議中的「合意管轄條款」可阻擋日後提起之PTAB複審程序
Johnny Chen/北美智權報 專欄作家
(本文作者為北京科技大廠專利總監)

先前曾經在《簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審?-Dodocase VR v. MerchSource案》一文中提到,加州北區地方法院於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中,雖然裁定專利授權協議中的「不可挑戰條款 (no-challenge clause)」為不可實施,然而認同了專利授權協議中「合意管轄條款 (forum selection clause)」的效力,要求被許可人MerchSource撤回於專利審理暨訴願委員會(PTAB)提起的Inter Partes Review (IPR)複審程序。本文將接著介紹本案的最新進展:MerchSource將此裁定上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)後,CAFC於今年(2019) 4月份下達判決、最終維持地院結論,認定專利授權協議中的「合意管轄條款」應延伸包含PTAB複審程序,因此MerchSource必須對PTAB進行中的相應IPR複審程序主動提出撤回申請,而最終PTAB也接受了此撤回申請,於日前 (2019年8月) 終止了相關IPR複審程序。

前情提要

專利權人Dodocase將三件VR頭戴式設備的美國專利授權給MerchSource。一年後,MerchSource認為Dodocase並沒有積極維護專利權、加上認為授權之專利應為無效專利,因此停止支付權利金。隨後專利權人Dodocase提起訴訟、主張MerchSource違反授權協議,接著MerchSource在PTAB分別對三件授權專利提起IPR複審程序。

由於此授權協議中具有「不可挑戰條款no-challenge clause」(即被許可人不可對被授權之專利提出有效性挑戰之限制條款)、以及「合意管轄條款forum selection clause」(本協議約定所有的爭議應受San Francisco 或 Orange Counties法院管轄),因此Dodocase認為MerchSource提起之IPR複審程序之舉動已經違反協議X容,故對法院提出臨時禁令的動議 (motion for temporary restraining order or preliminary injunction),要求MerchSource撤回IPR複審申請。

加州北區地方法院最終裁定授權協議中的「不可挑戰條款」為不可實施,然而認同「合意管轄條款」之效力,認定PTAB對於本案爭議不具管轄權,因此要求MerchSource必須撤回於PTAB進行中的IPR複審程序。隨後MerchSource對此裁定提起上訴至CAFC。

對於本案之後續,關注點除了CAFC是否認可地院的「合意管轄條款能阻擋PTAB複審程序」結論之外,還有就是如果CAFC維持了地院判決,PTAB是否會同意讓請願人(即被授權人)主動根據此裁定結果撤回此PTAB複審程序。

CAFC認定結論及其理由

CAFC最終維持地院結論,認定專利授權協議中的「合意管轄條款」效力應延伸包含PTAB複審程序,故同意Dodocase提出的臨時禁令之動議申請,要求被授權人主動撤回PTAB複審程序。CAFC對於臨時禁令的四個判斷要素 (勝訴的可能性、難以彌補的損害、雙方損害權衡、公共利益)是這麼認定的:

  • 專利權人勝訴的可能性 (likely to succeed on the merits):
    CAFC引用了Texas Instruments一案判決結論:「授權協議的適用法律條款不僅限於與授權相關的問題,如授權金額、協議期限、和交叉授權…考慮到專利侵權糾紛確實源於授權協議…因此,與任何專利授權協議一樣,本案例中的適用法律條款必須涵蓋與專利問題有關的爭議」,考慮到Texas Instruments一案訴爭授權協議中的「合意管轄條款」與本案授權協議中的條文很相似(都是使用類似於本案授權協議中的「any dispute arising out of or under this Agreement」文字),因此CAFC判決本案適用Texas Instruments一案結論、授權協議中的「合意管轄條款」效力範圍應包含PTAB複審程序,故專利權人勝訴的可能性更大一些。
  • 若不給予臨時禁令、專利權人可能遭受難以彌補的損害 (likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief):
    CAFC同意了地院觀點,即認同Dodocase提出之「若不給予臨時禁令,作為小公司的Dodocase難以負擔地院和多個複審程序同時進行」主張,換言之若不給予臨時禁令、專利權人確實可能遭受難以彌補的損害。另外從這個判決角度也能看出,對於主張臨時禁令中的難以彌補損害要素之判定,小公司相較於大型企業、還是佔有先天的認定優勢。
  • 專利權人與被告之間的損害權衡 (the balance of equities tips in his favor):
    雖然MerchSource主張「若給予臨時禁令,由於35 U.S.C. § 315(b)規定的起訴後一年時效限制(one-year time bar),將造成MerchSource再也無法對訴爭專利提起PTAB複審程序」,但是CAFC認同地院觀點:「雙方自由簽訂的協議,不應事後主張執行上的困難」,故損害權衡之後,更應偏向給予臨時禁令。
  • 公共利益的考量 (an injunction is in the public interest):
    CAFC同意了地院觀點,認為即使MerchSource不能提起PTAB複審程序,仍可以在地院中提起可專利性挑戰,另外與本案無關的第三方也不受本案臨時禁令限制、可對訴爭專利提起PTAB複審程序,因此即使給予臨時禁令也不會對公共利益造成不良影響。

    由於以上四個判斷要素都傾向於同意專利權人Dodocase的臨時禁令申請,因此CAFC最終維持地院給予臨時禁令之結論,並要求MerchSource必須針對PTAB進行中的相關IPR複審程序主動提出撤回申請。隨後PTAB也接受了MerchSource主動提出的複審撤回申請、終止了相關IPR複審程序。

結論

由本案可以瞭解到,對於專利授權人來說、若日後不希望遭到被授權人於PTAB提起複審程序,相較於「不可挑戰條款」的不確定性、「合意管轄條款」能夠起到更好的阻擋效果。因此於專利授權協議中,專利權人應特別注意加上合意管轄條款的限制。

然而另一方面、對於專利被授權人來說,若授權協議中存在「合意管轄條款」、尤其是限定排除PTAB適用的法律或區域就非常不利了,如未來與專利權人撕破臉後提起PTAB複審,則很可能如本案一般被法院強迫撤回PTAB複審程序。因此若可能,被授權人可以和專利權人協商、如專利權人擔心日後被提起PTAB複審、則可以僅加入「不可挑戰條款」而不加入排除PTAB適用的法律或區域之「合意管轄條款」(雖然授權協議的談判中被許可人常為弱勢的一方、但說不定專利權人沒讀到本案例、就有同意的可能性)。畢竟協議中若只有「不可挑戰條款」而沒有「合意管轄條款」的情況下,被授權人在證據開示(Discovery) 程序之前、仍有很大機會能提起PTAB複審程序的。


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中國專利變局:嚴打不正申請,國知局使出兩招殺手

從沙龍到法院 ─ 併購協商前後保護智財權的教戰守則

 
數位平台能解決台灣文創產業的困境嗎?
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
對於文創產業來說,通路不僅是文創產品的銷售平台,更是共創產業鏈的合作夥伴,文創產業的最後一哩路,就是透過通路平台拉近和消費者的距離。聯合數位文創有.設計uDesign總監林倫慶指出,台灣文創產業大部分為微型企業,大部分業者缺乏推展國際市場的能力,如何利用新型態技術和數位平台資源,將是文創商品銷售決勝點。

圖一、聯合數位文創有.設計uDesign總監林倫慶分享「談文創產業通路平台的數位決勝點」
吳碧娥/攝影

台灣文創以微型企業為主、僅一成外銷

台灣85%的文創企業資本額在新台幣500萬元以下,有三成企業成立未滿五年,大部分是微型產業。從整體營業額觀察,台灣文創產業的家數成長幅度大於營業額成長幅度,2017年平均每家廠商營業額較2016年度微幅下滑0.31%,平均每家廠商年營收額為1322萬元;若從經營年數觀察,成立以20年以上的廠商平均營業額最高,每家約為2,275萬元。就營業額角度來看,六都營業額占比總計高達九成,依序分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市及台南市。

圖二、台灣文化創意產業概況
圖片來源:2019/9/17「新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會」,林倫慶簡報資料

根據文化部統計,文創產業佔台灣GDP的4.5%,整體文創產業仍以內需市場為主,只有一成比例為外銷。財稅資料所統計資料顯示,產品設計產業、數位內容產業、創意生活產業、工藝產業以及設計品牌時尚產業的外銷比重,高於台灣整體文創產業。由於台灣文創產業大部分為微型企業,缺乏推展國際市場的能力,如何透過新型態技術和數位平台資源輔導,將是文創商品銷售很重要的一環。

表一、2017年台灣文化創意產業之內外銷比率
資料來源:2018台灣文化創意產業發展年報

結合電商與文創的數位平台

聯合報系於2011年跨足電子商務事業,2014年7月成立「有.設計uDesign」,2017年結合「有.設計uDesign」、「活動部」、「udn售票網」,正式成立聯合數位文創,投入台灣文化創意產業發展。聯合數位文創將過去十多年藝術展演與活動策展經驗、結合設計電商平台、售票服務、以及原創圖文IP培育計畫,打造帶向國際舞台的台灣文創產業生態鏈。

圖三、聯合數位文創營運範疇
圖片來源:2019/9/17「新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會」,林倫慶簡報資料

為發展台灣原創IP與角色圖文創作內容,聯合數位文創在2017年設置IP授權發展中心,培育台灣新銳插畫家與創作者。udn Licensing IP授權發展中心為「國際授權協會」(LIMA)的正式會員,主要服務包含圖像經紀、圖像授權、異業結盟、資源媒合、國際展會,提供圖文創作者完善產業資源與市場發展策略,協助創作者建立品牌並接軌國際市場創造實際收益,udn Licensing成立第一年即執行文化部Fresh Taiwan圖像授權國際參展計畫,協助帶領台灣原創品牌參與上海、香港及東京展覽,協助媒合和經紀。

圖四、IP授權發展中心營運模式
圖片來源:聯合數位文創

其中,「有.設計uDesign」為一設計媒體結合電子商務之文創平台,以「購.設計」、「閱.設計」、「主題精選」、「限時集購」四大主軸,圍繞在設計類文創商品上,並提供產業資訊、國內外設計趨勢、引進國外商品到台灣,協助台灣業者了解現在國際上設計商品的趨勢。

圖五、有.設計四大營運主軸
圖片來源:有.設計官網


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2019年上半年12個品牌、37款大陸手機大盤點

《SEMICOM Taiwan 2019-2》受記憶體市場疲軟及貿易戰影響 半導體產業2019年不如預期 2020有轉機

超低資金使用成本造成的社會現象

 
《SEMICOM Taiwan 2019-1》半導體產業遍地開花 跨域合作勢不可擋
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
一年一度的國際半導體盛事SEMICON Taiwan國際半導體展已於9月20日完滿落幕,為期3天的展會除了是台灣半導體界的盛事外,也是國際半導體業界矚目的焦點。最近幾年由於終端市場疲軟,沒有具代表性的殺手級應用 (killer application)支撐,再加上貿易戰的影響,以致上游半導體市場也相對低迷,缺乏成長動能。然而,到了2019年第4季,似乎看到了多線曙光。是的,不是一線曙光而是多線曙光,因為隨著AI相關應用興起,包括智慧製造、智慧駕駛、智慧家居等等應用已成為廠商的重點發展項目,而在發展的過程中,半導體的角色舉足輕重。由於AI的終端應用多為尖端科技,因此對半導體元件的要求也相對嚴格,對先進製程、先進封裝技術、創新半導體材料的需求也應運而生。可預見半導體產業於2019年已有遍地開花的跡象,預見到了2020年更是勢不可擋。為了讓讀者徹底了解半導體產業發展的趨勢及商機,北美智權會於兩刊期分別刊出【SEMICOM Taiwan 2019】系列報導。

【SEMICOM Taiwan 2019】開幕典禮邀請到行政院副院長陳其邁、美國在台協會(AIT)處長、經濟部部長以及其他政府官員與產業高階代表出席。SEMI全球總裁暨執行長 Ajit Manocha在致詞時表示, SEMICON Taiwan不僅是一個展覽活動,它更有助於證明SEMI這個平台可以賦予產業更多的價值,如人才發展計劃以及成立SEMI智庫,將業界意見領袖與專家人才聚集在一起,以規劃創新的未來。照片來源:SEMI

為期3天的SEMICON Taiwan 2019 (9月18日~20日)展會以「Leading the Smart Future」為主軸,與「高科技智慧製造展」、「SiP系統級封測國際高峰論壇」、「SMC策略材料高峰論壇」等同期同地舉辦。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,5G行動通訊、AIoT、高速運算等技術驅動半導體產業加速導入智慧製造、智慧汽車、智慧數據與智慧醫療等領域,因此今年SEMICON Taiwan展會分別針對此四大智慧應用領域規劃相應的展區及論壇:

  • 智慧製造:今年「高科技智慧製造展」升級為獨立展覽,與SEMICON Taiwan同期同地展出,以「啟動高科技製造數位轉型」為展覽核心,聚焦人工智慧加值的製造與資安策略,微軟、日月光集團等大廠首度參展。其中「SMART Manufacturing Journey」智慧製造未來展區以及數十場免費的Meet the Expert專家演講,實際帶領參觀者體驗進入通往數位轉型的旅程。
  • 智慧汽車:汽車電子的發展前景看好,成為半導體供應鏈的兵家必爭之地,SEMI今年也特別針對智慧汽車的應用在「化合物半導體創新應用館」、「智慧汽車專區」等首度在展館現場展出BMW i3s純電車、i8 Coupe以及Audi e-tron等新款電動車,讓參觀者可以透過實際的展示一窺半導體產業在未來智慧汽車的多元應用。
  • 智慧數據:今年規劃了「智慧數據國際高峰論壇」、「量子電腦:預見未來運算世界」兩場探討智慧數據應用與創新運算架構的新論壇,邀請到Facebook、Mentor、ARM及Qualcomm等各領域菁英學者與專家,深度剖析如何透過新的運算平台與AI晶片設計實現全面數位化的智慧未來。
  • 智慧醫療:今年「智慧醫療科技論壇」將聚焦人工智慧輔助的醫療新技術與跨界合作激發的無限商機,邀集醫療院所、軟體供應商、研究機構與醫材新創公司等齊聚一堂,共同探討未來智慧醫療科技的潛能與商機。

聚焦:智慧汽車、異質整合、先進封裝

除了展覽及研討會外,今年SEMICON Taiwan展會期間,SEMI與政府、跨產業公協會合作,舉辦了兩場具里程碑意義的活動。第一個活動是攜手工研院、新竹市政府共同簽署「開放場域自動駕駛系統運行平台備忘錄」,宣示新竹市將成亞洲第一個允許自駕車開放試驗場域;此外,也與社團法人台灣永續供應協會 (TASS) 共同號召共15個產業公協會,於今年SEMICON Taiwan舉行了「15T台灣永續供應循環經濟聯盟啟動儀式」,正式宣示藉由聯盟的籌組,將台灣落實循環經濟的成果推向國際市場,以發掘更多永續商機。

此外,與SEMICOM Taiwan同期舉辦的「SiP系統級封測國際高峰論壇」、「SMC策略材料高峰論壇」,以及今年首度粉墨登場的「先進測試論壇」,分別呈現後摩爾定律時代異質整合技術的機會與挑戰,分別有來自高通(Qualcomm)、日月光、以及專注於發展異質整合技術藍圖的HIR等的技術專家發表寶貴意見。而在智慧汽車的高峰論壇則邀請到奧迪(Audi)及蔚來汽車(NIO)的代表擔任講師。其中,奧迪的講師Robert F. Brown坦言是來台灣找合作伙伴的,而蔚來汽車的創辦人之一鄭顯聰則是把第一次演講的經驗獻給了SEMICOM Taiwan。

此外,今年SEMICON Taiwan首次針對異質整合、化合物半導體全新規劃兩個創新互動展區,日月光、中華電信、矽品、聯發科、瑞昱、台達電、茂矽、漢磊、嘉晶、穩懋、GaN Systems、IQE等多家廠商首次參展,針對5G晶片設計、先進封裝、矽光子等異質整合技術,以及3D感測、光達/雷達、powertrain、EV charging等化合物半導體展示市場新興應用;另Audi及BMW也首次在展場展出E-tron、i3s純電動車,讓參觀者可以實際體驗半導體在智慧汽車領域的多元應用。

針對智慧汽車、異質整合、先進封裝的主題,北美智權於下一刊期會有系列報導。


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電商體驗服務發展四大型態:新內容、新通路、新社群、新智能

淺談全球GUI設計保護的法制政策和實務策略

數位時代盜版電影的量刑問題

 
淺談日本專利年費逾期繳納之正當理由的認定
吾思/北美智權報 專欄作家
(本文作者為資深專利工作者)

雖然說日本近年來已修法放寬特許復權的條件,但是實務上日本特許廳和法院對於「正當理由」的認定仍是相當嚴格的。令和元年(2019年)6月,日本特許廳特別頒布了「遲誤期間後之救濟規定相關基準」(期間徒過後ソ救くW定ズ係ペヮユЭьユ⑦),藉此讓社會大眾可以預見在何種情況下救濟會被認可,在該基準頒布的同月,東京地方法院作出了關於遲誤年費繳納期限之救濟的判決--平成30年(行ヨ)第424號事件的判決,本文藉由介紹此判決,帶讀者一窺日本遲誤年費繳納期限的復權程序中對於「正當理由」要件的認定方式。

在前一期文章(暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟)中提到,依據日本特許法,取得特許後的最初1到3年的年費是在申請領證時一次付清的,而第4年以後的各年的年費則需在前一年年費到期日(以下稱之為「到期日」)前繳納,未能在前述到期日前繳費者,如果在前述到期日後6個月(以下稱之為「補繳期限」)內補繳年費並額外繳納附加費,則可以使得一度失效的權利權回復,但如果逾補繳期限仍未繳費的話,專利權將溯自前述到期日後消滅。

超過補繳期限仍未繳費的情況下,若專利權人有「正當理由」,則可以在超過補繳期限後1年內並且在造成遲誤之事由消滅日起2個月內,提出補繳相關費用,如此才可以回復已消滅的專利權。日本目前採取的「正當理由」要件較我國採取的「非因故意」要件要嚴格許多,不過這個「正當理由」要件已經是經過(平成23年法律第63號之)修法放寬後的結果,在修法之前採取的是更為嚴格的「不可歸責於申請人(權利人)之事由」的主觀要件。

平成30年(行ヨ)第424號判決的事實概要

本案的原告為特許第4637825號的專利權人,其已將專利年費繳納的業務委託給專利事務所代管。但是,在上述特許應該要繳納第4年的年費時,卻因為專利權人對於專利事務所的年費繳納指示不明確,而使得應繳納的年費沒有如期繳納,也未在補繳期間內繳納,導致該特許因此消滅。

當專利權人發現特許已經消滅時,即基於特許法112條之2的第1項的規定想要補繳費用並請求復權,整個事件的主要爭議點在於,專利權人是否是因為正當理由而遲誤年費繳納。

特許廳不認為該專利權人之遲誤年費繳納具備正當理由,因此未准予復權。專利權人在對於特許廳未准予復權的處分,依「行政不服審查法」,向特許廳長官提起不服救濟也未獲得平反後,遂向東京地方法院提出訴訟。

原告的主張

在提出訴訟時,原告(專利權人)主張的要點在於,專利權人已經盡「洪荒之力」選擇了全球專利事務所當中排名優良的專利事務所,並將年費繳交的業務委任給該專利事務所,所以對於專利年費的繳交「已盡相當注意」。至於專利事務所內部運作的細節,並非屬專利權人(應該且能夠)注意義務的範圍內。因此專利權人主張其對於「選任適當的事務所來代管年費」的這件事情「已盡相當注意」,所以遲誤期限是因為「正當理由」所致。

原告並且認為,由於本案之遲誤年費是因為不巧發生了多個意料外的錯誤而導致,這種情況並非專利權人或事務所能夠事先預想到的。因此,即使把事務所的行為也納入「正當理由」的判斷對象之內,該事務所也「已盡相當注意」。

被告的主張

被告(特許廳)認為特許法112條之二的第1項的「正當理由」應該解讀為:為了避免遲誤年費補繳期限,專利權人(包含代理人)「已盡相當注意」仍無法避免遲誤發生時,才可說是具有「正當理由」。

特許廳並指出:本案之遲誤期間,就受委託代管年費的專利事務所而言,並沒有在事務所內確立為了適當代管年費而該有的作業規則,也沒有建立適當的體制來確保各承辦人遵守應有的作業規則,因此難謂專利事務所對於避免遲誤年費「已盡相當注意」;就專利權人本身來說,在指示事務所繳納年費的電子郵件以及其附件中,雖包含專利事務所得進行年費繳納事宜之指示,惟並未明確記載可以識別要繳納年費的案件(案件或專利權號等)資訊,由於此一指示缺乏明確性,因此也難謂專利權人對於避免遲誤年費「已盡相當注意」。

判決的要旨

面對原告和被告兩造的主張,法官在判決中首先重申「具有正當理由」的真正意涵。亦即,根據平成23年法律第63號之修法意旨,特許法中有關「具有正當理由」之法律概念應該解讀為:為了避免遲誤年費補繳期限,專利權人「已盡相當注意」仍無法避免遲誤發生時,才可說是「具有正當理由」。判決中並指出,在判斷復權請求人是否「已盡相當注意」時,專利權人和其代理人(受委任代管年費者)的行為都應該受到檢視。

在本案案情中,上述專利事務所替上述專利權人代管三個專利家族的年費事宜,其中共包含了65件專利案。在年費管理程序中,事務所會在年費屆期前的三個月、兩個月、一個月前分別寄送年費繳納提醒給專利權人,並且在接獲專利權人的年費繳交指示之後,就會回函確收指示以及請款單,同時開始進行年費繳交的作業程序。

判決認為本案專利權人在年費管理上有如後疏失,因此不能說是對於避免遲誤年費「已盡相當注意」。

其一,年費繳交指示不明確且有誤導之虞。在指示事務所繳納年費的電子郵件以及其附件中,都沒有明確記載可以識別要繳納年費的案件資訊,使得其指示缺乏明確性。而且,在指示事務所繳納年費的電子郵件以及其附件中,將欲繳交年費之案件(亦即本判決之系爭案件)的繳交年(分)別以及到期日誤植為該事務所代管的其他案件的繳交年(分)別以及到期日,使得此一指示不但不明確而且有誤導之虞。

其二,沒有注意到事務所沒有傳回正確的年費繳交指示確收回函以及請款單。在本案中,依照專利權人和事務所的約定,若事務所有正確接收到系爭案件的年費繳交指示,應該要回傳確認收到指示的回函且稍後應該會提出請款書等。由於事務所沒有正確接收到系爭案件的年費繳交指示,因此當然沒有回傳正確的回函以及請款書,但專利權人並未察覺此一異常狀況。

法官進而認定:在年費管理上,本案專利權人和代管年費的專利事務所整體而言是有疏失的,因此不能說是對於避免遲誤年費「已盡相當注意」,故其遲誤年費繳交並不具有正當理由,原告之訴駁回。

結語

由前述的判決顯示,日本特許廳和法院係藉由判斷遲誤年費補繳期限之復權請求人是否「已盡相當注意」來決定「正當理由」之有無,而且被檢視的範圍包括了專利權人和被其委任代管年費的代理人。對於專利權人來說,光是把繳交年費的業務委託給專利事務所代管,並不能說是「已盡相當注意」,在對代管年費的專利事務所下達指示時,不但在時間上要即時,在內容上更應該要明確。

上述判決以及同月頒布的「遲誤期間後之救濟規定相關基準」的規定中,充分顯示了出日本特許廳和法院對於「正當理由」的嚴謹態度,另一方面也顯示出對於公眾利益保護的重視。畢竟已經被視為消滅的專利權日後若又復權,對於公眾來說不啻是一個充滿不確定性的地雷。對於復權採取寬鬆的措施,固然對於專利權人是有利的,但對於公眾而言卻是不利益的。在專利制度中,在制定以及執行法律時,一方面顧及申請人及權利人的利益,另一方面也不能罔顧廣大但無聲之公眾的權益,在二者之中取得最佳的平衡,才能將專利制度的正面價值最大化,您說是嗎?


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