（本文作者為美國杜克大學法學院訪問學者）
一項創新發明在未商品化前的雛形，雖「具有市場潛力」但前景未明，發明人首要思考的是如何將相關Know-how形成營業秘密加以保護；但營業秘密有秘密性要件的侷限，因此在產品上市前發明人要搭配專利布局以確保該技術的保護範圍與時間。此外，當潛在合作者欲洽談授權甚至進行併購時，千萬不可躁進，應先簽署保密協定後方可正式展開對話。2019年美國Olaplex v. L’Or眤al案中，Olaplex公司因達到以上三項關鍵，才能在美國萊雅公司惡意背棄併購協商後，訴請法院判決美國萊雅公司侵害營業秘密、專利權和違反契約並獲得鉅額賠償。
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2019年美國Olaplex v. L’Or眤al案
2019年8月12日，美國德拉瓦州聯邦地方法院陪審團認定美國萊雅公司（L’Or眤al USA Inc.）在2015年間違反與Olaplex公司（Olaplex LLC）之間的保密協議；利用洽談併購的協商機會不當取得、使用（misappropriation）Olaplex公司所擁有一款在全球美髮社群爆紅產品（系爭產品）的營業秘密；甚至在Olaplex公司於2016年以系爭產品所隱含之技術發明順利取得美國專利後，持續故意侵害該專利權。
陪審團因此決議美國萊雅公司應賠償Olaplex公司超過9,100萬美元。惟在同月20日，主持審理該案的法官因認為前述賠償金在營業秘密和專利權侵害有重複計算之虞，在納入懲罰性賠償的考量後，仍調降該賠償總額至5,100萬美元。
此外，Olaplex公司在贏得地院陪審團的初審勝利的四天後，隨即取得法院核發的永久禁制令（permanent injunction）禁止美國萊雅公司於市場上販售超過9種被認侵犯Olaplex公司營業秘密與專利權的產品。雖然美國萊雅公司旋即上訴，但此不啻為Olaplex公司在保護其智慧財產權戰役中的一場重大勝利。
技術背景：美髮界的明日之星
本案智慧財產權的技術構想源自美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）研究生Eric Pressly及其指導教授Drs. Craig Hawker於2014年研發出一款以「二氨丙基二甘醇馬來酸氨鹽」（Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate）作為主成分，用來修補染髮後毛髮纖維中斷裂的二硫化鍵（disulfide bonds），以恢復秀髮乾燥受損和掉色問題的護色洗髮精。兩位師生在商業化系爭產品過程中將相關專業知識（know-how）技術轉移給當時新創立的Liqwd公司，Liqwd公司隨後將相關智財權悉數專屬授權給Olaplex公司。
作為新創公司（Startup）的Olaplex公司很快察覺諸多環伺在側的國際美妝大廠能夠在獲得（不論以任何手段）系爭產品相關Know-how後以更低廉的成本複製這項明星產品的銷售之路，因此決定在保持部分營業秘密的同時，將最重要的成分配方以「角蛋白護理及其方法」（Keratin Treatment Formulations and Methods）申請並依序在2016年11月和2017年6月取得美國第9,498,419號（’919號）和第9,668,954號（’954號）專利和一些潛在重要市場國的對應案，以保護系爭產品的技術與競爭優勢。
牽起友誼之手前，先簽保密協議
如前述，系爭產品甫上市未久，不僅立刻抓住全球美髮圈名人的目光，更引起世界最知名化妝品牌之一的萊雅集團注意。萊雅集團隨即指示在美國的分公司與Olaplex公司，接觸希望洽談相關併購事宜。2015年春天，在Olaplex公司同意與美國萊雅公司與啟動對話前，即要求兩者須先簽署保密協議（non-disclosure agreement，NDA），以保護在後續洽談與協商過程中Olaplex公司對美國萊雅公司所揭露所有有關系爭產品之專利申請布局（協商當時Olaplex公司僅申請而尚未取得專利）、公司營運現況和該產品詳細的測試與銷售情形等營業秘密。
分道揚鑣後，營業秘密和專利權討公道
2015年9月，當Olaplex公司認為談判進展順利，美國萊雅公司突然正式通知Olaplex公司其將停止所有協商動作並擱置本併購案，聲稱因為其對系爭產品已不再感到興趣。詎料，Olaplex公司隨即在美國市場上發現美國萊雅公司銷售與系爭產品具有相同成分和相似配方的一系列美髮產品。
Olaplex公司據上述總總跡象認為美國萊雅公司係預謀利用併購協商的機會不當接近、取得系爭產品的營業秘密繼而加以利用調配成自家產品，搶食系爭產品的市場份額，甚至在明知Olaplex公司分別於2016年和2017年已取得美國’919號和’954號專利後仍繼續製造、販賣系爭產品，是為故意侵權。此外，美國萊雅公司也已經違反雙方簽署的保密協議。因此，Olaplex公司向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起侵害營業秘密（trade secret misappropriation）、侵害專利權（patent infringement）和違反契約（breach of contract）的訴訟。2019年8月，經過幾年纏訟，Olaplex公司終於在聯邦地院的陪審團審判上一舉贏得前述三項的重要勝利。
教戰守則Takeaway
「營業秘密」無須登記，但須符合經濟性、秘密性和合理保密措施等三要件才得被認定屬於法律保護客體。一項創新發明在未商品化前的雛形，雖「具有市場潛力」但前景未明，發明人欲申請專利卻又不確定是否合適，頓時陷入兩難；此時，發明人或被授權人首要思考的即是如何透過「合理保密措施」將相關Know-how形成「未公開而具有秘密性」的營業秘密加以保護。例如營業秘密所有權人對內需要施行有效的分層授權與密件區分政策，對外和第三方基於授權、併購等商業往來進行必要之揭露前，則須要求並確保對方簽署保密協定作為保護措施，才能正式展開對話。
例如本案中，Olaplex公司在與美國萊雅公司啟動併購對話前先要求美國萊雅公司簽署保密協定即為良好範例。由於Olaplex公司在保密協定中限制美國萊雅公司在取得系爭產品的營業秘密後，不得於併購目的外使用或對外揭露；因此在美國萊雅公司遽然停止協商並上市自家產品與之競爭後，Olaplex公司得訴請法院判決美國萊雅公司違反契約、侵犯營業秘密，並據以要求對方賠償和申請法院核發禁制令。另從本案中可見法院在判決損害賠償的數額時，會加以精算請求權人的實際損害，因此營業秘密所有權人在保護營業秘密的同時，即應保存好相關資訊，以在訴訟中證明系爭營業秘密的實際價值。
此外，營業秘密有秘密性要件的侷限，考量諸多產品成分或配方在商業化上市銷售後會被競爭對手以逆向工程（reverse engineering）還原與破解，因此被視為已公開而不再受營業秘密保護。因此，如何在營業秘密範疇中即時擷取核心技術申請專利保護，以確保和延長產品上市後的保護，是所有權人應即早與審慎請專利從業人員評估的重要事項。此外，在前案檢索和撰寫、申請專利的過程中能夠進一步客觀瞭解該等技術發明的侷限或發展潛力，並持續增進相關功效以保持優勢，甚至及早鎖定潛在競爭對手或授權對象以擬定未來訴訟或和市場合作策略。
本案中，Olaplex公司從發明人技轉系爭產品的成分和配方後即循序漸進以營業秘密和專利進行布局，並據以拓展保護的範圍與時間。又，防人之心不可無，在遇到合作對象接洽前，Olaplex公司不冒進地謹守先簽署保密協定的方針，才能在美國萊雅公司惡意毀棄併購協商後展開轉防禦為攻勢，一舉訴請法院判決美國萊雅公司毀約和侵犯營業秘密、專利以獲得高額損害賠償，甚至取得永久禁制令徹底屏除惡意競爭對手。此實為創新技術發明人、新創公司創業家和智財實務工作者學習如何規劃相關布局的絕佳範例。
