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2020/05/07 第338期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 當人類專利工程師遇上AI審查委員
   
法規訴訟 中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐!
避免家族紛爭產生商標權問題宜提早規劃
   
深入報導 新冠肺炎疫情對中國五大產業發展影響
   
智財管理 東協商標實質性審查之通用指引
   
 
當人類專利工程師遇上AI審查委員
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
目前多國專利局 (IPO) 都已著手研究如何利用人工智慧 (AI) 來減輕專利或是商標審查工作的負擔,有些IPO甚至已研究經年,研發出利用AI來協助人類專利審查官的系統。然而,相對於人強馬壯的IPO,沒有多少事務所或是In-house IP部門積極投入大量資源研發以AI來輔助專利師/專利律師/專利工程師撰寫專利說明書的系統或技術,大部分仍停留在大數據應用的前案檢索階段。也許主事者認為無此需要,因為AI不僅難以了解發明人的想法(因為有不少發明人是天馬行空的),更遑論引導發明人朝更完整的claim或是滴水不漏的專利佈局邁進。但是,知己知彼,當各國IPO都在朝利用人工智慧 (AI) 來減輕審查工作的負擔時,人類工程師也必須要了解他們有多少能耐。

好幾年前開始已經有人在討論AI會否取代人類的工作,多年討論下來的結果,是一般工作如果是重覆度高的機械性操作,最後都應該逃不了被AI機器人取代的命運;而AI不能取代的工作,該是需要高度人類情感或臨場反應智慧的。例如心理醫生、感情咨商、律師、老師……等等。當中也有人討論過,AI是否可以撰寫專利說明書,答案當然是肯定的,這就如同AI可以寫新聞報導、可以寫小說一樣;但能否寫出「好」的專利或是可以得諾貝爾文學獎的小說就讓人存疑。

在北美智權報249期人工智慧在專利審查中的應用:USPTO & CNIPA一文中,曾淺略介紹過USPTO和CNIPA利用人工智慧協助審查的情況。由於該文對CNIPA的介紹已相當詳細,因此本文會針對USPTO作更深入的介紹。此外,在往後刊期還會挑一些相對重要國家的IPO,簡介其在AI協助專利商標審查方面的發展。

四大目標五大工作項目

美國USPTO針對AI協助專利商標審查工作的研發有4大目標,分別是(1) AI輔助專利檢索系統、(2) 以AI為基礎的專利專有名詞資料庫產生器(AI based Patent Term Library Generator)、(3) 以AI為基礎的商標圖像檢索系統、以及(4) 深度機器學習的聊天機器人 (Deep Machine Learning Chat Bots)。至於USPTO利用AI協助的工作項目可以概分為5大類:(1)豐富的專利引文數據搜尋、 (2) 專利趨勢分析 (合作專利分類CPC分析)、(3) 基於瀏覽器的端點高級專利分析、(4) 商標圖像分類、(5) 運用於USPTO的研究項目(像一些趨勢研究)。

在專利及商標審查的部分,USPTO有一個程式,將人工智慧與大數據和機器學習相結合,可以在多個領域中應用,包括提供最有用和最相關的信息來決定一個審查員對可專利性的判定、專利案申請的文字分析和官方行動(OA),以分析整個專利訴訟歷史;以及改進應用程式的介面,讓公眾可以更容易存取USPTO數據。此一程式使用USPTO針對每個系統的每個應用程式的客製化開源技術(Java和Python)於內部開發。

商標審查

針對商標審查的部分,USPTO以機器學習發展了一套對比系統,架構如下:

圖1. 商標之機器學習架構
資料來源:Emerging Technologies in USPTO Business Solutions,May 25th 2018;後製:李淑蓮

針對商標資料歸納的部分,USPTO用了編碼的概念。首先,將一組6位數的數字設計搜索代碼分配給每一商標,例如星形(01.01.03)或花朵(05.05.25)的描述。 USPTO 指出,藉由已使用多年且有審查委員可相對應註釋的設計代碼的圖像,即可以對系統進行深度訓練,讓它成為可以預測新商標圖像設計代碼的系統。(如圖2)

圖2. 商標設計之編碼建議
資料來源:Emerging Technologies in USPTO Business Solutions,May 25th 2018;後製:李淑蓮

此外,對商標審查員而言,搜尋外觀相似的商標是基本的工作。使用神經網路,USPTO的商標審查員可以檢索和存儲標記圖像的特徵,然後進行比對。(圖3)

圖3. AI的商標搜尋方式
資料來源:Emerging Technologies in USPTO Business Solutions,May 25th 2018;後製:李淑蓮

專利審查

早在2018年初,USPTO已提供了Sigma概念的證明,它使用機器學習/人工智慧演算法,根據文件集來搜尋整份文件。USPTO版本的Sigma可搜尋已獲授權的專利和授權前的已公開(僅限於美國)的申請案。(圖4)

同樣在2018年初,USPTO已在研究具深度機器學習水準的聊天機器人(Chat Bots),以提供對USPTO 專利審查基準(MPEP)的「概念質詢 – Concept Questioning」(而不是關鍵字)的存取,以及使用演算法和請求項的類別分析,以求能更完整深入地理解請求項語言和分類的趨勢。不過,就現階段而言,以筆者的觀察,是USPTO的Chat Bots只比罐頭客服好一些些 (圖5)。

圖4. AI的專利搜尋能力
資料來源:Emerging Technologies in USPTO Business Solutions,May 25th 2018;後製:李淑蓮

圖5. Chat Bots的雛型
資料來源:Emerging Technologies in USPTO Business Solutions,May 25th 2018;後製:李淑蓮

人類工程師稍占下風

以前和一專利工程師聊天時他曾提到,每一個案子需要的前案檢索時間都不一樣,但他都會為自己設下「停損點」,意思就是設定前案檢索時間,像是4小時、8小時……之類的。因為面對浩瀚的前案,不可能無止境的一直檢索下去,不然就「虧」了。當然,就算面對同樣的案子,每個工程師的「停損點」都不一樣,這要視乎每個工程師的功力,例如經驗或是對技術的掌握度。

然而,如果專利審查委員有AI檢索系統輔助的話,那幾乎是不用設停損點的,而且AI不止會幫你檢索篩選,還會幫你比對技術內容。如果AI系統做得好,幾乎可以到滴水不漏的程度的 。

雖然在北美智權報258期2020美國專利訴訟調查搶先看一文提到:「在2010 年,可預期性/新穎性和顯而易見性是認定專利無效的最常見原因。然而在 2019 年,認定專利無效的最普遍原因為不適格(第 101 條規定的主題)和不確定性(第 112 條規定的明確性)。」乍看之外,這好像顯示了人類工程師在前案檢索部分也有不少進步,但事實上,這是由於2013年後,101 rejection因為Mayo、Alice兩案判決,讓適格性一度變成一道窄門,令申請案/專利案很容易就被認定不適格,但在2019 PEG後,這狀況已經獲得大幅緩解。

因此「可預期性/新穎性和顯而易見性」到目前為止仍是認定專利無效的普遍原因。雖然USPTO的「AI」檢索系統也開放給一般民眾使用。然而,面對來勢洶洶的AI協助專利、商標審查工作,人類工程師萬萬不能掉以輕心。有人類工程師建議,除了坊間檢索軟體開發商(或民間事務所)應盡快追上官方的技術外,撰稿工程師也應更加善用手邊的檢索工具,以因應「審查機關有AI輔助」的「不對等」衝擊。


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中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐!
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
中國最高人民法院知識產權法庭(簡稱「知產法庭」),可以說是中國智慧財產權司法審判體系建設的最後一哩路,自籌設以來就備受矚目。自去年年初正式運作以來,知產法庭採行的技術調查官、數位遠端取證等審判程序,以及做成的一連串指導性判決,都創下了中國司法體系的先例。

雖然名為知識產權「法庭」,但在人員組成以及管轄上,其實它更趨近於一個獨立法院。根據年度報告,知產法庭內設有8個合議庭,42名法官,工作人員總數高達140人,規模已經不亞於省級的高等人民法院。

此外,知產法庭的管轄範圍也打破了既有的地理限制,對於全中國76個技術類智財權案件的一審法院(其中32個為高級人民法院、44個為中級人民法院)都有上訴管轄權。換句話說,過去北京、上海、廣州三個知識產權法院,可能因為上級審為各地的高級人民法院,而出現見解歧異,都會因為改歸同一個知產法庭審理而消失,更有助於判決的穩定與可預測性。

那麼,在開張運作的第一年內,知產法庭有哪些具體成績呢?

2019年裡,知產法庭一共收受了1945件案件,審結案件數則為1433件,審結比率超過70%,可說是相當有效率。其中,就收案狀況來看,有將近一半的案件與民事的實體紛爭有關;若再加上管轄異議的案件,則整體民事類案件的占比將高達75%。至於行政類案件,如無效、複審、行政裁罰…..等,在2019年也審理了超過200件(圖1)。

圖1:2019年知識產權法庭新收案件類型分布
資料來源:最高人民法院知識產權法庭

新收案件樣貌多元,民事侵權訴訟為核心

而在民事類實體案件中,可以發現仍然以專利侵權訴訟為大宗,侵害實用新型專利與侵害發明專利兩類案件合計將近700件,佔整體民事實體案件約7成。相較之下,與契約相關的許可合同、技術合同所生的案件量還不到百件(圖2)。值得注意的是,由潛在被控侵權人主動發起、在台灣較為少見的「確認不侵權訴訟」,知產法庭在去年居然也受理了8件。

圖2:2019年知識產權法庭新收案件類型分布:民事類實體案件
資料來源:最高人民法院知識產權法庭

行政類案件則是以專利權的確權類案件(無效和複審類)為主,而且都是以發明專利為爭執核心,在無效糾紛與申請駁回複審糾紛上各有80件與71件,佔全部行政類案件超過6成(表1)。

表1:2019年知識產權法庭新收案件類型分布:行政類案件 資料來源:最高人民法院知識產權法庭
類型 數量 備註
專利權無效糾紛

150

發明專利無效:80
實用新型專利無效:57
外觀設計專利無效:13
申請駁回複審糾紛

80

發明專利複審:71
實用新型專利複審:9
行政處罰案件

7

 

其他案件

4

審結案件,仍以維持原判居多

開張第一年就能產出超過一千件判決,意味著知產法庭的審理相當迅速。根據統計,知產法庭的案件平均審理週期為73天,也就是一個案子進行不超過3個月就能有結果,飛快的審理速度讓台灣、美國的同行相形失色。

另一方面,不論何類案件,知產法庭的判決都是以維持原審裁判居多,有超過731件,做出發改判決的僅有92件(圖3)。因此,若案件當事人對於一審結果不服,想要透過二審翻盤,在中國恐怕難以成功。

圖3:2019年知識產權法庭審結案件結果分布
資料來源:最高人民法院知識產權法庭

這些只是知產法庭第一年運作的結果。不過,從這些數字也看得出來,中國專利訴訟當事人的訴訟手段正在急速發展中。侵權訴訟的關鍵地位固然無法動搖,但被控侵權人也懂得使用專利權無效、爭執案件管轄權來因應,甚至主動發起確認不侵權訴訟來反制專利權人;這些都會使得中國專利訴訟的風貌更為多元。但另一方面,設置上訴法庭的最根本目的,還是提供人民尋求司法救濟的管道,倘若進入第二、第三年後,知產法庭判決的發改比率還是偏低,難免會動搖人民對於司法救濟的信心,也不利於建立知產法庭的權威性,恐怕離提高審判品質、提升司法公信力的目標也愈來愈遠了。


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避免家族紛爭產生商標權問題宜提早規劃
北美智權 商標服務團隊
歷年來,知名商標的家族紛爭屢見不鮮、層出不窮,當商標所有權人過逝後,後代子女為了商標權歸屬問題動輒大打出手、對簿公堂向法院提出爭訟,所在多有。由於兄弟姊妹間互爭商標而迭有紛爭,媒體也爭相報導,不但有損商標本身的信譽,也讓消費者混淆不知哪一個才是「正宗」的老店。因此商標創始人應有更宏遠的眼光、未雨綢繆,及時妥善處理商標權歸屬的問題,以確保百年老店商標的信譽得以永續相傳。

家族紛爭案例

曾記以生產麻糬為主,曾記麻糬創始人之女婿業經向智慧財產局申請註冊「曾記」相關商標十多筆,然而商標權人之妻舅以自己為曾記麻糬創辦人之子,麻糬之製作工藝傳承自其父而另以「老曾記」為名販賣,並向智慧財產局申請註冊「老曾記」。曾記之商標權人因此向智慧財產法院提出侵害商標權有關財產權爭議等民事訴訟並向花蓮地方法院提出違反商標法刑事訴訟,案經兩法院判決認定老曾記之商標使用侵害曾記之商標權(智慧財產法院 98 年民商上字第 10 號民事判決、臺灣花蓮地方法院 96 年易字第 202 號刑事判決)。

玉珍齋為傳承百年的糕餅老店,民國88年負責人過世前因未明確指定其所有財產之繼承人選,而引發妻子與兒子之間的財產權爭訟。負責人之大兒子與二兒子除了向檢察官提起刑事告訴,主張母親與三弟偽造文書取得原屬父親之商標權,並提出民事訴訟主張商標權移轉登記無效應予塗銷。刑事案經法院開庭調查後最終以被告等人在商號負責人(即商標所有權人)在世時已有讓渡權利之意願而不具偽造文書之犯行宣判;民事案經法院審理判定原商標所有權人之一子及二子不能證明其所主張的理由,因此要求塗銷移轉登記的主張於法無據,而不准許塗銷。因此法院判決認定商標權歸屬於原所有權人之妻及三子(臺灣彰化地方法院 98 年訴字第 1632 號刑事判決、智慧財產法院98年民商上字第17號民事判決)。

南蠻堂為創業40多年的知名蛋糕店,商標之權利由第2代繼承取得,但第3代的外甥亦使用相同的商標。後因家族鬧分家,致擁有商標權的舅舅向地方法院提出告訴外甥使用南蠻堂商標侵害商標權。目前案件仍在法院纏訟中。

相關法令、判決

商標法立法以來即已禁止他人未經同意擅自拿別人的商標來行銷,而相關爭訟在法院亦持有相同的見解。例如:最高法院75年度台上字3240號刑事判決認定,舊商標法第95條,禁止未經同意,擅自以他人商標來行銷。

而因商標相似造成消費者混淆誤認的情形更是明文禁止(商標法第30條第一項第10、11、12款),法院就是否會造成混淆誤認,亦有判決認定,例如:智慧財產權法院106年度刑智上易字第8號判決認為,讓消費者對於產品來源、產製主體有所誤認,或誤認存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,也是造成混淆誤認;智財法院104刑智上易第55號判決認為,即便消費者不至於誤認兩個商標是同一個商標,但有可能誤認是來自同一系列、關係企業,也算是造成誤認。

解決方法

  1. 預立遺囑
    家族事業若主事者有多名子女,容易發生主事者過世之後,後代子女爭奪商標權的戰爭,因此主事者若能先將財產分配列入遺囑裡,明定商標權在其過世後由哪位子女繼承或由哪幾位子女共同擁有商標權,則可減少紛爭。
  2. 商標授權
    若商標權既已由其中一位子女繼承,其他兄弟姊妹若亦想要使用該商標,則應向繼承商標的商標權人取得授權,以避免產生如南蠻堂(蛋糕店)的商標爭議。


 
新冠肺炎疫情對中國五大產業發展影響
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群(SARS),並未改變當時大陸整體經濟成長的趨勢。隨著大陸產業結構的改變,2020年的新型冠狀肺炎不同於以往,讓大陸面臨龐大的經濟下行的壓力。細數傳統製造、科技、零售、汽車、醫療在內的中國各大產業,都隨著這次疫情而啟動加速轉型的開關。

回顧2003年SARS對於大陸經濟的影響,雖然當年第二季經濟成長曾出現短暫低迷,但隨著疫情解除就逐漸恢復,2003年大陸四季的GDP成長率分別為11.1%、9.1%、10%和10%,受疫情影響的第二季GDP成長率增速比第一季下降了2%,但整體而言並未改變當時大陸整體經濟上行的趨勢。從產業結構來看,SARS疫情影響較大是第三產業(服務業),且花費了將近一年的時間,才回到了SARS之前的經濟成長水平。

但這次的新冠肺炎疫情,對大陸短期經濟影響更大,由於新冠肺炎傳播速度更快、感染人數更多、擴散範圍更廣,加上交通運輸能力進步,又恰好碰上春節人口流動期,今年大陸整體經濟下行的壓力顯著增加。在這當中還有近幾年來,中國經濟結構發生重大變化的影響,服務業對GDP的占比,從2003年時的42%提升至2019年的53.9%,消費對經濟的貢獻成為主導,交通運輸、餐飲旅遊和娛樂行業損失嚴重,預計2020年度服務業和消費產業增速將顯著放慢。而大陸出口產品主要以電機、電器、音像設備等工業製成品為主,在全球產業鏈中具有極其特殊的地位。

KPMG大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲指出,目前中國經濟正面臨結構轉型期,人口紅利縮減,社會老齡化趨勢加快,且全球經濟疲軟和中美貿易摩擦加大了外部不確定性。雖然中美雙方簽署了第一階段貿易協定,但外部環境依然複雜多變,有很多不確定性。此外,新冠病毒較長的潛伏期,加大了產業復工復產的難度,本次受疫情影響最嚴重的湖北省地處長江流域,是大陸的重要的交通運輸樞紐、工業基地,化工、裝備製造均是湖北省的的支柱產業;其他受疫情影響較為嚴重的地區包括河南、廣東、浙江,亦是大陸重要的製造業、港口樞紐、及勞動力輸出大省。同時,由於原材料供應短缺、庫存積壓,供應鏈會影響上下游企業,因此大陸產能的恢復情況,將對世界經濟產生重大影響。

新冠肺炎疫情對大陸各產業影響

2020年新冠肺炎帶來的黑天鵝效應,給線下服務業帶來很大的衝擊,但卻帶動了線上經濟的發展,並催生很多新的業態,像是促進遠端協作與移動辦公平台及軟體的發展,工作和學習不再受地理空間的限制;透過大數據和AI分析發現潛在感染人群、預測疫情走勢;更加注重食品安全,給綠色環保、垃圾處理、空氣淨化等領域帶來發展機會。

圖一、新冠肺炎疫情衝擊大陸五大行業
圖片來源:KPMG

傳統製造

陳宗哲指出,復工復產受到疫情防控影響,疫情防控措施會影響人員流動與活動,進而影響物流,製造業特別是勞動密集型行業,生產會因原材料供應、勞動力不足遭受衝擊。另一方面,大陸智慧工廠、智慧製造將得到進一步發展,推進自動化和柔性化生產,聘用更多高科技人才以及高技能、多技能複合型工人,更好地應對勞動力的波動。數位化轉型及遠端智慧服務將被積極運用,數位化技術的深層次應用,可以幫助提高員工的協作效率,抓住促進業務增長的關鍵要素,更高效地應對市場需求的波動,實現產品的創新。

科技

和眾多受到疫情衝擊的行業相比,科技行業受到影響較小,很多企業甚至得到更多的發展機遇。受到影響最大的是電子電器製造供應鏈,影響產品前期的供應情況。全球的汽車、通信、電子零部件製造、電子系統組裝以及印刷電路板元件等,若是仰賴大陸生產的原件等供應鏈,都會將受到影響。大陸企業也在加速技術升級腳步,預期將會有更多的製造產業著手數位化轉型,打造智慧製造工廠,以提高企業生產的品質和效率。

汽車

武漢是中國六大汽車產業集群發展城市之一,聚集了東風乘用車、東風本田、神龍汽車、東風雷諾、上汽通用五大整車企業,新冠肺炎疫情衝擊大陸的汽車製造和供應鏈,短期汽車銷售將承擔壓力,但疫情結束後有望復甦。疫情也讓大陸的汽車金融加速發展,包括靈活的支付方式、較小的現金流負擔、以及寬鬆貨幣政策下利息走低的趨勢。

零售

根據統計,今年2月中旬至3月中旬,大陸家樂福「到家服務」比去年同期成長高達398%、服務人群達到1,853萬人。其中,家樂福小程序、1小時達、「同城配」等業務,分別在上線一周後實現兩倍至三倍的訂單成長量;光是今年2月份,蘇寧菜場訂單量就成長了七倍。疫情讓大陸零售業的短期營收利潤受挫,但社區商業有望爆發,同時也迎來無人零售業的契機。雖然大陸早已有數以千計的無人零售店分佈於各大城市,直到這次疫情爆發才真正加速發展。2019年2月開店的蘇寧Biu×24h店,原本是結合真人服務與無人零售,白天有人經營,夜間為無人模式,但在疫情期間進一步優化,調整為「24小時無人經營模式」,從用戶掃碼進門、自助收銀結算、自助離店,實現了消費者全時段、全流程自助購物。在配送環節,借助人工智慧、大數據等科技力量,蘇寧推出社區機器人協助配送計劃,通過快遞員與機器人小Biu協作,實現「無接觸式配送」。蘇寧易購集團董事長張近東近日受訪也說,疫情為大陸傳統零售商超按下了「加速鍵」。

醫療

2003年爆發的SARS危機,觸發大陸醫療衛生服務體系與公衛體制改革,但2017年大陸財政對基層醫療機構的直接補助為人民幣1,808億元,僅占醫療總支出的12.5%,顯示大陸對於基層醫療的投入還有很大的成長空間。經過這次新疫情的洗禮,在疫情結束後的中短期內,大陸對於突發重大社會公共衛生問題的重視,可望達到一個前所未有的高度,各級政府和各方資本應會加大基層醫療預防、治療、檢驗診斷上投入。陳宗哲指出,創加強新藥物和醫療器械研發、提高健康管理及保健意識、快速發展互聯網醫療、醫療產品生產更加智慧化與彈性化、AI賦能醫療研發、加強基層醫療服務能力,將是大陸未來醫療發展的六大方向。

圖二、大陸醫療發展的六大方向
圖片來源:KPMG

疫情過後的V型經濟成長可期

新型冠狀病毒,毫無疑問的對當前大陸經濟造成了深刻的影響,並讓2020年大陸經濟增速面臨很大下行壓力。陳宗哲強調,根據歷史資料,自然災害對宏觀經濟的影響通常都是短期的,經濟常呈現出V型走勢,隨著災情逐漸得到控制,市場情緒回歸平穩,之前被暫時壓抑了的消費、投資等需求會得以釋放,從而帶來經濟的反彈,自然災害給經濟帶來衝擊的同時,也會為新的商業模式提供發展機遇。

這回大陸政府快速採取了一系列有力的金融、財政措施,降低疫情對經濟的短期影響,特別是關注民生以及因疫情面臨困難的大陸中小企業,防止企業出現資金鏈斷裂或連續經營困難。台資企業應聚焦與台灣產業最為相關的製造業、科技、汽車、零售、醫療和生命科學行業,分析疫情對各個行業帶來的機遇與挑戰,並展望行業未來發展趨勢和競爭格局。


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開放授權平台,把專利變成防疫科技助力

 
東協商標實質性審查之通用指引
楊智傑/北美智權報 專欄作家
(本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授)

東南亞國家協會(ASEAN)1995年12月於泰國曼谷成立了「東協之智慧財產權合作之架構協議」(ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation),而在該架構協議下,成立了「東協智慧財產權合作之工作小組」(ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation ,簡稱AWGIPC)。

圖片來源:pixabay

東協智財局的共同商標審查指引計畫

為了加速促進東協的經濟整合,東協智慧財產權合作之工作小組 2004年想要打造未來成立東協經濟共同體藍圖,因而分別制訂了2004-2010年行動計畫、2010-2015年行動計畫,乃至現行的2016-2020年行動計畫。

在2010-2015年行動計畫中的一個項目,想要減少在東協各國申請商標的困難,因此,為了促進各國申請商標的一致標準,希望提出一個商標實質性審查的通用指引(common guideline for the substantive examination of trademarks)。

這個計畫屬於東協與歐盟2009年展開合作的歐盟—東協智慧財產權保護計畫(EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights, 簡稱ECAP III)之下。該計畫主要由歐盟智財局執行,因為歐盟智財局具有統一歐盟各國智財法律規定的經驗,故由歐盟智財局主導,先研究東協各會員國的商標法及商標法的審查基準或手冊,提出了一個共通的架構初稿,再邀請東協各智財局官員對初稿提出意見並進行修正,最後於2014年,正式通過了這份「東協商標實質性審查之通用指引」,已於2017年正式出版(以下簡稱審查通用指引)。

圖片來源:https://asean.usmission.gov/on-the-asean-ministerial-meeting/

以歐盟審查指引架構為基礎

審查通用指引的說明提到,其整個架構,是以歐盟智慧財產局的前身「歐盟內部市場調和局 (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)」,於2014年出版的「對共同體商標審查之指引」(European Community Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market on Community Trade Marks-2014)為基礎。

這個東協商標實質性審查之通用指引,為了要調和10個東協國家不同的商標法的體系,原則上是以歐盟商標審查指引的體系,大致區分為「絕對拒絕商標註冊事由」(absolute Grounds for Refusal of Registration)以及「相對拒絕商標註冊事由」(relative grounds for Refusals of Registration)的架構。部分解說內容,大多是先以歐盟商標審查指引的基本介紹內容為說明,後面再輔以一些東協國家商標審查手冊中的具體案例作為例子。

其在介紹時也先指出,因為東協十個國家的商標法尚未完全統整,所以在某些時候,並不是每個國家得註冊商標的客體及拒絕註冊事由都完全一樣。因此這個審查通用指引只是供東協國家審查時參考用,希望東協國家就其商標法相同的部分,可以盡量採用一致的審查標準。但倘若部分商標法規定有所不同,則只有具相關規定的國家,才需要參考這份指引。

東協商標審查通用指引架構

其整體架構上可分為二大部分,第一部分屬於商標絕對拒絕註冊事由;第貳部分屬於商標相對拒絕註冊事由(詳見表一)。

表一、東協商標審查通用指引架構 資料來源:東協商標審查通用指引
第壹部分:商標絕對拒絕註冊事由第貳部分:商標相對拒絕註冊事由
  1. 商標保護客體
  2. 識別性
  3. 欺騙性標誌
  4. 國家和政府標誌、徽章和其他象徵
  5. 公共秩序、公共政策、道德
  6. 集體商標和證明標章
  1. 一般考量
  2. 在先已註冊商標
  3. 著名標誌
  4. 在先未註冊商標
  5. 在先地理標示
  6. 在先商號名稱或其他事業名稱
  7. 其他在先智慧財產權
  8. 個人名稱、肖像
  9. 其他社群團體的名稱和象徵
  10. 在註冊時具有惡意

由於整份指引實質內容多達230頁,無法一一介紹。但筆者將之對照臺灣商標審查實務基準,挑選部分臺灣比較沒有的部分加以介紹。

商標保護客體:明確提出位置商標的概念

臺灣商標法雖然承認各種新型態商標,有提到顏色商標、形狀商標,但沒有明確的提到位置商標(position marks)。在臺灣的「非傳統商標審查基準」的「10 其他非傳統商標」,介紹了位置商標的概念,但標題並沒有直接使用「位置商標」的用語。

從東協審查通用指引中,就商標類型明確列出了「位置商標」這種獨立態樣,並主要引用歐盟法院處理過的案例說明。這樣的舉例說明,某程度是想提供東協國家未來在審查各種新型態商標時,可以認識到有這種「位置商標」的存在。除了歐洲法院的案例,也引用了菲律賓所提供的愛迪達的位置商標為例子。

圖一、愛迪達在菲律賓註冊的位置商標
圖片來源:東協商標審查通用指引

地名作為商標之審查標準

臺灣商標審查基準中,雖然有關於地名使用的問題,但並沒有說的很詳細。在東協商標通用指引中說明,如果是將地名的使用,會讓一般消費者對相關產品或服務,連結到認為是該產品或服務的產地,原則上就不准予註冊。

但其說明,倘若將地名使用到產品或服務上,對一般消費者而言,不會認為是聯想到產品或服務的產地,就不會認為是對地名的描述,而可能被消費者認為是一種創造性商標(fanciful)、任意性商標(Arbitrary)或暗示性商標(Suggestive)。舉例來說,許多車商會用地名作為車款名稱,例如用Tucson作為車款的商標(這是菲律賓商標手冊中的例子),對國內的消費者認知來說,可能就會被認為創造性商標或任意性商標。

其提到一個特殊的觀念,是「未來可能會產生地理聯想」(likely future geographical association)。也就是說,當用一個國外地名註冊某一個商品,這個地名,對現在國內的消費者很陌生,也許現在可以當成是一個獨創性商標或任意性商標。但是,他人可以提出反對,認為那個外國地名,基於未來雙方貿易關係發展的可能下,將來國內消費者可能會熟悉這個地名,進而可能會將該地名與該產品產生某些聯想。那麼,現在最好就不要准予註冊,以避免未來產生爭議。

例如,衣索比亞盛產咖啡,現在有人用衣索比亞某一個城市的名字,在國內申請商標指定用於咖啡相關產品;雖然現在一般消費者沒聽過這個地名,但若有證據顯示,未來雙方貿易發展下,慢慢國人會知道這個地名,並知道該地也有產咖啡,就會將該商標看做是一種描述性商標。

另外,該指引也提到,如果確實是用某地名作為產地來源或連結,原則上雖然不准予註冊,但在例外情況也可以允許註冊。舉例來說,各國的航空公司,包括泰國航空、馬航、日航、韓航等,都是以國籍為公司名稱並聲請商標,其就是將國籍名稱,作為其服務的產地來源。根據各國商標法,若由產地作為構成商標主要內容應該不准予註冊。但是這種情況,審查官可以詢問政府有關單位,取得其同意後,仍可以准予註冊。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》259期:東協商標實質性審查之通用指引


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