（本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）
除了專利侵權訴訟，營業秘密侵權訴訟亦成為當代高科技公司間競爭的必要工具。智慧財產法院100年度暫字第5號民事裁定即為一例。
本案處於起訴前的階段，對原告而言是種暫時性的救濟制度。原告向智財法院聲請定暫時狀態處分，以限制被告的行為。原告的請求為：
(1)「禁止[被告]使用或洩漏如附表A例示之[原告]之營業秘密及向[原告]之員工、供應商或客戶等第三人刺探或取得[原告]之營業秘密」。
（2） 被告不得提供「如附表B所示研發部門人員之相關資訊予[S]公司，且不得協助誘使附表B之人員離職並為[該]公司提供服務」。
（3） 「自即日起至[某]日止，禁止[被告]以任職或其他方式為[S公司]提供服務」。
本案法院於裁定時採用美國判例法的「不可避免揭露原則」，即只要受僱人於所約定之競業期間有違約行為，則該期間過後的競業限制即屬合理。以下，本文除簡介本案裁定外，亦檢討該裁定見解之疑慮。
爭點一：禁止利用或接觸原公司之營業秘密
針對請求（1），本案法院准予原告之請求，並禁止被告「使用或洩漏，並向第三人刺探」系爭附表A例示之技術，其內容為原告和被告所簽訂的競業禁止合約中提到的保密資訊，其涉及產品、製程、客戶或供應商等資訊。
本案法院認為被告應對系爭資訊負有保密義務。首先，系爭資訊是競業禁止契約內所指定的保密資訊。其次，被告係於原告處擔任研發單位之資深處長「始能接觸前開資料」，故原告已採取合理的保密措施。
值得注意的是被告曾陳述：「我個人認為都不能視為營業秘密，因為所謂營業秘密需要極少數的、極關鍵性及有時效性」。此反而被本案法院認為系爭資訊對被告而言不具「實際或潛在之經濟價值」，因而施於被告之禁制令不易造成被告處於經濟上的不利益。
爭點二：禁止挖角
關於附表B所示之人員名單，本案法院認為被告應保密該人員資訊，並不應對S公司透露該資訊或協助S公司雇用該類人員。
本案法院認為系爭人員名單是營業秘密之理由有二。第一為原告的資訊保護政策有條文指出員工的資料和聯絡方式是「機密資訊」；例如，該政策第2條規定「機密資訊」包括「聘僱及人事資訊－例如身分證號碼、姓名、住址、電話號碼」等等。第二是該政策要求員工要保密該類機密資訊；例如，該政策第3條規定：「嚴格禁止任何未經授權之使用或揭露本公司之專屬資訊」；「所有本公司員工 … 應只能接觸或存取符合他們工作所需，或依合約規定履行工作所需之專屬資訊」，故原告已「採取合理之保護措施」。
至於本案法院認為被告要保密系爭員工資料或不能使用該員工資料的原因有三點。首先，被告將至S公司擔任研發主管，因而附表B所示之人員有可能遭到S公司挖角。其次，S公司若想挖角原告的研發人員，其必然要利用員工資料，因此應禁止被告將員工資訊提供給S公司，或禁止被告協助S公司接觸該些研發人員。第三，既然被告已陳述不會將附表B所示之人員揭露給S公司，因而被告不會因法院的禁令而受到損害，故定暫時狀態處分的核發是適當的。
爭點三：禁止至S公司工作
為審查請求（3），本案法院參酌原告所提出的美國判例法之「不可避免揭露原則」，其要件為：
「前雇主與現任雇主係直接競爭關係」。 「新職務與舊職務極相似」。 「不在使用或揭露前雇主之機密資訊下，前員工將無法履行其新職掌」。 「該員工已明白威脅使用或揭露前雇主之機密資訊，或該員工之行為已表露其欺瞞或濫用前機密資訊之模式」，而「顯示單憑道德規範或禁止使用或揭露機密之禁制令，已不足以保護前雇主之合法利益」。 如果滿足該些要件，可命前員工維持競業禁止的義務。
本案法院接納「不可避免揭露原則」之理由如下：
首先，民法第1條規定「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理」。因為現行法與判例無法處理「關於雇主與離職員工間無競業禁止之約定」時，「雇主得否以營業秘密將不可避免地被揭露為由」，請求法院「禁止離職員工至競爭對手公司工作」，則原告自得引用美國司法實務見解作為請求權依據；至於該美國法理為「多數或少數法則」係不用考量。
第二，本案法院指出「不可避免揭露原則」可為「競業禁止規範之補充法理」，其可適用之情境包括：
「兩造間自始無競業禁止約定存在」。 「於競業禁止期間屆滿後，離職員工有洩露營業秘密之行為或表徵時」。 「離職員工於競業禁止期間違反『競業禁止約定』」，以致原約定之「經濟效益已遭減損」。 另關於「不可避免揭露原則」之啟動，本案法院認為「原雇主自須證明離職員工之行為具有違法性或有違法之意圖」。若「原雇主未能釋明離職員工於競業禁止期間有違反競業禁止之約定，或未能釋明非競業禁止約定期間（含自始無競業禁止約定，與競業禁止期間屆滿）有洩露營業秘密之行為或表徵，即難謂離職員工已構成侵權行為，或有侵權之意圖，自無准許原雇主聲請法院對於離職員工創設新競業禁止規範之理」。
針對請求（3），因為原告「釋明不足」，本案法院拒絕該請求，並認為不應該限制被告至S公司任職。原告主要依賴報章雜誌的消息，但本案法院認為就原告「所提出之各項釋明而論」，僅有「報紙之報導並未附具其他事證」，而若「未有事證之報導即可認為已符合適足性之標準，無異認報導可凌駕審判」。
其次，本案法院認為如果同意原告的「釋明」方式，則此無疑是不利於被告的「釋明」。主要是「於競業禁止期間與[S]公司相關人員為不當接觸，且期間長達1年」、「曾自[S]公司處獲取報酬」等係屬「積極之事實」，其透過報紙報導而佐證被告有違反競業禁止之疑慮乃「非屬難事」，但被告要證明不接觸或未收取報酬等係屬「消極事實」，其「根本無法證明」。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》279期：營業秘密法引入美國「不可避免揭露原則」之停看聽
