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2021/08/19 第405期 | 訂閱／退訂 | 看歷史報份 | 北美智權網站

	專利評析	《SEP專題報導》美國SEP政策新方向：競爭至上，不再獨厚專利權人？

	法規訴訟	專利法第59條第1項第3款先使用權抗辯之再思考近似著名商標就一定會貶損其信譽或攀附其商譽？歐盟2021年Puma v EUIPO - Gemma Group案

	深入報導	2021年全球創業投資分析：Q2鉅額融資火熱、獨角獸公司激增

	智財管理	《IP小辭典》商標使用

《SEP專題報導》美國SEP政策新方向：競爭至上，不再獨厚專利權人？

蔣士棋╱北美智權報　編輯部

作為全球最大的消費市場，美國在SEP上的每項舉措，難免成為其他國家關注的焦點。例如，近年來各國SEP侵權訴訟有較為偏向專利權人的現象，就是受到2019、2020年間的高通（FTC v Qualcomm）案所影響。

高通將通訊專利授權與晶片銷售兩者一起搭售的策略，雖然穩固了在晶片設計業的龍頭地位，卻也使其成為各國反壟斷主管機關的眼中釘。當高通因為這個策略而被其他國家處以高額罰款後，終於在美國本土也被聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）起訴。

在一審判決時高通被認為有濫用市場地位的事實而違反美國的反托拉斯法，甚至面臨了法院核發禁制令的風險；沒想到，二審時卻出現大翻盤，飛翰（Finnegan）外國法律事務所律師楊明道指出，上訴法院認為高通的專利授權相關活動，都是專利法所授與的合理獨佔地位，高通並沒有違反反托拉斯法上規範的義務，因此改判原告FTC敗訴。之後，FTC在衡量情勢之後，也放棄後續的上訴機會。至此，本案也宣告終結，高通大獲全勝。

FTC與高通一案，二審出現大逆轉

「這個案子其實有另一個重點，」楊明道解釋，雖然二審法院判決FTC敗訴，卻不代表高通的搭售策略完全沒有問題，「法院是認為，既然高通從事的專利授權活動，就應該回到專利法和契約法的領域來處理，而不是用反壟斷法。」換句話說，以反壟斷的角度來看，當時法院認為，政府不應該介入高通與客戶間的專利商業往來。

隨著美國的政權轉移，美國政府對於SEP也似乎有了新想法。本刊前文（Avanci的訂閱制專利授權，如何讓大車廠買單？）曾經報導過的Avanci，面臨了來自主要被授權方：汽車產業的挑戰。2019年5月，車體製造業者：Continental Automotive System就控告Avanci，認為它的專利授權模式並不符合FRAND原則。就在案件審理期間，美國司法部（DOJ）的反壟斷部門（Antitrust Division）還曾經向法院提交法庭之友（Amicus Curiae）的意見書，在長達37頁的內容中，詳盡說明了Avanci的授權模式為何沒有違法疑慮。最後，Avanci果然在一審中獲勝，原告不服提出上訴，目前正在二審中。

事實上，就在本案一審進行中，Avanci曾經在2019年下半年向DOJ請求進行商業審查，以確認其所從事的5G專利授權模式是否符合法規。2020年7月時，DOJ完成審查，認為Avanci的營運模式並沒有問題，而這也符合從高通案之後，美國政府一貫的態度。問題是，今年5月時，根據美國專業法律媒體：LAW360的披露，DOJ突然又通知本案的二審法院，傳達「我們還沒對此案表示最新的觀點。」換句話說，對於Continental與Avanci之間的授權爭議，DOJ突然有些話想講了。

不論是Avanci主動請求的商業審查，或者一審法院徵求的法庭之友意見，DOJ在2020年的態度都是一貫地支持Avanci，而法院判決也符合DOJ的政策方向；如果這個態度在今年不曾改變，自然沒有再度表達意見的必要。因此，如果DOJ在此時主動希望法院再次徵求法庭之友的意見，唯一可能的解釋，就是DOJ對Avanci營運模式的支持態度發生動搖了。

拜登政府新政策，以促進競爭為核心主軸

另一個更明顯的政策轉向證據，是7月6日時白宮發布的行政命令（execution order）。在「促進美國經濟競爭」的總體目標下，這份命令一開頭就直指過份的市場集中現象不利於美國的基礎經濟自由、勞工福利、中小企業與新創發展、以及消費者權益，而激烈的（robust）競爭才是確保美國在全球經濟居於領先地位的關鍵。

在這份將近7千字的文件裡，不只一次指出專利在促進產業競爭的應有角色。與科技產業最相關的，就是第五段的各部門職責裡，要求司法部長和商務部長考慮2019針對SEP和FRAND原則的政策態度是否應該進行修正（可參考前文：SEP不宜核發禁制令？USPTO有新說法）。

就最近種種變化看起來，過去兩年內偏向SEP權利人的鐘擺，恐怕是要往另一邊擺去了。至於會擺得多遠？擺得多快？何時會再擺回來？端看Continental與Avanci一案的二審判決何時出爐了。

專利法第59條第1項第3款先使用權抗辯之再思考

陳秉訓／北美智權報專欄作家

（本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）

專利法第59條第1項第3款規定「發明專利權之效力」不及於「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者」。「先使用權抗辯」在保障系爭專利申請日前已經實施系爭專利的個體其繼續利用系爭專利之權，亦保障實施系爭專利而生之物品的後續流通或使用權益，此已為2013年專利法修法理由所肯定的法理。本文意在介紹「先使用權抗辯」之由來，並討論該抗辯主張之相關要件的問題。

專利法規定「專利權效力所不及」與「強制授權」等二類限制專利權人排除他人實施其發明之權利。「專利權效力所不及之」包括「先使用權抗辯」，其在保障系爭專利申請前之技術實施者繼續利用其技術之權利，以彌補「先申請主義」之缺陷。

先使用權抗辯之緣起

根據美國學者R. Carl Moy教授之研究，「先使用權」原始用意為防止外國專利申請人不當限制國內技術實施者的活動。在《保護工業財產權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，稱巴黎公約）制訂前，有些國家對外國專利申請人採差別待遇。一類是不准許外國人申請專利或減少授予外國人專利；另一類為「先使用權」之規定，以讓國內產生者在外國競爭者來國內申請專利前完成適當的生產準備，而免於專利權的限制。

巴黎公約讓主要工業國家必須保護外國人的專利權，並且提供與本國人一樣的待遇。巴黎公約第4條規定優先權制度，其要求會員國在評價外國人專利申請案之可專利性時，其審查基準日從國內申請日提早為母國首次申請日（亦稱優先權日）。而第4條也是「先使用權」的規範基礎，即1883年巴黎公約第4條第1項之用語「在第三方權益獲得保留之情況下」（“under reserve of the rights of third parties”）。然而，該用語讓部分國家擴大「先使用權」之概念，包括寬鬆先使用行為之認定（例如僅閱讀過系爭專利的原始申請案即可取得先使用權）；加上該些國家的「先使用權」認定基準日為專利申請日，使得國內技術使用者容易於系爭專利之優先權日與申請日之間完成「先使用」，而規避外國人的專利。

為解決此爭議，巴黎公約的1934年倫敦修正版將「在第三方權益獲得保留之情況下」用語刪除，並在第4條第B項增加「根據會員國的內國法，第三方於優先權所根據之首次申請案申請日之前所取得的權利應被保留」（“The rights acquired by third parties before the day of the first application on which priority is based shall be reserved by the internal legislation of each country of the Union.”）。亦即，「先使用權」的主張必須是先使用行為發生在優先權日之前。此概念之後變成巴黎公約的1967年斯德哥爾摩修正版第4條第B項，但文字略有調整。

之後，在《與貿易有關的智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，稱TRIPS協定）之制訂過程中，「先使用權」範圍的認定為討論議題之一。最後，TRIPS協定第30條專利權例外之規範即涵蓋「先使用權」的規定。但在考慮第三方之具正當性之權益下，「先使用權」條款必須與系爭專利之通常獲利方式間無不合理之衝突，且未不合理歧視專利權人之具正當性權益。

台灣屬於「世界貿易組織」（World Trade Organization，WTO）會員國而有義務遵守TRIPS協定。根據TRIPS協定第2條，會員國有義務遵守巴黎公約1967年斯德哥爾摩修正版第4條之規定。因而，台灣專利法對「先使用權」認定基準日亦採優先權日（即專利法施行細則第62條）。

爭點一：已在國內實施、或已完成必須之準備

先使用權抗辯之執行有值得討論的議題。針對「已在國內實施」，當判斷先實施行為是否屬系爭侵權行為之「先使用」時，應以先實施行為是否為系爭請求項所涵蓋為準。如果是，則為「先使用」。如果被告並非直接實施系爭專利者，其判斷重心應在系爭侵權標的是否存在於系爭專利申請日前。

在證據法部分，實體物品不應做為「已在國內實施」的必要證據；如果有商業交易記錄能佐證被告已在系爭專利申請日前生產侵權物，則應承認該記錄之證據能力，但該記錄必須有相關的技術陳述以取得證據力。

針對「已完成必須之準備」，應檢視被告是否有試驗性質的完成侵害系爭專利之行為。亦即，除了生產設備與材料的建置外，被告應曾實際生產侵權物品或實際執行侵權方法，以佐證被告的確有能力實施系爭專利，才能享有先使用權之保障。

爭點二：原有事業目的範圍

「原有事業目的範圍」應侷限在先使用權人「預期所得繼續生產、利用之規模及範圍」。「規模及範圍」的認定應以相關產業之通常標準為界定，此可依賴專家證人的證詞而決定，或是根據先使用權人的營運狀態來評估。此外，判斷的時間點應以先使用權人明知系爭專利時為準，才能平衡先使用權人之技術投資與專利權人之排他權利益。

至於相關生產能否委託他人使用，原則上應不准許，但如果該委託生產僅是維持先使用權人於「原有事業目的範圍」之利用，則應視為先使用權之保障範圍而讓受委託者免於專利侵害之追訴。

另針對先使用權人得否授權他人實施，應以授權發生日是否為系爭專利申請日之前為準。若授權發生在之前，則當事人的技術利用行為原屬先使用權保障的範圍。若授權發生在之後，則再考慮先使用權人本身的利用狀況。若先使用權人已停止技術利用行為，則被授權人不應享有先使用權之保障，因為該授權生產不屬於原先使用權人之原有事業目的。若先使用權人仍有技術利用行為，則應視被授權人是否為了迴避尋求系爭專利權人授權而定。若是，被授權人不應受到先使用權之保障，以避免和系爭專利權人之正當利益相衝突。

爭點三：繼續使用

「先使用權」的核心概念是被告若於系爭專利申請日前使用系爭專利，則其可在系爭專利公告日後「繼續使用」。臺灣高等法院於89年度上易字第3864號刑事判決中，指出「故某一生產方法於發明專利權申請前已在國內使用，並於專利權人申請專利後，在其原有事業內繼續利用該項生產方法生產者，專利權人不得主張前開利用該項生產方法之行為係侵害其專利權」。

不過，臺灣高等法院卻有一判決與此概念相違。在臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決中，該案法院認為被告不能主張先使用權。系爭專利為新型專利第107116號「改良的指壓床」，申請日為1994年11月24日。系爭侵權物為AB16032型號美容躺椅。被告主張其已於1994年4月間出售AB19002型號美容躺椅，該產品之結構與系爭侵權物之結構屬相同原理，而屬同一產品。然而，該案法院認為先使用權條款「係指專利核准前製售之物品始可免責」，故在系爭專利期間內，被告「仍不得仿製上開專利物品」。該案法院之見解與2013年專利法立法理由相違，而未保障「在專利申請日前已從事專利物之製造之使用者」之「得繼續製造專利物」之權、及「對其製造之物」有「為後續使用、為販賣之要約及販賣之權」。

爭點四：於專利申請人處得知其發明

專利法第59條第1項第3款之但書限制先使用權之抗辯，即「但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」。有限的司法實務判決無法提供該但書具體的意涵。

從第三款整體來看，但書部分應屬於「先使用權」適用之例外，不過此例外之適用並未論及先使用權人之「得知」是善意或惡意，且未考慮專利申請人是否「能得知」先使用權人之資訊接觸行為。

先使用權人「得知」系爭專利申請人之發明可能來自正常的商業關係，例如出資委託開發關係、合作開發關係、無契約關係的商業接觸（例如展覽會場、業務拜訪等等），但也可能源自於竊取營業秘密之行為。

針對第一類「得知」，系爭專利申請人能察覺先使用權人之資訊接觸行為。如果向先使用權人聲明保留權利，則「先使用權」可能無法主張，但是仍有其他抗辯事由會發生。如果先使用權人是出資委託系爭專利申請人開發技術，則可主張「實施權」。如果雙方有關於專利申請權或專利權歸屬的約定，則先使用權人可能主張其為共同專利申請權人或共同專利權人，而造成系爭專利權有舉發成立事由，以使得系爭專利權人無法在個案中主張專利侵害。

針對第二類「得知」，系爭專利權人無從知悉先使用權人的資訊接觸行為，則無法執行但書的保留權。但因為先使用權人之侵害營業秘密行為，除了可能無法享有「先使用權」對於系爭發明之善意占有人之保護外，也可能受到系爭專利權人（如果與申請人為同一單位）指控侵害營業秘密。問題在於專利權人如何發現先使用權人事實上是侵害其營業秘密。對此，於訴訟進行中，法院可應專利權人之聲請而要求先使用權人揭露相關研發記錄，以確認先使用權人技術資訊產生或來源的合法性。

近似著名商標就一定會貶損其信譽或攀附其商譽？歐盟2021年Puma v EUIPO - Gemma Group案

楊智傑／北美智權報專欄作家

（本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授）

歐盟商標法對著名商標的保護，除了一般的混淆誤認侵權外，還包括減損其識別性或信譽（淡化），以及台灣所謂的「商標搭便車行為」。但是，並非商標達著名程度，就一定可以主張這樣的擴大保護。2021年的歐盟普通法院Puma v EUIPO - Gemma Group案，認為著名商標不當然可以主張這二種保護，除非能提出足夠的證據，證明有這樣的風險。

歐盟商標法對著名商標之保護

歐盟商標指令、歐盟共同體商標規章中對具知名度之商標（trade mark which has a reputation）之侵害類型，幾乎一樣。對具知名度商標的侵害類型，除了一般的混淆誤認之虞外，尚包括：(1)減損識別性或聲譽，及(2)不合理地利用其聲譽（taking unfair advantage of repute）。

在台灣商標法的侵權類型中，著名商標雖然有淡化理論之「貶損識別性或信譽」，但並沒有歐盟和德國此種「不合理地利用他人聲譽」之類型。此種類型，乃指雖然不會造成混淆誤認，但仍是藉由模仿，而增加銷售機會等情形，或有稱為「搭便車」之行為。

Puma商標和Gemma Group的跳躍的貓科動物商標

2013年，義大利的機械製造商Gemma Group Srl，向歐盟智財局申請註冊一歐洲商標，指定使用於第7類的「木材加工機器；鋁加工機器；PVC處理機」，其商標圖樣如一。

知名的德國運動用品製造商Puma SE，對該申請案提出異議。其提出異議的根據，乃是歐盟商標規章第8條(5)著名商標之保護。

Puma主張，系爭商標的圖樣與Puma自己的商標，幾乎一樣或高度近似，雖然其指定使用的商品類別，與Puma的商品類別可能不類似，但因為Puma的商標屬於有知名度（reputation）之商標，也就是台灣所謂的著名商標，因而，Gemma Group申請使用該商標，也可能會貶損（淡化）Puma商標的識別性或信譽，或構成第8條(5)所謂「無正當理由不合理地利用Puma商標的商譽」（without due cause ......would take unfair advantage of the repute.......）。

Puma自己的在先著名商標，主要有下面二個，請見圖二。

Puma商標為著名商標

2014年3月，歐盟智財局的異議部門做出決定，認為異議不成立。主要理由認為，相關消費者（relevant public）不會對這Puma商標和系爭商標產生聯想。Puma不服，向救濟委員會提出上訴。2014年12月，第五救濟委員會駁回上訴。2016年9月，普通法院認為應認定Puma商標為著名商標，廢棄救濟委員會之決定。2018年6月，歐洲法院支持普通法院之判決，故案件發回重審。

2019年4月，第四救濟委員會著重於調查證據，認為相關證據可以支持異議部門在2014年3月所做的最初決定。

救濟委員會認為，雖然本案兩造的商標，確實有某程度的近似，且Puma的商標確實取得了實質的著名程度，以及高度的識別性，但Puma仍然沒有證明滿足第8條(5)所需的其他要件。這些要件包括：(a)系爭商標指定使用商品的消費者，會對兩造的商標產生聯想；(b)在先商標（puma）的正向價值，會被轉移到後者申請的商標；(c)後者的商標使用於非常特別的工業產品，會貶損在先商標的形象。

Puma當然不服，再次向歐洲普通法院上訴。2021年5月19日，普通法院第六庭做出其判決，駁回Puma的上訴。

Puma的主張

Puma主張，救濟委員會在討論第8條(5)的要件時，有所錯誤：

救濟委員會認為，二商標指定商品的目標消費者，乃不同的消費者，但Puma認為，二群消費者應有所重疊；
救濟委員會對於兩造商標的近似程度，認定不正確；
Puma認為，救濟委員會沒有對在先商標著名程度做完整的檢視；
Puma認為，自家的在先商標有極高的著名程度，而兩造商標圖樣的近似程度也高，故雖然兩商標指定商品有所不同，相關消費者仍然會在兩商標間產生聯想；
Puma認為自己並不需要證明，第8條(5)其他「貶損或不公平利用其識別性或信譽」要件的證據。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》290期：近似著名商標就一定會貶損其信譽或攀附其商譽？歐盟2021年Puma v EUIPO - Gemma Group案】

2021年全球創業投資分析：Q2鉅額融資火熱、獨角獸公司激增

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

KPMG安侯建業日前發佈2021年全球創業投資分析報告，全球創投資金在2021年第二季飆升至歷史新高，創投所支持的公司共募集了1,571億美元，且獨角獸公司激增。除了美國市場「吸金」之外，越來越多地區也成功吸引大型創投資金挹注，像是替代能源、金融科技、B2B服務、教育、遊戲、物流和太空領域，都是當今全球創投關注的行業。

根據KPMG安侯建業發佈最新的《創投脈動：全球創業投資分析》報告顯示，全球創投資金在2021年第二季飆升至歷史新高，強勢的IPO市場以及市場上的大量閒置資金，為全球各地的投資推波助瀾。美洲和歐洲的投資額接近歷史新高，而亞洲地區則吸引了自2019年第三季以來次高的投資金額。

根據KPMG的統計，今年Q2共有10筆投資案超過10億美元，其中金額最大的投資案為瑞典電池製造商Northvolt AB融資27.5億美元，以及Google母公司Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo融資25億美元。KPMG報告指出，金融科技在世界各地都是目前最具吸引力的投資領域，而除了教育科技、遊戲和食品配送等領域外，醫療和生技領域也持續出現大型投資案。

KPMG私營企業全球負責人Jonathan Lavender認為，傳統風投基金尋找在創投中尋找機會市場，在全球範圍內有很多創投可用現金投資，甚至更多來自私人股權、家族辦公室，創投資金無處不在，大量的資金產生大量的投資意願，因此仍看好全球創投市場。

世界各地都出現鉅額融資案件，非典型投資者搶商機

在2021年第二季，由於全球可用於投資而未動用的「乾火藥」資金（dry power）創下歷史新高，創投所支持的公司在7,687筆融資交易案件中，募集了1,571億美元。越來越多地區吸引到大型創投資金融資，第二季單筆金額最大投資案件出現在總部位於瑞典的電池製造商Northvolt AB，總共募了27.5億美元的資金，其他鉅額融資案件包括美國自動駕駛公司Waymo（25 億美元）、美國太空探索技術公司SpaceX （12 億美元）、美國遊戲公司Epic Games（10 億美元）、印尼快遞公司J&T Express（20 億美元）、印度教育科技公司BYJU（15 億美元）、中國AI晶片公司Horizon Robotics（15 億美元）、德國RPA新創公司Celonis（10 億美元）、巴西純網銀Nubank （15 億美元），以及荷蘭企業用通訊軟體MessageBird（10 億美元），除了創投投資的地域多樣性日益增長，並顯示替代能源、金融科技、B2B服務、教育、遊戲、物流和太空領域，都是當今市場上吸引創投關注的行業。

值得注意的是，過去一年來，因為外在的超級低息環境，出現了一種害怕錯失良機的投資焦慮現象，被稱為「錯失恐懼症」（Fear Of Missing Out），因此越來越多的「非典型投資者」出現，包括對沖基金、共同基金、退休基金、主權財富基金、大學捐贈基金和家族辦公室，這群「非典型投資者」過去可能只分配一小部分資產給創投，現在正在增加對創投資金的資產配置。

獨角獸的數量超越2018年高點

在2021年第二季，全球各地的企業創投（Corporate Venture Capital）都非常活絡，疫情確實加速了企業對於數位轉型和創新的需求。全球許多老牌企業已經意識到他們不需要從頭開始創新，更好的方法可能是跟新創公司合作或投資這些新創公司，來幫助企業加速轉型，以更好的方式適應後疫情時代的新常態，因此老牌企業會優先考慮新創投資。

另一方面，今年第二季世界各地的獨角獸公司激增，預期2021年的獨角獸總數，將遠高於2018年的歷史高點179家。今年上半年美洲誕生了148家新的獨角獸公司，在美國就有137家新的獨角獸出現。雖然2021年第二季新獨角獸由美國占了大部分，但其他國家涵蓋了相當大的地理範圍，像是總部位於墨西哥的加密貨幣交易所Bitso，到總部位於澳洲的資安新創Safety Culture、提供「無卡分期」和「Buy Now, Pay Later」服務的日本新創公司Paidy，還有奧地利教育科技公司GoStudent。大量獨角獸的誕生，反映創投關注其現有投資組合的持續趨勢，讓這些新創公司運用創投資金來吸引人才，繼續推動公司的銷售和估值。

SPAC熱潮從美國擴散到歐亞

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧表示，受全球低利率環境的影響，專門投資非公開發行公司股權的私募股權投資基金（即PE Fund）的閒置投資資金，在今年第一季達到3,665億美元，創下歷史新高，使得2021年第二季大型投資案以及新創中後期募資金額持續刷新紀錄。除此之外，投資者的興趣開始延伸到美國以外的IPO市場。在2021年第二季，包括以色列的SaaS新創公司Monday.com、知名瑞典燕麥奶大廠Oatly、英國資安新創公司Darktrace都進行了IPO。

過去幾季中，SPAC在美國吸引了大量關注。在2021年第二季，包括寵物電商平台Barkbox 和新能源商用車製造商Lightning eMotors，總部位於美國的金融科技公司SoFi，和跨境支付巨頭Payoneer等公司皆通過SPAC上市。黃海寧指出，由於近日美國券交易委員會（SEC）基於 SPAC的投資熱度可能對金融監管政策和投資人保護構成問題，已著手制定更為縝密的新準則，也發布一系列的SPAC認股權證會計問題處理指南，以確保SPAC投資者受到適當保護，預期SPAC上市的熱潮在下半年將有所減緩。儘管通過SPAC上市比較便利，但仍然是一項複雜的工作，總部位於新加坡的東南亞最大獨角獸Grab，就宣布與SPAC Altimeter Growth Corp.合併延到今年第四季，以滿足美國證券交易委員會的報告要求。

雖然SPAC上市的熱潮可能在下半年趨緩，但在歐洲和亞洲，SPAC越來越受到新興科技公司的關注。總體而言，雖然美國對SPAC的熱度有所減緩，但其他地區對於SPAC的興趣卻相對增加。黃海寧認為，已經掛牌的SPAC公司持續需要找到其併購標的，這將是今年接下來需要關注的關鍵活動。

《IP小辭典》商標使用

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

註冊商標使用對於商標權的維護非常重要，商標法第5條明定商標使用之定義，並於同法第63條規定課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法使用，如有3年以上未使用、僅使用其中一部分或變換加附記使用等違反第63條規定的使用行為，都將構成廢止商標註冊之事由。

我國商標註冊制度是以先申請先註冊為原則，故申請註冊商標，不以先有使用事實為條件，惟商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。由於商標法賦予先申請註冊者商標權，使原本未註冊的商標，轉化為申請人私有的權利。如果商標權人只是取得註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，有違商標法保護商標權的立法目的，也因此失去商標應有的功能與價值。

基於商標權使用對於商標的重要性，商標法第5條明定商標使用之定義，並於同法第63條規定課予商標權人使用註冊商標的義務，規範商標註冊後應依法使用，如有3年以上未使用、僅使用其中一部分或變換加附記使用等違反第63條規定的使用行為，都將構成廢止商標註冊之事由。再者，為避免未於市場上使用的商標可以排除他人商標註冊之不合理現象，於申請評定或廢止他人的註冊商標時(詳《註冊商標使用之注意事項》5.3)，如引據商標已註冊滿3年，必須先舉證該註冊商標在申請評定或廢止之前3年仍有合法持續使用之事實，使商標在市場上的實際使用情形，能納入混淆誤認之虞的考量因素加以判斷，並符合商標保護必要性。

商標使用之定義及態樣

商標法第5條明定商標使用的態樣：商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：

將商標用於商品或其包裝容器（例如於香皂上刻有商標；或將商標用於包裝容器上，例如汽水飲料瓶(容器)上標示商標的情形）。
持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。(例如基於行銷目的將標示商標的商品陳列於貨架上或存放於倉庫的情形)。
將商標用於與提供服務有關之物品 (例如提供餐飲、旅宿服務的業者將商標製作招牌懸掛於營業場所或印製於員工制服、名牌、菜單或餐具；提供購物服務的百貨公司業者將商標印製於購物袋等物件)。
將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告 (將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告行為，縱商品尚未出售，但在交易過程中以產品型錄、宣傳單促銷即將進入市場的商品/服務，讓消費者認識的情形)。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。

註冊商標因使用，而使商標與註冊指定商品或服務間產生聯結，商標權人為了讓註冊的商標得以繼續受到商標法之保障，應於註冊指定的商品或服務範圍內積極且持續性使用，始有維護其商標權益之必要，此即所謂商標之維權使用。至少須符合以下情形：

使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標。所謂「行銷目的」之內涵與「交易過程(in the course of trade)」的概念類似。但不限於有償的銷售或具營利性質的交易行為。隨著商業活動的發展，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案所提供的商品或服務是否能為相關消費者所認識並藉以辨別來源加以判斷。商標權人如果於主觀上已有向市場促銷或宣傳商品或服務的行為，使商標之使用與提供的商品或服務發生密切關聯，應可認定具行銷之目的。
其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標。商標最主要功能在於識別商品或服務來源，使用時自應使相關消費者認識其為商標，且能藉之重複其購買經驗，若僅作為商品或服務本身相關說明之使用，即無法成為區別不同商品或服務來源的識別標識。
需有使用商標之行為。依商標法第5條所例示的使用方式，包括將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標等情形。應注意的是，商標權人證明有使用註冊商標時，檢送的證據資料應符合一般商業交易習慣，而足以證明於註冊指定商品或服務之真實使用。

註冊商標使用的認定

商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權（商35Ⅰ），即應以經註冊的商標圖樣使用在註冊指定的商品或服務。商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號「𦲷」（商35Ⅲ）。惟實際使用之際，縱標明商標「TM」或「𦲷」符號，不必然代表這樣的使用方式會被認定是商標使用，仍應依個案中的客觀事證，判斷該實際使用態樣是否足以使消費者認識其為商標。

為提醒及輔導商標權人正確合法使用註冊商標，以有效維持商標權，智慧局特訂定《註冊商標使用之注意事項》。至於證明標章、團體商標及團體標章的使用，應依其性質準用《註冊商標使用之注意事項》。

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