美國專利法第102條(a)(1)規定,若在專利的有效申請日前,發明標的已取得專利、發表於刊物、或被公眾使用、「銷售」,或其他能為公眾得知者,則該發明將成為先前技術喪失新穎性,不得取得專利。惟,若前述事項是在申請日前一年為之,申請人即可主張優惠期,適用喪失新穎性例外之優惠。換句話說,有別於台灣,美國專利法在新穎性這個專利要件特別定有「銷售阻卻」(on sale bar)的明文規定。實務上,銷售阻卻的觸發需要滿足美國最高法院在Pfaff v. Wells Electronics, Inc. 案確定的兩個條件:(1)銷售商品必須是商業銷售要約之標的(the product must be the subject of a commercial offer for sale);(2)發明已經做好申請專利的準備(the invention must be ready for patenting)。
1999年1月初,Xentek代理Junker開始跟第三人波士頓科技公司(Boston Scientific,全球最大的微創醫療器材公司之一)接觸,希冀將該導引鞘產品銷售給波士頓科技公司。該月8日,也就是本案關鍵日的1999年2月7日前,Xentek在回覆波士頓科技公司的系爭信函中包含了報價表(如下圖二所示),並明確指出該價格是以特定數量包裝、未滅菌,且按「船上交貨」(free on board,FOB)進行交易的標準予以報價。Xentek在信末提及希望與波士頓科技公司的業務代表當面繼續議價。實際上,雙方也確實在接下來的幾個月持續磋商,直至交易完成。
首先,CAFC循2016年Merck & Cie v. Watson Labs.的判決先例,闡明「商業銷售要約」係指「另一方只要就要約內容簡單加以承諾,即成立具有拘束力的契約(other party could make into a binding contract by simple acceptance)」。
CAFC認為,本案中Xentek是以系爭信函單獨且直接回應波士頓科技公司的「報價請求」(request for quotation),所以該信不是Xentek向多家公司不具有拘束力地主動報價或談判邀請,而是為特定公司的需求進一步提出具體邀約行為。