歐洲專利業界2023年的這個6月，熱鬧紛呈，藉歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）正式啟用的機會，再談一下Opt-out及Protective Letter運作機制。
《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）2023年6月1日正式生效，歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP）及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）同步啟用[1]。其中UPC這頭，一如先前預期，英國倫敦出缺後的UPC第三座中央分院確定落腳義大利米蘭[2]，UPCA生效前的日出期間湧現大量Opt-out申請需求[3]，同時在UPC正式開門運作後，果真也有不少人搶在第一時間遞狀[4]，歐洲專利業界2023年的這個6月很是熱鬧。不過即使不準備主動興訟，建議仍應了解UPC如Opt-out、Protective Letter之類的防禦機制。
Opt-out登錄後仍可能有UPC程序
UPCA生效前，許多歐洲事務所的講座及說帖都強調並力推Opt-out：傳統歐洲專利（Classic European Patent，以下簡稱傳統EP）登錄Opt-out，可排除UPC作UPCA Article 32.1規定訴訟管轄法院的可能，避免在歐洲多國的專利權被一次KO。於是，眾多傳統EP所有權人風風火火搶在日出期間提交Opt-out申請，不過很多人都忽略了一點，一傳統EP即使完成Opt-out登錄，該傳統EP之後還是可能有UPC程序要跑。
在UPC針對特定傳統EP登錄Opt-out、聲明相關訴訟不以UPC作管轄法院，的確會為該傳統EP在UPC架起保護傘，但這把保護傘無法自動彈開第三方的專利撤銷（Revocation）攻擊。根據UPC程序規則（Rules of Procedure of the Unified Patent Court）Rule 48，Section 2規範的專利撤銷訴訟程序，准用Section 1侵權訴訟程序Rules 19-21除Rule 19.4之外的所有條文，而其中的Rule 19.1(a)規定，在原告發動攻擊後，被告可於1個月內提初步異議（preliminary objection），申明系爭專利適用Rule 5的Opt-out規定、UPC非適格管轄法院。
實事上，Opt-out申請送件無法提交所有權人文件資料，UPC處理Opt-out申請時也不會先核實申請人資格[5]，因此，即使在UPC就一傳統EP登錄Opt-out後，第三方仍可對該傳統EP提出專利撤銷訴訟。當面對這種情況，傳統EP專利所有權人需依法回應、提出初步異議，才能令UPC確認對該傳統EP的專利撤銷訴訟不具管轄權。
換言之，Opt-out登錄後，不是就此與UPC程序絕緣，即使罕見，傳統EP所有權人還是可能碰上UPC專利撤銷訴訟，宜先做好心理準備，畢竟，一個月的反應時間不算特別充裕。
初步禁制令防禦減災工具：Protective Letter
對UPC訴訟戒慎恐懼的，除了擔心歐盟多國專利權一次團滅的傳統EP所有權人，還包括許多有歐盟業務、擔心一次在歐盟多國被認定侵權的大小企業，先前傳言非專利實施實體（non-practicing entity，簡稱NPE）已相準UPC想大展身手，尤其引人憂慮。不過要是已知有被指控侵害特定專利專利權的風險，可能應開始研究UPC初步禁制令（preliminary injunction，簡稱PI）、保護狀（protective letter，簡稱PL）。
中歐時間2023年6月1上午9時起，傳統EP及UP所有權人可藉UPC訴訟程序在歐盟17國行使專利權，尤其值得注意的是，依UPC程序規則Rule 212，UPC毋須聽取被告說法，即可下達初步禁制令[6]，所以或許有被控侵權人是在法院初步禁制令送達、開始執行的當下才驚覺大事不妙，儘管此時仍有機會在30天內請求法官重新考慮，但與其被動回應，利用UPC保護狀預加防範，不僅能避免法官單憑對造一面之詞發布初步禁制令，並可爭取更多時間擴展抗辯論述。
依UPC程序規則Rule 207規定，任何有權於UPC具狀起訴者，若預判有可能被視為初步禁制令之類的暫時措施被告方，皆可先提UPC保護狀，陳明可能的起訴原告（若有明確的專利證書號，亦可加以提示）及規定基本資料，以各項事實及相關證據說明何以其產品未侵權、標的專利為什麼無效、為何不宜准發初步禁制令之類。如此一來，根據Rule 209.2(d)，UPC法官遇有初步禁制令申請，即須查看是否有被控侵權方已先提交保護狀，若有，並應考慮是否邀請雙方當事人出席聽取雙方說法。
遞交UPC保護狀需繳200歐元規費，可在UPC存卷6個月，除非後續有人遞件請求UPC發布初步禁制令，外界無從事先得知有此UPC保護狀的存在。若期間無人申請發布禁制令，但判斷風險未解除，可在6個月期滿前加繳100歐元，延長存卷時間再6個月。只不過有歐洲事務所提醒，儘管UPC有此機制，如果保護狀未能提出有力的證據論點，貿然提出，也可能帶來反效果（法官可能想，被告方能提出的證據論點就只有這程度，那當然該准發初步禁制令）。[7]
【本文未完，完整內容請見《北美智權報》335期：UPC 2023/06/01正式啟用 再談Opt-out及Protective Letter】
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備註：
1.The Unified Patent Court opens its doors!，請見https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-opens-its-doors。
2.請見義大利外交事務暨司法部官網2023年5月18日新聞稿，https://www.esteri.it/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2023/05/tribunale-unico-dei-brevetti-italia-otterra-sezione-distaccata-per-milano/。2020年初英國撤回UPCA批准文書，同年9月義大利即選定以米蘭為據點，積極爭取遞補倫敦空出的UPC一審中央分區法院位置，但義大利官網新聞稿僅提到，UPC米蘭中央分區法院將負責與該國Entrepreneurial System相關領域案件，究竟涵蓋哪些技術領域案件，仍有待未來釐清，且因需經UPCA成員國通過修訂UPCA，UPC米蘭中央分區法院開始運作的時間未定，原交由UPC倫敦中央分區法院審理的國際專利分類A類及C類案件（即化學、冶金以及人類生活必需品），之前已宣布先交UPC法國巴黎及德國慕尼黑中央分區法院接手，詳情請參UPC官網2023年5月16日新聞稿，https://www.unified-patent-court.org/en/news/decision-provisional-distribution-actions-related-patents-ipc-sections-and-c-pending-central。
3.請參考UPC官網新聞稿：https://www.unified-patent-court.org/en/news。UPC送件案管平台CMS因海量Opt-out送件查詢作業速度緩慢，官方先在2023年5月17日預告可能限制部分類型送件流量，23日證實開始限制部分與外部使用者抓取訊息相關的非重要CMS功能，並暫時關閉所有Public API，同時於25日提醒僅於UPC公告情況下可提交紙本文件。
4.Update on the performance of the CMS，請見https://www.unified-patent-court.org/en/news/update-performance-cms。UPC雖未釋出正式統計數據，但中歐時間2023年6月1上午9時甫經啟用，UPC旋即再為該院送件案管系統CMS反應速度遲緩發布公告，其程序需求可觀，由此可見一斑。
5.可參考UPC FAQ編號4.6說明，請見https://www.unified-patent-court.org/en/faq/opt-out-0#faqs。
6.若拖延發布禁制令可能造成原告無以彌補的損失或被告有滅證之虞，可能強化UPC發布單方禁制令的傾向，但非UPC程序規則Rule 212規範的先決要件。根據報導，有德國、荷蘭籍UPC法官鼓勵使用這類暫時措施，尤其遇有時間急迫性的案件，未聽取被告說詞即慷慨准發初步禁制令的機率不低。可參考UPC Protective Brief – why implementers should consider it，請見https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/upc-protective-brief-why-implementers-should-consider-it。
7.Protective letters under the UPC system，請見https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2023/05/protective-letters-under-the-upc-system。
