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2017/11/02 第210期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 In-house專利工程師還在寫專利稿?趕快停止吧!
   
深入報導 人工智慧潛在問題多,國際法制趨勢如何因應?
十九大:一場宣示權力的政治大秀
   
研發創新 想要成功新南向,先放下台灣本位主義
   
智財管理 相同發明的競合-專利法第23條與第31條之吾思
   
 
In-house專利工程師還在寫專利稿?趕快停止吧!
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
在台灣,越來越多公司設有專利或是智權部門,不僅上市櫃大企業如此,就連只有幾十到數百名員工的中小企業也是一樣,當然,部門的規模大小差很多。這些企業的專利智權部門很多都有專利工程師 (In-house PE)的編制,數量也差很大。大企業可能會養2、30個專利工程師,但小企業的智權部很多都是一人部門,必須身兼法務、In-house PE、甚至專利行政的工作。
每所企業的專利智權部門的Job Function可以說是五花八門,因公司而異;同樣的,每所企業賦予in-house PE的職責也不盡相同。據了解,有不少企業會要求他們的In-house PE寫專利說明書,這等如叫攝影師去寫文章一樣。套句Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合夥人徐振康律師的說法:「You will get less than what you pay for!」
比起寫案子,In-house專利工程師有更重要的事情要做,企業一定要聰明小心的運用in-house PE。

10月20日,工總舉辦了一場「2017 優化專利布局•厚實產業技術」研討會,Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合夥人律師徐振康是其中一位講者,以「技術、藝術or魔術?─ 優質專利的養成之路」為題,分享了他在專利智財業界20年的經驗心得。

徐振康自1997進入智財領域,迄今已歷經20年。他說在這些年來很多人都問他3個問題:

  1. 如何提升專利品質?
  2. 如何產出優質專利?
  3. 如何布局優質專利?

同樣的問題被問了20年,都沒有人可以回答,那就表示問題不是那麼好回答,或是答案都不能讓人滿意。徐振康認為這些問題有一個簡單的答案:「No shortcuts」。言下之意就是要腳踏實地,按部就班的慢慢來。

「2017 優化專利布局•厚實產業技術」研討會部分講者,
右2為Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合夥人徐振康律師

攝影:李淑蓮

要求優質專利前先撫心自問:自己付出了什麼?

「No pain, no gain」,個人是如此,企業也是如此。在要求優質專利前,先問問自己做了那些事情可以讓你提升你的專利品質、提提你的專利價值。

徐振康認為,從實務的角度來看,一個好的專利產出要有好的供應鏈,包括:好的研發、好的In-house專利工程師、以及好的專利事務所。但另一方面,公司如果希望專利部門產出好的專利,應該先反問公司本身究竟提供了什麼資源?企業專利智權部門的主管也應該要了解,如果本身企業資源有限,便應該將錢花在刀口上:不需要每個申請的專利都是優質專利,要去選擇那些東西是公司需要及想要的。

簡單的歸納:企業的專利智權部門必須要先問自己有那些資源?還來就是問自己為優質專利做過那些努力?問完之後再去問自己(公司)想要什麼?

徐振康就以上3個簡單的問題,作出了以下的整理,可以有助企業的專利智權部門主管,甚至是企業經理人認清現實的狀況。又要馬兒好又要馬兒不吃草是很不切實際的,有多少資源作多少事才是王道。

第一個問題:你今天想要優質專利,那你有得到公司的支持嗎?如果管理階層沒有提供你相對應的資源,但卻要求你產出優質專利。那是不可能辦到的。所以你要先想一想公司能提供你多少資源讓你來做這件事情。

再者,要想一下你有沒有好的人來幫你做這件事情?你有多少預算可以讓你達成這件事情?你有沒有特定想要專攻的領域?你的目標是什麼?長期目標是什麼?短期目標是什麼?是想要先提升量還是以申請品質為主?你需要有一個實行的目標,你要問一問你上面的主管願不願意讓你執行這件事情,因為要產出優質專利花費是非常可觀的。

你還要考慮到經營專利的預算是會變動的,過了幾年甚至會急遽往上升。除了維護費之外,專利是要持續申請的,到後來你會發現錢會越來越不夠用,那你會怎麼辦呢?這時候你就會決定:『我要去跟事務所砍價』,等砍了價錢之後,你又開始講品質。就算要用比較少的價錢,去做同樣的事情都不太可能了,你又怎麼可能要用比較少的價錢又要求提升品質呢?所以你必須要先想清楚,你需要多少的資源,要把你的困難告訴你的管理階段,他才有辦法預料到你會碰到什麼樣的問題,才能知道有多少資源可以給你。說白一點就是要先跟上級打預防針,而不是給他劃了一個大餅之後,然後說你做不到。

接下來,你必須設定好你的長期和短期目標,而且必須是可行的目標,長短期目標是要看有多少人力及預算來決定的。你不可能在有限的預算下,要求每一個案件的品質是一樣好,所以必須要把申請案作分級。分級的目的是耍篩選出那一些是對你公司比較重要的專利,那一些是你公司想要發展的領域。」

徐振康表示專利究竟是資產還是負責端視乎個別企業的看法,基本上專利沒有用的時候就會是負債,既然公司也知道專利是一個可能從資產變成負債的東西,也就要適時作檢討。他說:「如果今天公司完全沒有什麼專利,申請專利的目標只是為了量,那只要有案子進來就申請也是可以的,只要確認目標即可。千萬不要在沒有目標的情況下胡亂申請,還要定期檢視公司的專利資產,在專利變成負責的時候趕快處理掉;如果決定要放棄負債的時候,一定耍找專業來處理,要由專業來評估專利有沒有價值,不要找公司的管理階層來評估。如果最終老闆不同意放棄,你就要爭取更多預算來維護這個負債了」。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》197期:In-house專利工程師還在寫專利稿?趕快停止吧!


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人工智慧潛在問題多,國際法制趨勢如何因應?
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
人工智慧將徹底改變我們的生活型態,隨著創新技術的不斷發展,將為社會與經濟生活帶來新的衝擊與問題。世界各國都在積極發展人工智慧,台灣政府除了扶植相關產業技術的發展,也應同時加快各項法制政策面的布局,不妨參考其他國家都在關注些什麼?

人工智慧被世界各國視為未來競爭力的重點,行政院也在「數位國家董郱s經濟發展方案」(DIGI+方案)中,將人工智慧技術列為研發重點項目,並在今年7月召開「智慧系統與晶片產業發展策略會議」,目前正在規劃推動智慧科技相關計畫所應投入的資源及經費。

人工智慧隸屬於「研發先進數位科技」行動計畫中的一部份,智慧應用科技研發主要是推動「智慧創新應用」,預計四年編列預算新台幣281.8億元,包括大數據、人工智慧(含AI on chip)、金融科技、虛擬實境(VR)與擴增實境(AR);而人工智慧又涵蓋高速類神經網路深度學習技術、加強式學習、先進案例式推理人工智能理解與回應技術、強化式人工智慧加速訓練系統開發。智慧機器人牽涉機械學習、AI 運算、精密機構元件加工、複合材料、精密伺服機電零組件,可形成重要的供應生態鏈。

表一、「數位國家董郱s經濟發展方案」行動計畫 2017∼2020 年預算表(單位:百萬元)

資料來源:行政院科技會報辦公室整理

在10月一場「產業.創新.應用」研討會中,資策會科技法律研究所專案經理王自雄分享了近期美國、歐盟、德國、英國、日本、新加坡等國際法制政策的重要趨勢。

美國:七大策略發展人工智慧

2016年5月3日,美國白宮科技政策辦公室在國家科學技術委員會中,已成立「機器學習與人工智慧小組委員會」,並開始編寫《國家人工智慧研發策略計畫》,據此提出美國優先發展的人工智慧七大策略方向(詳見表二)。

資料來源:資策會MIC
表二、美國發展的人工智慧七大策略
  1. 建立長期人工智慧研究投資計畫
  2. 發展人類與人工智慧共同合作方法
  3. 理解並解決人工智慧的倫理、法律與社會影響
  4. 確保人工智慧系統的安全
  5. 開發用於人工智慧訓練及測試的公共數據庫和環境
  6. 制定標準和基準以測量和評估人工智慧技術
  7. 了解國家發展人工智慧所需的研發人力

而在2016年12月20日,美國白宮進一步公布「人工智慧、自動化與經濟」報告(Artificial Intelligence, Automation, and the Economy),強調政府除了瞭解最新的產業技術趨勢,也必須強化並在政策面有所回應。雖然人工智慧將為生產力成長帶來正面貢獻,但卻改變了就業市場所需技能,包括對於更高水平技術能力的需求,而人工智慧帶來的衝擊,會因不同產業別、薪資水平、教育程度、工作類型與地點等而異。由於人工智慧將在短期內造成失業,若政策面無所回應,失業的情況恐將持續更長時間。社會對於衝擊的感受度,以及衝擊將於何時來臨,充滿不確定性;但能確定的是,多數人將因技能不再符合就業市場所需,而必須接受協助與職訓。政府面對諸多不確定性,應準備好面對各種可能發生的情況,政策面的回應也應以整體經濟為對象。

為了因應人工智慧造成的經濟衝擊,政府必須就人工智慧可能帶來之益處,投入資本與人力進行研發;針對未來可能之工作型態改變,進行教育與訓練,於轉型期提供相關工作者協助並提升其能力,以確保在最大範圍內共享人工智慧所帶來的經濟成長。

歐盟:創設機器人與人工智慧專責機構

根據國際機器人聯合會資料顯示,2015年全球工業用機器人出貨量增加15%,總金額達460億美元,醫療、家用及個人使用的服務型機器人,需求也持續上升。歐洲議會法律事務委員會在今年1月12日表決通過報告,除了針對「機器人民事法律規則」(Civil Law Rules on Robotics)提出建議外,並敦促歐盟執委會就機器人與人工智慧的運用與創設制定法規,包括以「電子人格」(electronic personhood)確保人工智慧衍生的權利與責任問題,類似公司的法人格,且包括作為訴訟主體。

為了因應機器人與人工智慧技術在可預期未來的廣泛應用,歐洲議會在2017年2月16日通過決議,建議歐盟執委會建立泛歐的法律框架與道德準則。歐洲議會認為,歐盟必要率先制定相關標準,以免屆時被迫依循其他國家所制定的標準。歐洲議會計畫在歐盟層級創設機器人與人工智慧專責機構,並於法律上定義「智慧型自動化機器人」(smart autonomous robots),針對當中最先進的技術產品建立登記制度,並就機器人的設計、生產製造以及利用,為相關工程師擬訂自律性質的行為準則和新形態的強制保險,投保範圍涵蓋因設計或生產製造之機器人所致損害。歐盟執委會也考慮要求公司針對機器人與人工智慧對社會安全與公司營收貢獻度進行報告,做為將來課稅的參考。

考量人工智慧可能帶來大規模失業的風險,在今年2月這項決議中,呼籲對於基本所得(basic income)保障進行研究;若公司設計出機器人,未來機器人又創造出可被賦予專利保護的產品,必須先衡量專利權歸屬的問題,甚至當公司要販售機器人時,也要思考機器人所創設取得的智慧財產, 是否將一併移轉給買受人。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》197期:人工智慧潛在問題多,國際法制趨勢如何因應?


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十九大:一場宣示權力的政治大秀
蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家
中國共產黨近期正在中國北京召開第十九次黨代表大會,雖然這僅僅是中國一個政黨的活動,但影響範圍可以說遍布全中國的人民,例如網路長城(Great Firewall)審查制度變得更加嚴格,全面擴大禁止網路用戶使用虛擬私人網路(VPN)應用軟體。

隨著會議時間接近,北京市禁止事項越來越多,無人機、熱氣球等航空器全面禁止,危險化學品生產企業、加油站、爆竹倉庫皆需安排專職人員24小時看守,加油站停止自助加油,禁止銷售鞭炮,禁售刀具,所有刀具被封存,長安大街沿線被禁止生火煮食,一些餐館、工廠、工地被迫停業,會議之後才能重新營業。

外縣市郵寄到北京的包裹也暫停,住宿共用平台暫停供應服務,許多地區禁止舉辦超過500人的活動,中國境內酒店禁止提供維吾爾族等少數民族提供住宿服務,西藏成為禁遊地區,維權黑名單的人民,被迫離開北京,進行非自願的旅行。許多社區管理為迎接十九大,創造良好的社會環境,會議期間禁止撥打110報警;如果一定要報警,請打別的電話,會議中禁止媒體帶入直播設備和自拍棒,只有中央電視台提供訊號。

十九大期間,北京維穩手段全面升級

中國政府唯一無法禁止的是,華北地區的霧霾出現在會議期間,官方說這一切措施是預防首都發生恐怖攻擊或政變,然而,全球關注到此會議的群眾都知道,如此大費周章的政策,背後其實有更深的意義

參加十九大黨代表大會的包含2300多位黨代表、政協委員和黨外人士,其中148人是民間企業和外資企業的負責人,很多共產黨高官身後更是海外企業的代理人和董事。就算只計算在中國境內的資產,這些黨國高層的財富也是億來億去,非同小可,雖然中國掌握實際政治權力以及經營國家經濟的是共產黨,但共產黨可不共產,北京人民大會堂裡的這些代表們,背後象徵的可是中國社會的權力和財富掌控,是中國權力金字塔最頂端的決策者。領公家薪資的國家公僕,晉身為高資產的富人階級。

不過就算是這群掌握國家機器的2000多位掌權者,在總書記習近平面前,所有黨代表也只能安靜且乖乖地坐在台下,聆聽習近平耗費3個多小時進行的演說。雖然演講內容事後在網路上也可以查詢,但是在冗長的演講過程中,台下聽眾可沒人敢離席上廁所,甚至要不時表現出翻閱資料,勤作筆記的「功夫」。整個演講過程中,只有前總書記江澤民打瞌睡、另一位前總書記胡錦濤對習近平示意手錶時間,其他出席者連扭動身軀伸懶腰和趴在桌上打瞌睡都鮮少出現,這儼然是中國古代帝王時期,君王早朝,台下兩邊文武百官晉見君上的盛況。

從會議前的社會安全整肅命令、解放軍和武警進駐北京市就可得知,整場會議極度隆重,這場分配權力的會議,完全是習近平極大「權力」的展現。歐美部分媒體甚至認為,這樣的事前準備程度,已經超過恐怖攻擊的防禦等級了,但是若從展現個人權力的角度來說,其實並不誇張。

極權國家中,掌權者絕對不容質疑

很多人都聽過「指鹿為馬」的成語,秦朝胡亥即位為秦二世,趙高擔任丞相,擁有朝野最大權力。趙高想謀反,但怕大臣們不聽命,所以在朝殿上獻一隻鹿給秦二世,但稱鹿為馬,秦二世認為「丞相錯了,將鹿說成馬。」,問底下大臣們,大臣有的沉默不語,有的附和趙高說是馬,有的說是鹿,趙高後來暗中陷害那些陣營相左的人,從此以後,群臣都對趙高感到戒慎恐懼。

事實上,所有人都知道那是一隻鹿,但是當朝殿上最有權力者,認為那是一隻馬時,有誰敢反對?如果我在眾人面前,顛倒是非黑白,指鹿為馬,而群眾依然異口同聲附和,這意味著掌權者的權力空前穩固,習近平將一個黨的會議,經過精心安排策畫,最高規格的維安和排場,讓其隆重性盛大空前,成為中國最重要的政治活動,黨的影響力和重要性都遠大於國家,就算會議前實施的維安政策影響數億人,還有前面一系列荒謬誇張的擾民政策,舉國中沒無任何團體敢反對;在會議中,即使長篇大論超過3小時,也無人敢反對或要求中場休息。

對統治者來說,重要的不是這件事情的對錯,而是不管這樣的做法有多荒謬,群眾都明白,統治者認為是對的,底下的滿朝文武都要依附其看法,這是中國長久以來的中央集權政策風格,不管有任何多客觀的事實,都沒有人可以質疑掌權者說的任何話,做的任何決策。

中共十九大這不僅是一場會議,還是一場Show,幫習近平加冕成為中國權力至上的一場表演。這是繼毛澤東和鄧小平以後的強人領導者,近代中國出現過「毛澤東思想」和「鄧小平理論」,十九大開幕式,習近平提出「新時代中國特色社會主義思想」,就算習近平沒這麼要求,底下的官員也會很樂意將其寫入共產黨黨章,成為「習近平思想」,十九大以後,他的權力勢必會更穩固,雖然中國已經結束了帝制時代,不過從實質的中央集權模式,還有國家機器掌控分工情況來看,習近平在中國掌控的權力,恐怕遠遠大於中國歷史上的每一任皇帝。


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想要成功新南向,先放下台灣本位主義
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
「新南向」的口號喊得震天響,但該如何出手對許多廠商來說仍然是混沌一片。1987年就到馬來西亞經營醫藥通路,之後又在當地設廠製造,並且一步步將營運範圍擴大到東南亞其他國家,公司也在吉隆坡交易所順利上市的的永信東南亞控股總裁李芳信認為,南向既不困難,但也不簡單,最重要的還是得放下本位主義,徹底成為當地的一份子。

台中永信藥品第二代當中,年紀最小的李芳信回憶,當年跨足東南亞,背後有著不得不的原因。「1987年台幣大幅升值,我們必須要往外找新的生產基地,」然而,原本只是到馬來西亞找當地的代理商洽談合作生產,卻因為對方的內部問題,最後變成李芳信全盤接下代理權,直接操盤永信在馬來西亞的行銷業務。

這只是第一步。李芳信回憶,雖然1987年就接下代理,但移轉生產基地的目標,反而是在1990年買地、1992年開始蓋廠後才逐漸實現。「俗話說『水到渠成』,大家的想法都是先蓋工廠生產,再慢慢找銷售管道,但產品做出來如果賣不掉,自己就被大水淹死了。我們剛好相反,是先有通路之後才蓋廠,才沒有一下被淹死。」2004年,永信在馬來西亞投資的子公司:永信東南亞控股(YSP SAH)成功在吉隆坡證交所上市,以馬來西亞為基地,也把製造、行銷的觸角佈建到越南、寮國、印尼、泰國等地。

南向將面臨在地割喉戰

李芳信認為,企業外移的目的可以分成五種:「為了便宜的勞工、為了取得原物料、或是衛星工廠跟著主要供應鏈走,這三類都是直接或間接的外銷;第四類是圈地為王型,例如在當地經營農漁業,可能內銷外銷各半,」他強調,地主種就是想永信一樣,在當地生產、當地銷售,完全以內銷為主。「經營內銷市場就是跟當地人打巷戰、割喉戰,」李芳信解釋,為了外銷市場而外移,最終目的都是為了降低成本,在經營的本質上差異不大;但經營內銷市場就是要搶當地人的生意,「尤其像我們做學名藥的,你能做的別人都可以做,憑什麼要分你這個外國人一杯羹?」

永信東南亞控股總裁李芳信

攝影:蔣士棋

根據自己的經驗,李芳信認為,企業在開拓南向市場時,第一步一定要先在地化。「嚴格來說,並不存在『東南亞市場』這個概念,因為每個國家都不一樣,」李芳信舉例,東南亞國家中,歷史上曾分別為英國、法國、荷蘭長期殖民,政治社會制度都受到深遠影響。「就算同樣都是英國殖民地,馬來西亞是聯邦制國家,可是緬甸長久是軍政,在運作上也大不相同。」

因此,即使這些國家已經成立了東協經濟體,但經濟整合的程度並不高。例如東協國家中,唯一未曾被殖民統治的泰國,對於內銷市場的保護仍然極其嚴密。李芳信透露,「我們馬來西亞衛生部長曾經跟泰國的衛生部長談判,會議上只提出一個問題:為什麼馬來西亞對泰國的藥廠發出了一千多張的藥品許可,可是泰國只對馬來西亞開放40多項?這裡面顯然有不公平!」

放下身段,投入深耕才能站穩腳步

至於在地化的方法,還是得靠多看、多聽、多問。李芳信建議,一定要加入當地的商會,台商組織也不能放過,對於各式各樣經營相關的法令限制,也必須反覆確認之後再做出決定。「台灣現在很熱中取得清真認證(Hala Certification),但伊斯蘭教在每個國家當中是不一樣的:在中東國家,伊斯蘭教不但是唯一的宗教,也是法律,在馬來西亞伊斯蘭教雖然是國教,但也允許別的宗教存在,至於印尼,只是全世界伊斯蘭教徒人數最多的國家,」他提醒,取得清真認證的難度未來將越來越高,而且台灣又是個以豬肉為主食的國家,其中的投資報酬率必須充分衡量。

最重要的是,必須放下台灣的本位主義思考。「在那邊台灣人跟英國人、日本人一樣,都是『外國人』,」李芳信提醒,在東南亞國家,台灣人的身分並沒有比較佔優勢,「不要以為人家會迷信台灣來的比較好,尤其像我們做西藥的,馬來西亞人完全是走英國那一套,怎麼會相信一個華人的品牌?」此外,也不該把南向當作口號,「經營市場應該要永續,不管哪個政黨執政都一樣;日本人從二次大戰結束後,一直維持在東南亞的經濟投資,這種精神才是我們該學習的。」


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相同發明的競合-專利法第23條與第31條之吾思
吾思/資深專利工作者
我國專利制度之要旨在於,政府賦予專利權人專有排除他人未經其同意逕自實施該專利之排他權,以作為專利權人對公眾揭露其發明技術內容之交換,進而達成促進國內產業發展之最終目的。基於上述要旨,如果賦予實質相同之發明一個以上之專利權,各專利權之間會產生彼此互相排除對方實施之情事,最終將會導致該發明之相關技術無法有效地被公眾利用,有礙前述專利制度促進產業發展最終目的之達成。因此,我國專利法中包含了防止實質相同之發明取得複數專利之機制,主要為專利法第23條中關於「擬制喪失新穎性」與第31條中關於「相同發明之複數申請案的處理方式」之規定。

專利法第23條規定的擬制喪失新穎性的重點在於:申請專利之發明(以下稱後申請案),與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案(以下稱先申請案)所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利;但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。

專利法第31條規定的相同發明複數申請案之處理方式的重點在於,相同發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者(以下稱先申請案)准予發明專利;但後申請者(以下稱後申請案)所主張之優先權日早於先申請者之申請日者,不在此限;前項申請日、優先權日為同日者,應通知申請人協議定之;協議不成時,均不予發明專利。其申請人為同一人時,應通知申請人限期擇一申請;屆期未擇一申請者,均不予發明專利。

乍看之下,上述專利法第23條和第31條似乎並沒有關聯性。然而,仔細思考之後,不難發現,這兩個法條規定的內容中有一個共同點。也就是,兩者都是將在後申請案申請前實際上尚未處於能被公眾所知悉狀態下之(先申請案中所記載的)發明,拿來作為可使後申請案的(申請專利範圍所記載)申請專利之發明無法取得專利之理由。也就是說,該等先申請案中所記載之發明,雖非後申請案申請前之已公開的先前技術,卻例外地被等同為使後申請案的申請專利範圍所記載之發明不具新穎性的先前技術。

我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查、第三章專利要件中雖已說明該二法條之相關規定,並提示當該二法條產生競合時,應優先適用專利法第23條之相關規定,然而當發明專利申請人在理解/應用審查基準關於該二法條之相關規定時還是會產生疑惑而無所適從。以下,提出幾個在實務上常遭遇到的問題,提出筆者之觀點。

問題1
專利法第23條(擬制喪失新穎性)制定之用意為何?為何排除相同申請人之適用?為何限制先後申請案均須為國內申請案?

說明:

(1)專利制度係政府授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開發明,使公眾能利用該發明之制度;對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者,係申請人公開給公眾自由利用的技術內容,並無授予專利之必要。因此,申請在後之發明專利申請案(後申請案)申請專利之發明(申請專利範圍)與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告的發明或新型專利申請案(先申請案)所附說明書、申請專利範圍或圖式所載之內容相同者,雖無喪失新穎性之情事,惟考慮已公開給公眾自由使用之發明(的專利權)不應復歸給(先申請案申請人以外之)特定第三人,爰以法律擬制其喪失新穎性,不得取得發明專利。同樣的道理,若先、後申請案之申請人為同一人,因不會發生權利復歸給特定第三人之情事,故排除擬制喪失新穎性之適用。

應注意的是,因為專利制度是採取屬地主義原則,相同發明在外國的(申請日在我國申請案申請日前但公開/公告日在我國申請案申請日後)先申請案並不會與該發明在我國的後申請案產生權利之競合或復歸之情事,所以擬制喪失新穎性之審查,其前後申請案應均為我國之發明或新型申請案。

(2)有關權利之復歸以下例說明:甲方提出一先申請案,其說明書中揭露A發明及B發明,僅於申請專利範圍中請求A發明,未請求保護之B發明自屬甲方公開給公眾自由利用的發明,並無授予專利之必要;若有一乙方提出一後申請案,於申請專利範圍中請求保護B發明,其申請日在甲方申請案公開前,該後申請案若可核准專利,則會有將可由公眾自由運用之技術(B發明)復歸(甲方以外之)特定第三人所專有,而產生使公眾蒙受不利益之情事,故訂定擬制喪失新穎性之規定處理此問題。但若後申請案由相同申請人(甲方)提出,因A發明及B發明皆為甲方所揭露,是否請求專利權本屬甲方固有之權利,並無權利復歸之問題,故專利法中特別訂定但書,將先後申請案之申請人相同的情況排除擬制喪失新穎性之適用。

問題2
為何審查基準中建議關於相同發明可同時適用專利法第23條與第31條之規定處理時,應優先適用專利法第23條?

說明:

處理相同發明間競合之問題,在實務上須考量的問題包括:當先、後申請案申請專利範圍之記載包含實質相同發明時,亦即問題1之說明(2)中乙方於申請專利範圍中請求A發明,應如何處理?於此情況下理論上,可同時以專利法第23條與第31條之規定進行處理,但專利法第31條之相同發明的認定比較嚴格(例如僅比對先後案申請專利範圍之發明、相同申請日申請案之發明須採雙向比對等,參照發明審查基準第三章相關內容),很容易發生後案申請人修正其申請專利範圍後,雖與先申請案所請非為相同發明但仍有擬制喪失新穎性之情事,故為避免導致申請人需進行多次申復、修正之困擾,審查基準中才會建議實務上優先以專利法第23條之規定處理比較完善。關於專利法第23條與第31條間之適用,筆者嘗試簡單整理如下:

  1. 若不同申請日之先後申請案的申請專利範圍包含相同發明時,亦可同時以專利法第23條(擬制喪失新穎性)及專利法第31條(先申請原則)之規定進行處理,但原則上應優先以專利法第23條(擬制喪失新穎性)之規定處理。
  2. 承A所述,其理由為:
  3. 先申請原則要件所比對者為請求項所請之發明,然其可能因先申請案之申請人於申請過程中修正其請求項而有所變動,因而與後申請案非屬相同發明,導致原核駁理由於日後不適用。相對地,俟先申請案公開或公告後,始優先適用擬制喪失新穎性要件審查,則因先申請案公開後,理論上該公開之內容即不會再變動,據此公開之技述內容作出核駁理由,可使後申請案之申請人在一較穩定的前提下檢討核駁理由,以利後續申復、修正之進行。
  4. 專利法第31條之相同發明的比對對象僅為先後申請案之申請專利範圍,很容易發生後案申請人修正其申請專利範圍後,雖與先申請案的申請專利範圍所載之發明非屬相同發明,但仍有擬制喪失新穎性之情事,故實務上仍建議以專利法第23條(擬制喪失新穎性)之規定處理(或同時輔以專利法第31條),比較完善。當然,若先後案申請人相同或申請日相同時,則只能以專利法第31條(先申請原則)之規定進行處理。

問題3
為何審查基準中提示於適用專利法第23條相關規定之際,於後申請案進行審查時先申請案須已公開,先申請案公開後是否撤回或是否取得專利並非須注意之事項;然而於適用專利法第31條相關規定之際,並不以先申請案為已公開為必要,但若先申請案於其申請後有不受理或撤回等情事時,則該先申請案不得做為該法條所謂先申請者?

說明:

如問題1之說明(1)所述,專利法第23條關於擬制喪失新穎性的規定,係基於將先申請案所記載之發明視為先申請案之申請人會揭露給公眾之技術內容,故以法律擬制為後申請案申請前之(關於新穎性)先前技術,該先申請案是否確實已揭露給公眾為是否適用專利法第23條之要件。因此,於後申請案審查之際先申請案必須處於已能為公眾所知悉之狀態,先申請案公開後已符合了專利法將其擬制為先前技術之要件,該先申請案嗣後是否撤回或取得專利,則與在後申請案申請前業已公開而成為先前技術之其他先專利申請案類似,無須注意該等先申案是否撤回或取得專利;專利法第31條之相關規定則並非將先申請案擬制為後申請案申請前之先前技術,僅單純地基於實質相同之發明不可賦予複數專利權之原則,排除後申請案取得專利權之情事,故先申請案是否有可能取得專利權才是適用該法條之要件,因此,若先申請案於其申請後有不受理或撤回等情事時,則該先申請案不得做為專利法第31條相關規定中所謂先申請者,但後申請案審查之際該先申請案是否能為公眾所知悉則不必作為適用該法條之要件。

關於包含實質相同發明之複數申請案適用專利法第23條及第31條之相關規定時,筆者認為應基於專利制度之最終目的-促進產業發展-進行理解,才能確切地掌握該等法條之要旨,在對應審查意見通知時,也才能提出精確的申復、修正,避免不必要的審查攻防程序,使申請人之申請案能盡早獲得專利之保護。


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