專利師法從民國97年實施至今，一轉眼已經十年。為了慶祝這個難能可貴的日子，專利師公會邀請三屆智慧財產局局長齊聚一堂，第二任局長、中華民國全國工業總會秘書長蔡練生榮獲特別獎，從智慧局轉戰經濟部常務次長的王美花則笑說，「沒有蔡練生可能沒有專利師公會，沒有我可能也沒有今天的制度」，簡單幾句話引起台下熱烈共鳴。

107年是我國專利師法施行十週年，回顧專利師法在正式上路之前，歷經了20年的難產與波折，對專利業界實屬得來不易，專利師公會特別舉辦專利法實施十週年的慶祝活動，並宣布將4月26日「世界智慧財產權日」，訂為台灣的「專利師節」。

王美花：智財社群要合作才有力量

一向和專利業界有著革命情感的經濟部常務次長王美花，活動當天趕來共襄盛舉，因為從民國96年12月首屆智慧財產局局長蔡練生退休後，就由王美花擔任局長重任，直到105年她調陞至經濟部才離開，王美花笑稱，「沒有蔡練生可能沒有專利師公會，沒有我可能也沒有今天的制度」，簡單幾句話引起台下熱烈共鳴。

儘管時光飛逝，王美花感覺「專利師法施行不只十週年了」，但她對於過往仍點滴在心頭，當年為了專利師考試制度，一次又一次去考試院爭取、拜託，現在的機制雖不滿意，但勉強還能運作，雖然現在她的業務範圍已經不同，還是心繫著智財發展。王美花期許專利師公會能夠既專業又國際化，畢竟台灣市場小，目前專利申請數量趨於穩定，不像大陸還在蓬勃發展，未來兩岸交流可能變成台灣要借鏡大陸，希望台灣有優勢的部分能夠繼續維持。她也提到，智慧財產局和專利師公會之間的關係，應該有分際又要像一家人般合作、充分溝通彼此意見又能互相體諒，這對於台灣智財社群發展非常重要。雖然專利師社群不大，但要一定有力量，隨著產業創新條例第9、12、13條的各項修訂，政府鼓勵研發端更重視智財管理及鑑價，相信專利師的專業將有更多發揮的空間。王美花呼籲，希望專利師公會能多參加國際商會（International Chamber of Commerce，簡稱ICC）的各項會議，將更多國際資訊帶回台灣，台灣專利師應該將觸角伸到國外，讓更多年輕人接棒進入專利圈。

洪淑敏：今年專利師錄取率16％創新高

除了前任智慧財產局局長王美花，現任局長洪淑敏也肯定專利師公會的重要性。洪淑敏說，在過去專利法修法的過程中，專利師公會提供許多專業的意見，也和智慧財產局並肩向考試院爭取專利師考試權益，今年專利師的錄取率達到16％，更創下錄取74人的紀錄。過去十年有86％的發明案件都是經由代理人申請專利，去年委託代理人的比例更上升到92％，顯見專利領域的專業性。去年產創條例通過後，更重視國營事業和科專計畫的智財佈局，對於專利產業是新商機，她期許專利師能為國家的創新研發把關，同時帶動產業經濟發展。

吳冠賜：未來專利師要有不同風貌

專利師公會理事長吳冠賜則表示，未來專利師要有不同風貌，除了專利申請外，對於著作權法、商標、營業秘密都要涉獵，同時還要了解企業營運與研發方向，才能協助企業進行專利管理和維權。專利師公會是累積知識和經驗的平台，為落實專利師自治精神，現在專利師的職前訓練已經委由專利師公會辦理並制訂訓練計畫，專利師公會目前共有14個委員會，今年剛成立無形資產評價委員會，提供新進專利師全方位完整的訓練。

此次慶祝活動中，由吳冠賜頒發特別獎給中華民國全國工業總會秘書長蔡練生，以感謝他在智慧財產局局長任內的努力奔走，才能催生「專利師法」。專利師法在96年通過後，97年1月正式上路，洪淑敏表示，其實專利師法草案早在民國77年就送到立法院，只不過一睡就是20年，她用「白馬王子喚醒沈睡的專利師法草案」來形容蔡練生的貢獻。除了專利師法之外，蔡練生還推動保智大隊、智財法院，獲得這份終生成就獎實至名歸。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》210期：十年磨一劍：回顧專利師法施行十周年】

《北美智權報》第210期更多精采文章： 告別抄襲，大陸綜藝節目才能真正崛起！ 吳茂昆大陸申請專利爭議淺析 AlphaGo之後，人工智慧開啟無限想像空間

如果本身產品的包裝只以設計專利保護，並未申請任何商標，那當包裝上的文字或圖案被別人拿去註冊商標並獲准時，原創作人有什麼反制的途徑？

王先生為食品製造與銷售廠商，夏天期間必備與銷售量最大的商品就是「冰」。王先生自是不放過如此大的商機，於夏天時大量銷售不同口味以及包裝的冰品。整理多年的銷售狀況後，發現芒果、草莓以及乳酸口味最受消費者喜歡，於是想將該三種口味的包裝加以保護，便詢問合作的專利事務所，食品包裝袋的圖樣是否可以提出專利申請加以保護。事務所的回覆是「可以」，於是王先生便提出設計專利申請，並順利取得設計專利權。

市場中的競爭對手是無所不用其極的，王先生的競爭對手陳先生，清楚知曉王先生的三種包裝冰品銷售狀況非常良好。反觀自己相同口味的商品，卻一直無法突破銷量瓶頸，便直接複製王先生的商品包裝去販售；果然在攀附作用下，也賺得為數不小的收入。陳先生發現該些商品並無商標權存在，於是直接擷取包裝上明顯的文字，提出商標申請。由於在審查機關的商標案件資料中，並無相同或近似的商標權存在，該申請案便順利通過審查並予以註冊。

這時候，王先生只能啞巴吃黃蓮，吃下這劑苦藥嗎？沒有可以反制的方法嗎？

其實，是有的，且兩岸間的規定也有所不同。

首先，先看臺灣的規定。臺灣商標法第30條第1項第15款清楚規定，商標申請案「有侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者」，不得註冊。此時，設計專利權人僅能先透過司法手續，等到司法判決定後，方能向主管機關依據判決確定證明書，向主管機關提出該商標權不得註冊的申請，來保護自己的設計專利權。

而中國在商標法第9條第1款以及第32條，明訂商標申請案不得與他人在先取得的合法權利相衝突以及不得損害他人現有的在先權利。且在中國工商行政管理局發佈的第316號之「國家工商行政管理局關於處理商標專用權與外觀設計專利權權利衝突問題的意見」中，第一點表明「商標專用權和外觀設計專利權是重要的智慧財產權，分別受《商標法》和《專利法》的保護。這些權利的取得，應當遵守《民法通則》中的誠實信用原則，不得侵害他人的在先權利。」保護先行取得的權利。第二點則是清楚寫明「若該商標的初步審定公告日期先於該外觀設計申請日期，在該外觀設計專利被撤銷或者宣佈無效之前，工商行政管理機關可以依照《商標法》，及時對商標侵權案件進行處理。」

由於中國各地方工商行政管理機關都具有直接介入查處違法的權力。所以，該「意見」方會直接表明，即使該「外觀設計被撤銷或是宣布無效之前」，只要明確商標的初步審定公告日期早於外觀設計申請日期」的話，工商行政管理機關就有權力依照商標法的規定，直接進行商標侵權案件加以處理。由此可以清楚知曉工商行政管理局的權力其實不小於專利復審委員會。

臺灣商標法
第30條第1項第15款
商標有下列情形之一，不得註冊：
十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

中國商標法
第9條第1款
申�[注�銂滌��寣A���憒��F著特征，便于���g，并不得与他人在先取得的合法�虴Q相�L突。

第32條
申�[商�嶊`��不得�坋`他人�c有的在先�虴Q，也不得以不正�憭漎q�迉�注�銗L人已�謒洏峖}有一定影�楫滌��寣C

工商�嶆r〔1995〕第316�A�鰨a工商行政管理局�蚺_�z理商����用�倅O外�s���y��利���虴Q�L突���_的意�N
一、商����用�虳M外�s���y��利�衧O重要的知���d�苤A分�g受《商�嶊k》和《��利法》的保�芋C�惆��虴Q的取得，���敹磽u《民法通�h》中的�N�翰H用原�h，不得侵害他人的在先�虴Q。
二、�薑_以外�s���y��利���薛雈L人商����用�衁滿A若�G商�嶊漯鴩B�罹w公告日期先于�G外�s���y申�[日期，在�G外�s���y��利被撤�扣峈怮聽甚荇臚妨e，工商行政管理机�蚰i以依照《商�嶊k》，及���蟆��嶉I�衩蚰��n行�z理。

《北美智權報》第210期更多精采文章： USPTO新局長挑戰解決專利適格性及IPR程序兩大難題 電子商務專利管轄權相關問題 吳茂昆大陸申請專利爭議淺析

華爾街日報曾歌頌區塊鏈技術是近500年來金融領域最大的突破，金融科技雖便利消費者在金融產品上的使用，但衝擊傳統金融秩序的事件也一再上演。如何平衡「金融創新驅動」與「金融監理強化」，成為關注的焦點。關於比特幣現象興起、虛擬貨幣及代幣眾籌的規範、區塊鏈概念的極致是去中心化等云云，確實讓中國金融監管機構疑惑且恐懼。倘若虛擬貨幣的製造和發行不再需要一個類似中央銀行的貨幣主管機關，這個趨勢對剛完成體制改革的中國金融監管單位而言，絕對是難以想像的場景，問題的複雜性也超越現行金融監管治理的範疇。

中國藉由十九大召開的政治契機，解決金融監管體制中「一元多頭」、「三龍治水」的問題，包含一行（中國人民銀行）三會（銀業監督管理委員會、證券監督管理委員會、保險監督管理委員會）等金融業分業監管的格局。中國大陸實行金融分業經營體制時間不長，關於一行三會如何有效地聯合監管，要合理分工，避免監管套利等，始終是金融體制監管設計的一大難題。尤其近年來金融貪腐事件頻傳，銀行和金融機構加槓桿的事態日益嚴重。現下金融監管體制是依據人民銀行法、商業銀行法、證券法、保險法和銀行業監管法的規定實施具體的金融監管。計畫趕不上變化，金融監管體制的改革只是茶壺裡的風暴，筆者近年來注意到自比特幣、區塊鏈等虛擬貨幣及金融科技大行其道，主管機構似乎無法理解互聯網金融的龐氏騙局，大幅衝擊中國金融監管體制的能耐。

現象：比特幣旋風席捲中國金融市場

比特幣風潮引起中國金融市場內投資者和技術者的注意，投資者看好比特幣背後的運作邏輯，技術者對挖礦增值有著瘋狂的偏好。拜區塊鏈技術興起之賜，利用一串使用密碼學方法相關聯產生的資料塊，而新增的資料塊總能連結到上一個區塊，即整條區塊鏈的尾部。比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在「區塊鏈」中，所以區塊鏈可以看作記錄著比特幣交易的帳本。該概念在中本聰的白皮書中提出，中本聰將資料處理者命名為「礦工」，將資料處理活動稱之為「挖礦」，參與處理區塊的用戶端可以得到一定數量新發行的比特幣，以及相關的交易手續費。支持比特幣者而論，比特幣是真正的電子黃金，源於2100 萬枚的產量恆定，比黃金更能抵抗通貨膨脹；但反對比特幣者看來，幾乎是「21 世紀鬱金香」，為最簡單荒謬的金融騙局。

在比特幣的虛擬世界中，中國礦機占了 80%，輸出了 75%的演算力，70%的比特幣乃中國制造。因為中國提供廉價的電力，為比特幣網路創造極高的演算力，對於如何理解比特幣的密碼學及神秘性，也讓比特幣議題在中國持續發燒。中國金融市場對比特幣的偏好，其實是基於物聯網時代，物聯網的商品、設備引入區塊鏈，都將可追溯、鑒定、評估。從酒類至國寶文物的真偽鑑定，乃至數位貨幣編程、智慧商務合約等，區塊鏈技術將使每個環節都鑑定，建立起真正的互聯網信用。倘若區塊鏈技術堅如磐石，挖礦成本不斷上升，而全球央行長年濫發貨幣，等如給予比特幣大幅提昇價格的成長空間，甚至連法定數位貨幣都向此靠攏。

電子貨幣明顯比紙幣有應收帳款、交易成本低、使用安全性較高等優勢。比如，紙幣撕成兩半就不能用了，但是電子貨幣即使撕成兩半，而電子貨幣是一串代碼，當達成某種交易的時候，甲方支付給乙方一半的代碼，此時雙方都不能直接使用該貨幣，直到交易完成甲方支付給乙方剩下的代碼，即可以解決供應鏈上應收賬款，電商支付，理財資金託管等眾多問題，根本就不需要第三方支付；甚至在支付這個方式及動作上，也不太需要銀行、不需要銀聯網聯。比特幣是否要收到國家金融體系監管，也是辯論不休的議題。

比特幣錢包使用者可以檢查、儲存、花費其持有的比特幣，其形式多種多樣，功能可繁可簡。當然，隨著貨幣體系進行數位化，而是以網路新技術推出全新的加密電子貨幣體系，也容易成為犯罪手段及缺乏法定監管的灰色地帶。是以，中國金融監管機構度對比特幣向來是疑惑且恐懼的。因為比特幣最大的特點在於網路運算所提供的技術支持，使虛擬貨幣的製造和發行不再需要一個類似中央銀行的貨幣主管機關，比特幣等虛擬貨幣若大行其道，人類歷史將首次進行去中心化的貨幣系統，這個概念對中國金融監管體制是難以想像的場景。

挑戰：對虛擬貨幣及代幣眾籌ICO的管制束手無策

比特幣捲起千堆雪的背後是區塊鏈技術的成熟而致，區塊鏈近年來備受全球資本市場關注，屬於理性與非理性的綜合。理性因素在於：區塊鏈技術的成熟增加與產業的結合，區塊鏈技術的應用集中在數字版權交易、供應鏈管理、供應鏈溯源等與實體經濟結合緊密的領域；非理性因素在於，很大一部分人還是關注數字加密代幣的應用及其投機行為。應該看到，區塊鏈的應用場景超出只發行代幣，未來隨著和產業的結合，以及在推動實體經濟中發揮作用，區塊鏈的技術價值會越來越多的被釋放出來。

區塊鏈是以區塊結構存儲數據、多方維護、使用密碼學技術保證傳輸，與訪問實現數據存儲之技術體系，例如比特幣的運算邏輯背後，就是一種去中心化的記錄技術。區塊鏈硬體主要由比特幣挖礦機的製造、販售廠商，以及區塊鏈路由器提供商構成。挖礦機專為區塊鏈挖礦提供運算力，區塊鏈路由器則以利用用戶閒置帶寬進行挖礦服務。事實上，區塊鏈1.0去中心化及數字貨幣、演進至區塊鏈2.0的智慧型合約及金融應用、即將邁入區塊鏈3.0的可編程社會及生態建構、及區塊鏈迅速發展等，都對政府監管帶來棘手的難題。是以，怎麼正確地評估虛擬幣首次公開發售／數字貨幣首次代幣眾籌(ICO) 的風險與價值？頓時成為洛陽紙貴，各方都想一窺究竟。

ICO最大的優勢在於突破地域的限制，全球的投資者均可進行投資，融資項目發展初期的資金，可不再受限於第三方金融機構，融資精力可得到大幅釋放。然而，ICO的風險在於投資者議價能力較低，對於融資項目的估值難以確定，導致失敗風險遽增，加上ICO監管真空的狀態下，政策和法律難以保證投資者的權益。對中國大陸的銀監會與證監會而言，ICO的監管已成為無可迴避的問題。此外，因全球對ICO的監管曖昧不明，地域性的限制作用讓熱錢管制問題，處理起來更為棘手。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》210期：區塊鏈及虛擬貨幣正挑戰中國大陸金融監理的能耐】

《北美智權報》第210期更多精采文章： 台灣專利環境大體檢 王美花：不滿意但尚可運作；吳冠賜：還有很大的改善空間！ FED一縮表，全球重感冒 吳茂昆大陸申請專利爭議淺析

2017年，Google DeepMind開發的人工智慧軟體AlphaGo，與世界圍棋冠軍柯潔連戰三場，並且取得三戰全勝的成績。如果把前一年與南韓棋王李世乭的四勝一敗戰績一起計算，AlphaGo的棋藝水平，已經堪稱世界頂尖。可惜的是，2017年之後AlphaGo將不再參與任何圍棋比賽；但幸運的是，從2018年開始，Google DeepMind將把AlphaGo技術應用在更多領域，也預告了內含人工智慧的新服務，即將在生活週遭遍地開花。

70年前的圖靈測試（Turing Test），現在似乎真的做到了。

AI（人工智慧）的概念，在人類社會其實由來已久。二次大戰時，英國的計算機科學家、人工智慧之父艾倫•圖靈（Alan Turing）提出，如果一個人同時對機器與真人使用相同的語言提問，在經過若干回合的測試之後，沒辦法明確分辨兩者的答案何為機器、何為真人時，則該機器通過測試，已具備如人類一般的思考能力。而AlphaGo的例子已經告訴我們，機器不但能如人類一般思考，甚至在下圍棋這種高度複雜的心智活動上，它的思考分析能力可能還勝過人類。「從今年下半年到明年上半年，我們PChome每個新的計劃，幾乎都有AI的概念在裡面，」PChome董事長詹宏志說。

AI實際應用，今年內就會出現

文字編輯出身的詹宏志，對AI的應用很早就有感：十多年前，他在清大一個教授的實驗室中，第一次看到何為機器翻譯。「說到底，它的概念其實很簡單，」詹宏志解釋，每當中文的研究論文要介紹西方世界的新概念時，多半都會在文字後方再用括號把英文原文附上去，加強概念的完整性，例如講到資料探勘時，研究者往往會以「資料探勘（Data Mining）」的方式來呈現。而機器翻譯做的事情，就是廣泛地蒐羅這樣的用法，並且在各個文本之間進行比對分析，找出當時最多人使用、也最被接受的翻譯。

「各位想想看，以前我們編字典，是要派研究人員實地去採集，花好幾年的時間才能做成一個版本，甚至有些字詞還沒辦法那麼確定，」詹宏志補充，在機器翻譯的世界裡，這些採集資料、比對分析的工作都可以由機器進行，「而且因為資料一直在更新，隨時都能出新版本。」

因此，當AI日漸普及之後，人類與機器或人類之間的互動，也必然發生改變。詹宏志舉例，目前世界上可以上網的電腦大約20億部，但最常被使用的上網終端設備，其實是將近80億部的手機，而這兩大終端設備，就構築了人們對於既有網路的想像。「但我要提醒的是，未來可以上網的『東西』，有人估計可以高達5000億個！這裡面會有哪些類別，恐怕我們都還不那麼清楚。」

AI存在目的，應該是創造更美好的人類生活

從電子商務的角度出發，詹宏志認為，如果生活周遭每一個東西都能有運算、儲存、資料傳輸的能力，很多的問題也許就能得到解答。「現在快夏天了，每個人都需要開冷氣，所以限電危機可能又會發生，」他舉例，假設台灣每個家庭的冷氣機都有聯網功能，即使不具備智慧電網，也能有相當顯著的節電貢獻。

「台電可以提出一些獎勵方案，允許它在用電高峰階段，把你家的冷氣控溫往上調個兩度，或者是暫停運轉個15分鐘，」他補充，這些動作對一般人頂多造成微小或甚至察覺不到的不便，但台電的供店壓力卻能因此減輕不少。

「看到5000億個可以聯網的設備，大部分人看到的可能是這些設備的生產需求，但服務才是創造價值的核心，」詹宏志說，現在人們上網用關鍵字搜尋，可以得到上百、上千個結果；但未來，人類可能是用對話的方式，跟任何一個堪稱生活居家助理的聯網設備互動，「這時候你要的答案可能就只有一個。怎麼產生這個即時滿足需求、貼心、完整的答案，就是AI最重要的任務。」

《北美智權報》第210期更多精采文章： 台灣專利環境大體檢 王美花：不滿意但尚可運作；吳冠賜：還有很大的改善空間 商標權侵他人權利之事實可作為不得註冊事由嗎？ 解析歐盟與美國維修零件的保護範圍和侵權分析----以汽車維修零件為例說明

2017美國最高法院TC Heartland v. Kraft Foods Grp Brand案件中，澄清專利訴訟管轄權的範圍，對於原告選擇法庭地將有重大的影響。然而，電子商務相關專利訴訟所涉及之專利，多為電腦執行方法專利或裝置專性，而TC Heartland案所涉及地專利為物品的專利，由於物品專利侵權行為地之認定與方法專利並不相同，因此本案對於未來電子商務專利訴訟管轄之影響，仍有待進一步評估。本文將討論TC Heartland案件的重點與電子商務專利訴訟管轄所涉及相關問題。

TC Heartland v. Kraft Foods Grp Brand澄清何謂被告之住所地

TC Heartland vs Kraft Foods Grp Brand於2017年作成，對於專利訴訟法院之選擇有重大影響。2014年，Kraft Food有限公司在德拉瓦州對TC Heartland有限公司提起專利侵權訴訟。TC Heartland係在印第安納州註冊成立的有限責任公司，其總部也設在印第安納州。TC heartland 因此請求德拉瓦州聯邦地方法院以欠缺管轄權裁定駁回訴訟，並聲請移轉管轄至印第安納州聯邦南區地方法院。德拉瓦州聯邦地方法院駁回移轉管轄聲請，被告上訴聯邦巡迴上訴法院（CAFC），而CAFC亦維持原判。於是被告上訴到最高法院（US Supreme Court）。

有關法院是否裁定移轉管轄，最高法院認為如果專利侵權特別管轄之規定有排除民事訴訟普通管轄權規定之適用，則地方法院應准許聲請移轉管轄裁定。最高法院進一步分析專利訴訟案件的特別管轄之28USC§1400（b）規定，認為由立法歷程演變來看，認為在2011年國會針對1391(c)修法時，立法者有以專利訴訟案件的特別管轄規定排除普通管轄規定之意思，因此專利管轄不適用1391(c)的補充規定。

因此，專利侵權管轄必須依照28 USC§1400 (b)規定決定之。此依規定，使專利權人可向三個地區法院提出訴訟：（1）被告侵權行為地，（2）常態與既定的營業地，以及（3）被告居住地。而在TC Heartland v. Kraft Foods Grp Brand案，主要爭事涉及何為被告的居住地？最高法院認為本條所規定之被告住所地，限於被告公司設立地點（where the defendant is incorporated）；此一見解再度確認1957年最高法院在Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.案之見解，認定§1400(b)國內公司的住所地係指公司註冊地，並且否定專利訴訟可依據§1391條規定決定其法庭地。

本案主要再度確認1957年的見解。有關專利訴訟管轄權雖然在1957年最高法院已表示意見，然而，1990年美國聯邦上訴法院在VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co案中表示所有對於被告有個人管轄權的法庭都是專利訴訟適當的法庭地，此一見解造成對於被告具有普通管轄權的法庭，對於專利訴訟亦有管轄權，導致日後數十年大部分專利權人選擇東德州聯邦地方法院進行專利訴訟。許多報導認為，本案將可降低專利訴訟在東德州地方法院進行問題，然而事實上本案僅釐清有關被告居住地如何認定，對於被告的營業處所或是侵權行為地則未說明。CAFC在本案之後，接著在In Re Cray Inc.案澄清被告之營業地，而有關侵權行為地之認定則可參考NTP vs Research in Motion之見解。

In Re Cray Inc.案澄清被告之營業地

2017年9月21日，在In Re Cray Inc.案，CAFC澄清了根據28USC§1400（b）被告營業地所指為何?

2017年年初，Raytheon在德克薩斯州東區聯邦地方法院，控告Cray Inc.侵害其專利侵權。Cray是華盛頓州的一家公司，但在威斯康辛州和德克薩斯西部地區均設有設施，且有兩名遠距離工作的員工，在東德克薩斯州的家中工作。Cray根據2017年最高法院在TC Heartland LLC案的判決意旨，認為雖有遠程工作的員工，並不構成28USC§1400（b）規定之營業場所，因而聲請移轉管轄。然而Cray移轉管轄之聲請，被東德州聯邦地方法院駁回，Cray不服移轉管轄駁回的裁定，上訴至CAFC，CAFC廢棄地院的駁回裁定。

本案主要建立被告的營業處所的判斷要素。上訴的爭點在於：是否因為被告有德克薩斯州東區的家中遠程工作的員工，而使東德州聯邦地方法院取得專利訴訟之管轄權？上訴法院認為專利訴訟管轄法院根據§1400（b）之規定，由專利侵權地、被告住所地、或被告通常營業地點的法院管轄。因此，在本案法院判斷德州是否為適當法庭地，必須考慮以下因素：

1. Cray執行業務的實際地點，
2. 定期和建立的營業場所是否有一定程度確定性和永久性，
3. 被告公司設施的地點，是否由Cray Inc.以某種方式擁有，例如租賃、所有、持有或相當程度可以控制的地點，而不僅僅是Cray的潛在短暫僱用人之地點。

在上述考慮因素，上訴法院認為本案的事實並無法建立東德州法院有管轄權之條件，因此廢棄地方法院之裁定。

NTP vs Research in Motion針對方法專利侵權地之認定

1. 侵權的元件有多個元件，且每個組件不在同一地點，如何決定管轄權？
2. 方法專利的每個步驟如在不同地點執行，管轄權又如何決定？

由於90年代VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance案的見解，導致在專利侵權訴訟被告公司註冊地以外之「法庭」提出訴訟相對容易，因此原告基本上很少適用專利侵權行為地規定以取得被告公司註冊地以外法庭地之管轄權。然而，這種情況在TC Heartland案之後將有所改變，未來專利訴訟管轄法院無法按照普通管轄規定，而必須符合§1400（b）特別管轄規定，且由於對於被告住所地與營業地點採取狹義解釋，因此原告如果仍要公司註冊地以外法院提出訴訟，那麼僅能適用公司營業地與專利侵權行為地。在TC Heartland案之後，CAFC並無侵權行為地與管轄權相關見解可提供參考，而需參考CAFC在2006年NTP vs Research in Motion對於侵權行為定認定之意見。

2006年的NTP vs Research in Motion案，CAFC針對專利法第271條侵權行為地作出解釋，或可做為判斷專利侵權地之參考。在NTP案件中，有二個重要結論，有關方法專利侵權，只針對美國境內發生的專利侵權行為而言，因此方法專利之每一步驟都必須在美國進行，才會構成美國境內侵權。至於系統請求項，如果專利請求項包含多個不同組件的系統，此時只要主要的控制組件美國境內，就可構成侵權。

NTP案雖然處理專利地域性的問題，但是也包含有關侵權地之判斷，惟其適用性則有待觀察，因為NTP案所涉及專利其中一部分元件不在美國，方法的某些步驟也不在美國執行，因此在決定管轄權是否可採本案之標準，有待進一步觀察。

結語

在TC Heartland案之前，美國東德州聯邦地方法院可謂全美發明人最喜歡選擇的提出專利訴訟的法庭地，原因是東德州聯邦地方法院判決對於專利人較為友善，其勝訴機率較其他周圍高。TC Heartland案之後，專利訴訟的原告僅能依照特別管轄的規定確定法庭地，因此註冊地點以外機會僅能是營業地與侵權地，未來法院對於侵權地的判斷勢必對於電子商務之運作模式以及訴訟策略產生影響，值得進一步觀察。

《北美智權報》第210期更多精采文章： 十年磨一劍：回顧專利師法施行十周年 為「公開口述權」請命 FED一縮表，全球重感冒