眾所周知，要申請專利之發明，基本上要滿足三項要件，才有取得發明專利之可能性。此專利三要件分別為產業利用性、新穎性及進步性。其中，新穎性與進步性兩者可以說是連動的。台灣歷年專利審查基準彙編第一篇《發明專利審查基準》第二章《專利要件》第四節《進步性》中指出，「判斷進步性之前，須先判斷該發明是否具備新穎性要件，經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性」。也就是說，如果發明專利申請案不具新穎性，即可立即核駁，無須繼續審查。由此可見，新穎性可說是發明專利的核心。要確保所遞交的專利申請案不會被審查委員以「不具新穎性」核駁，前案檢索一定要確實作好。

隨著時間的過去，前案數量也在不斷的累積中，如何能在浩瀚的前案中找到相關的資料？如何才能避免掛一漏萬？教育部大學智財服務平台智財經理黃伯昇於《2018 LexisNexis法務智權實務研討會》中，以自身經驗分享了許多可專利性檢索的撇步。

黃伯昇的專利實務經驗相當豐富，在教育部大學智財服務平台服務之前，曾經在事務所擔任專利工程師、專利檢索中心擔任專利檢索員、以及智慧局擔任專利審查委員。此外，他也在2017年LexisNexis專利檢索競賽中獲得首獎，要找專家來分享專利檢索的經驗心得，可說是不作第二人想。

專利為屬地主義，檢索用的語文很重要

對專利檢索而言，「工具」很重要，選對工具會有事半功倍的效果。黃伯昇的分享案例是以TotalPatent One (TP One) 資料庫為作業平台進行的，此一資料庫就全球超過100個專利局收錄了超過1億1500萬件專利文獻，檢索語言包括英文、中文、日文及韓文，涵蓋了5大專利局的官方語言。值得一提的是，此資料庫除了可以全文英譯外，還提供了進階的運算元、可家族合併、Stemming及篩選器等特殊功能。

黃伯昇表示，由於專利是屬地主義，所以檢索時都應用原文來處理，但不是每個人都精通各國語言，而這個資料庫的一大特色就是能進行全文英譯，所以即便只使用英文檢索，也可以找到相對應的專利。

關鍵字的設定：8大聯想法

為了這次公開分享經驗，黃伯昇特別設計了一個案例：組合式兒童椅。

案例中的兒童椅特點如下：桌椅合一，可拆卸可組合，且可隨著兒童成長而調整椅子高度、相對傳統高腳椅節省體積。

黃伯昇指出，「專利就是用文字建立起發明精神」，而專利最重要的是請求項，所以在定義關鍵字之前，應先看看檢索對象的請求項之文字描述：【本文未完，完整內容請見《北美智權報》218期：可專利性檢索撇步大公開】

《北美智權報》第218期更多精采文章： 維權難、立案更難！兩岸營業秘密的難點與對策 5G時代中，台灣的新商機、新危機與新轉機 新興市場的經濟隱憂

李先生祖先早在清朝時代已開始經營蠟燭製造，產品諸如：蠟蕊、人造蠟、石蠟及白蠟都有。雖非大廠，但也足維持家中生活無虞。

李先生祖先在經營時，就已經發現沒有名氣的商品，比較難有價格上的優勢。於是李先生的爺爺，在民國20年商標法開始施行後，便提出商標權的登記，登記註冊的圖樣文字是「旺來」二字。後隨著國民政府撤退來台，仍是經營相同的生意，且維持商標權使用。

陳先生與李先生經營相同的產業，也申請並取得圖樣文字為「五花牌」的商標。有一天，陳先生因其銷售的產品「光明燈」外型為鳳梨形狀，便在包裝上直接使用「旺來光明燈」為產品名稱，且和「五花牌」商標上下並列。

李先生發現陳先生的產品包裝中出現「旺來」二字，為捍衛自己的商標權，於是提出商標侵權訴訟，要求陳先生賠償其未經授權使用自己的商標的損害。經法院審理後，陳先生使用「旺來」二字並未侵犯李先生商標權。為何？

商標法第36條

下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

二、為發揮商品或服務功能所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。

從商標法第36條第1項第1款中可發現，李先生對於鳳梨造型的光明燈，以「旺來」二字來描述自己商品之形狀，對於商品形狀所為之說明文字，用以形容商品之形狀與鳳梨相似，並非利用他人商標指示商品來源之功能，純粹作為商品本身之說明而非商標使用。而且，李先生也有使用「五花牌」之自我商標與「旺來」光明燈上下並列，更清楚知曉李先生使用「旺來」二字，並非是利用他人商標指示商品來源之功能。僅是作為商品本身之說明，符合商業交易習慣之誠實信用方法。

商標申請人當在申請商標前，必須注意設計的商標圖樣文字，是否會成為其他商品的形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明描述所用，除前述「鳳梨」以外，例如「蓮花」也可能成為宗教商品的形狀敘述。因此，設計商標圖樣文字時，仍應注意商標法第36條的不受他人商標效力所拘束的狀況。

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過去台商在大陸投資多選擇在沿海及東南地區，近年來沿海地區市場逐漸飽和，開始有台商選擇進駐大陸東北，企圖在大陸「一帶一路」等戰略前景下尋求機會，在東北三省闖出另外一片新天地。

2017年東北三省貢獻GDP總量人民幣 5.5兆億元

大陸2017年GDP總量為人民幣82.7兆元，首次突破人民幣80兆元門檻，全年GDP年成長6.9%，這是自2010年以來大陸經濟成長首次加速，且高於市場預期。其中，與北韓及俄羅斯交界、約有1.2億人口的東北三省遼寧（4,300萬人）、吉林（2,700萬人）、黑龍江（3,800萬人），占大陸總人口的9.1%，去年GDP總量為人民幣 5.5兆億元，約占全國6.7%，GDP成長率達6.0%。

遼寧省：生產總值最高

2017年遼寧省生產總值為人民幣2.3兆，居東北三省之冠，比2016年成長4.2%。遼寧省五大產業分別為裝備製造業、冶金、石化、農產品、汽車。

裝備製造業：

高檔數控機床、機器人及智慧裝備、航空裝備、汽車裝備、先進軌道交通裝備等，代表企業包括瀋陽機車、新松機器人、大橡塑、沈鼓集團、瓦軸集團、大連冰山集團、大連叉車。

冶金工業：

遼寧省每年煉鐵8,126萬噸、煉鋼能力8,600萬噸、軋鋼能力超過1億噸，冶金工業包括礦山、冶煉和加工等完整的體系，全省共有冶金企業1,894家、從業人員48.7萬人，知名大型企業包括：鞍鋼集團、本鋼集團、東北特殊鋼集團、淩源鋼鐵集團、營口鋼鐵等。

石化產業：

遼寧省有1,836家石化行業企業，占全省工業的12.3%；企業資產總額為人民幣5,881.5億元，占全省工業的15.4%；從業人員40.7萬人。主要石化企業包括瀋陽石化、大連石化、本溪石化、鞍山石化、撫順石化、錦州石化、營口石化等。

汽車產業：

遼寧以汽車產業聞名，知名大廠有華晨汽車集團、瀋陽華晨雷諾金杯汽車有限公司，由上海汽車工業總公司、通用汽車中國公司、上海通用汽車有限公司於2004年8月共同出資成立的上海通用（瀋陽）北盛汽車。

遼寧省台商布局情形

目前進駐遼寧的汽車零配件台資企業有六和機械、冠林汽車、瀋陽大千商貿公司、福大汽車等等。此外，遠東集團亦在2002年進入大連，開設大連連太百貨有限公司；神州紡織也在大連開發區成立大連神州紡織有限公司。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》218期：東北三省台商布局大不同】

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在政府、學校以及企業界的推波助瀾下，創業在台灣已經成為一股風氣。打開報紙的財經版面，幾乎每天都有新創企業的報導，各式各樣的創業競賽以及周邊服務，這幾年內也不斷出現，顯示社會對於新創企業的接受度越來越高，也願意投入資源到這項風險較高、但機會無限的新產業中。

資誠聯合會計師事務所進行的《2018台灣新創生態圈大調查》，就針對台灣的新創企業、創投、創業加速器等業者進行調查訪談，希望描繪出台灣新創環境的現況與需求，作為未來發展的參考。調查結果也發現，雖然新創活動已經相當熱絡，但新創企業仍然普遍面臨到資金不足、人才缺乏以及國際化程度不足的問題，使得未來發展受到侷限。

創業非大多數人職涯目標

儘管台灣到處都在舉辦學生創業競賽，每個大學院校也紛紛開設創業相關課程，但學生並非主要的創業家來源。資誠聯合會計師事務所審計服務部營運長梁華玲指出，在台灣，每個人創業前超過90%已經有工作經驗，平均有11年的經歷，其中有在國外求學、工作經驗的也超過50%（圖1）。

「創業的主要原因中，有35%是因為看到有利的市場機會，而且創業者的學歷背景，也以商科、文科相關居多，」梁華玲補充，就這些調查結果來看，台灣以「機會型創業」為主，創業的目的大多較重視自我實現，創業者的教育程度高、也更能承擔風險，因此創業為其職涯的選項之一，並非為了生存而創業；從連續創業（創業超過3次以上）者在調查中僅佔7%也可看出，以創業作為終身職業，並非主流選擇，絕大多數的創業家都是累積相當工作經驗後，再進入到創業領域中。

營收缺口大，是每個新創企業的痛

創業後的兩個最大問題，就是找到投資人以及把生意做大，而它們又時常互為因果。調查指出，有超過70%的新創企業，認為自己的營收和獲利狀況不如預期，其中更有48%的新創企業，承認自己還在虧損當中。

對於獲利不佳的原因，這些企業中有25%認為，缺乏銷售管道或客戶來源是主要原因，也有14%認為製造成本過高，未達經濟規模；假設資金充裕，有40%的新創企業也認為，在未來3~5年內最需要改善業務行銷以及打入新市場（圖2）。總而言之，如何創造營收成長，幾乎是每個新創企業普遍遇到的難題。

新創企業普遍知名度不高，營收本來就不易大幅躍升，不過調查結果發現，超過新創企業的營收來源中，以台灣為主要市場的比例高達70%，而以海外為主要市場的比例僅有12%。梁華玲指出，台灣的內需市場規模有限，如果營運重點只擺在台灣，很容易遇到瓶頸。因此，她建議，創業者必須從Day One就開始思考全球化策略，積極向外尋求合作機會，才能讓營運早日步上軌道。

新創企業若要走出台灣，應該思考的策略之一就是找金主幫忙。調查結果顯示，有69%的新創企業計劃在未來三年內引入策略投資人，主要考量就包括國際化的資源挹注以及豐富的專業或產業經驗。說穿了，新創企業就是希望除了資金以外，還能牽線引進其他資源。然而，引資無法一廂情願，新創企業想引入有利的投資人，但投資人也在尋找優質的新創公司：怎樣的新創企業，才能獲得投資人的青睞呢？

梁華玲建議，新創企業在進行募資前，應該先檢視本人、本事、本錢三項要素：

1.本人：創業者的人格特質、團隊組成的多元性、創業動機是否夠強烈

2.本事：是否具備競爭優勢、所在產業是否有足夠的發展前景

3.本錢：創業團隊是否有充分的執行力，尤其是財務管理，資源配置的能力

創業永遠是件苦差事，尤其是在不斷燒錢、營收卻遲遲不見起色的死亡幽谷期，事業很容易就此衰敗下去。累積了相當實務經驗後再投入創業，確實是較穩當的做法，但創業者仍然必須步步為營，才能安然度過死亡幽谷，享受創業成功的果實。

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最近在一些百貨公司內開始出現電話亭型式的伴唱機設施，又稱「電話亭KTV」或「迷你KTV」，但相關業者因未能獲得合法的歌曲或影音授權，可能會衍生侵害著作權問題，究竟電話亭KTV業者應取得何種著作權授權呢？

視聽著作與音樂著作之利用

一般KTV業者所使用的伴唱用視聽著作可分為兩類：「原聲原影」和「非原聲原影」。「原聲原影」視聽著作即為宣傳用的MTV，其附有專輯內歌曲的音樂，通常有歌手在影片內演出，影片內容常為與歌曲意境有關的故事。「非原聲原影」視聽著作乃僅為伴唱而錄製的影音內容物，其音樂可能是MIDI版，影片內容僅是人或物的行動或搭配隨機的風景。「原聲原影」視聽著作的著作權通常歸屬於唱片發行公司；但對於「非原聲原影」視聽著作，利用人通常須從音樂著作權人或其代理人處取得授權後，再自行製作伴唱影片。

「原聲原影」和「非原聲原影」等二類視聽著作有授權金上的差異，以智慧財產法院97年度民著上字第7號民事判決為例，該案系爭歌曲之專屬授權權利金，在「原聲原影」視聽著作部分，每首為20萬元至35萬元，而在「非原聲原影」視聽著作部分，每首為12萬元，但兩種視聽著作一同專屬授權者，每首則為60萬元至90萬元。該案中的授權人為華特國際音樂股份有限公司，其專營伴唱機的歌曲授權。相關音樂著作為華特國際本身及其關係企業大旗製作股份有限公司所發行之歌曲。華特國際代表授權的「原聲原影」視聽著作和專輯內的音樂著作，授權範圍包括於我國境內從事重製、散布、出租、公開演出及公開上映等行為等權利。

電話亭KTV業者應就不同歌曲選擇使用「原聲原影」或「非原聲原影」視聽著作，並尋求視聽著作或音樂著作之權利人授權。相關著作財產權包括重製權、公開演出權、和公開上映權。如果涉及雲端控制點歌系統，則必須取得公開傳輸權的授權。

視聽著作或音樂著作之重製權

電話亭KTV本質上是包廂化的伴唱機，一般伴唱機通常將歌曲伴唱影片儲存在設備內的儲存裝置（例如硬碟），因而業者必須取得相關視聽著作或音樂著作之重製權，才得合法經營電話亭KTV。

根據著作權法第22條，重製權為著作權人專屬權。同法第3條規定「重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作」。不過，伴唱機授權實務的重製權，並非單純將授權人所提供的影片灌入KTV機台的硬碟內。著作權法第37條第1項規定「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權」。因而，授權契約可主導相關歌曲利用之地域、時間、內容、和利用方法。

以智慧財產法院104年度民著上字第1號民事判決為例，該案的伴唱機授權合約第2條約定「甲方[/權利人]同意就本合約著作以非專屬授權方式，授權乙方[/利用人]按下列指定條件重製發行租售VOD產品」。該案的重製權授權方式有四點重要特徵。首先，重製方式是採「重新編曲演奏結合影像或就原影MV製作為伴唱類視聽著作」。其次是被授權人必須使用指定的媒介（有指定加密方式之VCD－R或DVD－R光碟片）將授權著作灌入伴唱機機台。第三，授權著作限定重製在特定的伴唱機機台（單主機對多包廂式之電腦隨選視訊VOD伴唱系統（大V）及單一主機對單一包廂式之電腦隨選視訊VOD伴唱系統（小V））。第四，被授權的伴唱機機台必須是營業場所使用，且限於國內使用。

電話亭KTV有別於現在的大V或小V的伴唱機，故其重製權的範圍可能有新的設計，例如「單一主機結合於單一包廂之電腦隨選視訊VOD伴唱系統」並搭配機台型號。甚至，採雲端式的電話亭KTV可能有特定的伺服器來儲存伴唱影片檔案，故其重製權的範圍可能限定伺服器的實體設置區域、IP位置、或儲存服務提供者等。

另該104年度民著上字第1號民事判決個案中，權利人有特別約定利用行為的限制。系爭授權合約第3條指出「前條指定方式進一步定義或約定如下： … 6. 乙方（或丙方）不得單獨租售或交付本產品硬碟予他人。本產品硬碟僅限由乙方（或丙方）加密後交付本系統之客戶附合於本主機使用。 … 8. 乙方不得將收錄有本合約著作之本主機或本系統改換其它品牌發行或轉交丙方以外之第三人發行」。亦即，該案授權方式是綁特定授權業者、和特定機台與其內部的硬碟，為「三位一體」的授權，而不允許利用人將硬碟分離使用，或將機台或系統讓與他人經營。

電話亭KTV業者如果從其他伴唱機業者購入機台而改裝，其必須小心原機台業者與權利人間的授權條款有無硬碟不得分離使用條款，以免購入未獲合法授權之伴唱機裝置。無論是「原聲原影」或「非原聲原影」視聽著作，都包括歌曲的音樂著作。電話亭KTV業者必須注意音樂著作權人是否同意相關視聽著作利用於伴唱機設備或類似設備。如果沒有，電話亭KTV業者必須尋求相關音樂著作權人或代理人同意其重製。

音樂著作之公開演出權與視聽著作之公開上映權

根據著作權法第26條，音樂著作權人專有公開演出其著作之權利。同法第3條規定「公開演出：指以 … 歌唱 … 或其他方法向現場之公眾傳達著作內容」。另同法第25條規定，視聽著作權人專有公開上映其著作之權利。同法第3條定義「公開上映」為「以單一或多數視聽機或其他傳送影像之方法於同一時間向現場或現場以外一定場所之公眾傳達著作內容」。電話亭KTV涉及歌曲伴唱影片的播放而有傳達相關視聽著作與音樂著作之行為，但其是否應獲得公開演出權與公開上映權之授權，涉及「公眾」之定義。

著作權法第3條定義，「公眾」為「不特定人或特定之多數人。但家庭及其正常社交之多數人，不在此限」。根據智慧財產法院106年度民著上易字第5號民事判決，「公眾」判斷之「重點在於接收該音樂著作演出之『人』是否為不特定或特定之多數人，而非所演出之『場所』是不是公開，準此，在業者經營之包廂內為演唱之行為，該包廂既非家庭私人場所，而是對外營業之處所，除非包廂僅有演唱者一人在場，否則其他在場之人應屬不特定或特定多數人，是被上訴人等辯稱：餐廳是出租包廂給消費者，除了消費者外並非其他人可隨意進出，不符合『公開』之定義云云，並不足採」。

電話亭KTV是包廂化的伴唱機，其包廂特徵包括：顯示器螢幕、點歌用觸控螢幕、座椅、擴音器、封閉空間、小桌台等，而其至少可容納兩人。電話亭KTV等於是縮小版的KTV包廂。根據該106年度民著上易字第5號民事判決之見解，電話亭KTV內可能有公開演出音樂著作或公開上映視聽著作之行為，因為電話亭KTV不是家庭私人場所而是對外營業，而演唱者之外者的現場之人即為「不特定或特定多數人」。此外，電話亭KTV通常以透明窗隔離外界，但在機台附近的路人（在現場以外一定場所）有機會觀賞顯示器所播放的伴唱影片，必然會涉及公開上映視聽著作的行為。

如果伴唱影片授權人本身全權代理權利人的所有著作權，則電話亭KTV業者可一次完成整體的授權，包括重製權、公開演出權、和公開上映權等等。但麻煩的是，如果相關視聽著作權人或音樂著作權人有加入著作權集體管理團體（簡稱「集管團體」），則電話亭KTV業者必須從該些團體取得公開演出權或公開上映權。不過，集管團體目前可能未針對電話亭KTV設計適合的授權方案，這是電話亭KTV業者未來要克服的問題。

雲端系統的公開傳輸權

根據著作權法第26條之1規定，著作權人專有公開傳輸權。同法第3條定義「公開傳輸」為「指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容」。採取雲端系統提供伴唱影片的電話亭KTV，其涉及視聽著作或音樂著作的公開傳輸，因為電話亭KTV有點歌設備，以讓消費者控制伴唱影片的網路傳輸。

雲端式系統如果從外國購入，應特別注意該外國電話亭KTV製造商就其資料庫內歌曲的公開傳輸權授權範圍。一般著作權授權都有地區限制，通常以國家為區分。該製造商取得的公開傳輸權可能僅在該國境內，而無法衍生至我國。此外，如果歌曲影片有關的音樂著作或視聽著作的權利人有參加集管團體，則在我國境內的公開傳輸權，通常歸該集管團體管理。因此，進口的電話亭KTV仍須透過集管團體來取得公開傳輸權。

消費者的利用行為

此外，如果電話亭KTV內有提供手機自拍裝置，則其目的明顯在鼓勵消費者以手機錄製演唱或直播演唱。問題在於一般伴唱機的授權不會及於使用者的影音錄製或直播演唱、甚至將相關檔案儲存在社群平台公開給他人觀賞等等行為，電話亭KTV業者必須先行取得相關的授權，以免要負擔使用者對於著作權侵權行為的共同侵權行為責任。

民法第185條規定，「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同」，另「造意人及幫助人，視為共同行為人」。根據最高法院99年度台上字第1207號民事判決，所謂「造意及幫助行為，乃教唆或幫助他人使遂行或易於遂行侵權行為，其主觀上有故意或過失，客觀上對於其發生之結果有相當因果關係，即須連帶負損害賠償責任」。

電話亭KTV業者可能視為造意人，因為其提供手機自拍裝置給消費者，而對於消費者超出授權範圍而錄製或直播伴唱歌曲影片之行為，任其發生而不違本意。此外，電話亭KTV業者也可視為幫助人，因為其讓消費者進入包廂內點歌歡唱，明知消費者會利用手機自拍裝置來錄製或直播歌曲演唱行為，卻無任何警語告知消費者請勿侵害著作權，反而以自拍裝置的提供讓消費者誤以為相關錄製或直播行為屬於合法授權，故業者應有侵權行為中的分擔行為，即提供侵權用自拍裝置之行為。

合法授權之必要

根據上述分析，電話亭KTV業者必須從歌曲的相關視聽著作或音樂著作的合法權利人處，取得重製權、公開演出權、公開上映權、公開傳輸權等，甚至應將授權標的擴及消費者的錄製或直播演唱行為，如此其經營才不致於有違反著作權之疑慮。

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