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2018/10/04 第257期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 用開放取代攻防:新世代應有的專利戰略新思維
   
法規訴訟 無效案先派隊友上場摸清對方底細? PTAB:母湯喔!
   
深入報導 我的孩子網路成癮了怎麼辦?試試這些手機時間控管APP!
人在廊簷下:台灣民眾申辦大陸居住證的利弊得失
   
智財管理 IEEE專利政策之合理權利金:採最小可銷售合標單位
   
 
用開放取代攻防:新世代應有的專利戰略新思維
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
共享經濟的概念,正慢慢地影響專利制度的發展。過去專利權最主要的運用方式,就是提起侵權訴訟要求損害賠償;現在,業界講究的是透過授權收取權利金;至於未來,授權可能將進一步進化,以達到整個生態圈互利共生、技術發明亦能持續進步的目的。

一年一度的台灣創新技術博覽會(原台北國際發明暨技術交易展)於9月27日舉辦,會中除了展示過去一年來台灣產、官、學界的創新研發成果,重頭戲之一的「國際智財戰略與跨域創新高峰論壇」,更把重點放在這些創新技術如何在瞬息萬變的國際市場上發揮價值。經濟部次長王美花致詞時表示,當前中美貿易戰的一項爭議,就是在智財權的取得和使用上。她也指出,「台灣必須持續增加在智慧財產權上的實力,尤其是提升專利佈局的價值。」

圖1:國際智財戰略與跨域創新高峰論壇於今年9月27日舉辦(圖中為經濟部常務次長王美花、右三為智慧財產局長洪淑敏)

攝影:蔣士棋

當前的環境,也正是專利制度即將變革的關鍵期。國際技術授權主管總會(LESI)前任理事長Heinz Goddar指出,當企業的研發投資金額越來越高、技術相互交融的現象也越來越普遍時,我們看待專利制度的傳統攻防思維,勢必得因應調整。

專利制度必須兼顧公益與私益

Goddar解釋,專利制度的價值,在於劃定權利的界限。「美國有句諺語:『Good fences make good neighbors(有好籬笆才有好鄰居)』,專利也是如此:掌握了專利賦予的權利,就能依照這個權利行事,大家也才有個遊戲規則可以遵守。」

然而,專利制度並不僅是私人用來主張權利的工具而已。Goddar指出,世界貿易組織(WTO)所制定的與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)當中的第七條,就明確指出智慧財產權的保護與執行,必須能協助技術的創新、移轉與擴散,並且顧及技術創造者和使用者的相互利益(表1)。換句話說,專利所創造的排他、獨佔權並不是絕對的,還是受到相當程度社會公益的制衡。

表1:WTO/TRIPS關於智慧財產權制度宗旨的條文 資料來源:www.wto.org; 經濟部智慧財產局

Article 7

第七條

Objectives

宗旨

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

智慧財產權之保護及執行應有助於技術創新之推廣、技術之移轉與擴散、技術知識之創造者與使用者之相互利益,並有益於社會及經濟福祉,及權利與義務之平衡。

在過去技術演進緩慢、技術發明結構也較為簡單的年代,要調和個人私益與社會公益並不困難,但在人工智慧(AI)大行其道的年代,兩者產生衝突的機會也越來越大。

為何如此?「有了AI輔助,未來專利的數量將會急速增加,」Goddar分析,為了要鼓勵企業投入AI的研發,各國目前都對AI相關的專利申請採取較寬容的態度,獲證的專利也越來越多,尤其是具備通用規格性質的標準必要專利(SEPs);然而,這種政策背後,也代表後進者更難迴避這些市場障礙,不利於技術的再演進與擴散。

AI技術可能創造難以跨越的專利障礙

因應這種狀況,Goddar認為,可以從專利授權制度下手。以德國專利法來說,就有所謂的開放授權(License of Right, LOR)制度:如果受到FRAND原則拘束的SEP所有權人登記開放授權,那麼德國專利商標局就可以對任何潛在的被授權人進行專利授權。換句話說,原專利權人除了依據FRAND原則來收取權利金外,對於授權對象的決定權,在開放授權制度下將完全交給專利主管機關。

圖2:國際技術授權主管總會(LESI)前任理事長Heinz Goddar

攝影:蔣士棋

另外,在專利侵權訴訟中,如果專利權人提出對被控侵權產品的禁售或下架請求,Goddar建議,可以將仲裁列為進行訴訟前必要的前置程序。他指出,在世界智慧財產權組織(WIPO)中,對於SEP/FRAND相關的案件,也是建議用仲裁或調解的方式解決,而且這類成本較低、進行較有效率的方式,對於新創和中小企業也較為有利。

台灣今年的專利法修正,也有引入開放授權制度的計畫(可參考前文:台灣專利法修正重點搶先看),尤其台灣產業大多處於被授權方的地位,這項制度若能順利立法,將能大幅降低我國企業的法律風險,值得產官學界認真考慮。


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無效案先派隊友上場摸清對方底細? PTAB:母湯喔!
Johnny Chen/北美智權報 專欄作
(本文作者為北京科技大廠專利總監)

如果有兩人為同一件美國專利侵權訴訟案的共同被告,那能否先派其中一人去提無效調查,摸清原告主張專利有效的理由後,再由另一人接續提出另個無效調查、對原告的理由進行針對性攻擊而提高獲勝率呢??答案是不行的!美國專利商標局(USPTO)專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,簡稱PTAB)於日前拒絕了由深圳市銀星智慧科技 (以下簡稱深圳銀星) 對iRobot所提出的接續在先無效調查的另一個專利無效調查申請 (Successive Petition of Inter Partes Review),其判斷的主要依據為 2017年General Plastic v. Canon 一案中所確立的一系列判斷要素,認為此行為對身為原告的專利持有人相當不公平,故拒絕此後續的無效調查申請。

故事源於2017年,iRobot 公司使用其擁有的 US 7,155,308 B2 美國專利「Robot Obstacle Detection System」,分別於馬薩諸塞州地方法院及美國國際貿易委員會 (ITC) 起訴了包含深圳市智意科技(以下簡稱深圳智意)以及前述深圳銀星在內的11家企業。作為反擊,深圳智意首先於2017年9月對此專利提起了IPR無效調查請求,接著深圳銀星於2018年3月再次對此專利提出IPR無效調查請求,最終深圳銀星所提出的後續IPR無效調查請求於2018年9月被PTAB所拒絕。

七大判斷基準

對於是否接受針對同一件專利的接續IPR無效調查請求,PTAB主要引用自2017年9月對於General Plastic v. Canon 一案判決中所確立的一系列判斷基準,其主要包含以下七點:

  1. 是否為同一請願人對於同一專利的同一申請專利範圍所提出的無效調查請求 (whether the same petitioner previously filed a petition directed to the same claims of the same patent)。
  2. 於前次無效調查請求提出的時刻、前請願人是否已知悉或應當知悉後無效調查請求中所主張的無效證據 (whether at the time of filing of the first petition the petitioner knew of the prior art asserted in the second petition or should have known of it)。
  3. 於後無效調查請求提出的時刻、前無效調查請求是否已經進行到專利權人提出初步回應、或是PTAB已決定是否接受對前無效案進行調查 (whether at the time of filing of the second petition the petitioner already received the patent owner’s preliminary response to the first petition or received the Board’s decision on whether to institute review in the first petition)。
  4. 於後無效調查請求中,請願人從得知無效證據到提出後無效調查請求的時間長度 (the length of time that elapsed between the time the petitioner learned of the prior art asserted in the second petition and the filing of the second petition)
  5. 請願人對於前後無效調查請求之提出時間間隔是否有合理的解釋 (whether the petitioner provides adequate explanation for the time elapsed between the filings of multiple petitions directed to the same claims of the same patent)
  6. PTAB有限的資源考量 (the finite resources of the Board)
  7. 對於有在先訴訟情形的,提出無效調查請求的時間不能超過一年 (the requirement under 35 U.S.C. § 316(a)(11) to issue a final determination not later than 1 year after the date on which the Director notices institution of review)

法官認為應加入第8點考量因素

對於本案,PTAB引用了上述第3和第4點作為主要拒絕理由,尤其是關於第3點,由於後無效調查請求提出的時間距離前案中專利權人提出的初步回應 (Preliminary Response) 將近三個月,法官認為後無效案的請願人利用此三個月的時間充分研究了應對方針,這樣的做法對於專利權人來說相當的不公平 (例如在後無效調查請求中,請願人就有針對專利權人在前案初步回應中對於「re-direct」一詞的解釋進行攻擊)。另外關於第4點,由於後無效調查請求中所使用的5個無效證據中,有4個與前案相同,但後案中並沒有說明「為何過了這l久才使用同樣的無效證據再次提出無效調查請求」,因此也被法官列為主要拒絕理由之一。

換言之,本案法官認為,利用前案作為測試用例 (test case) 進行探路、再提出另一個後案請求,對於專利權人是相當不公平的一種情形,故無效調查請求不該被同意。

另外,本案的法官之一,WILLIAM V. SAINDON於協同意見書 (Concurring opinion) 中更進一步建議加入第8個考慮要素:後案的請願人使否與前案請願人皆為所主張專利之相關訴訟的共同被告 (the extent to which the petitioner and any prior petitioner(s) were similarly situated defendants or otherwise realized a similar-in-time hazard regarding the challenged patent),以更佳的判斷是否有上述投石問路的狀況發生。

中國大陸之相關規定

看完了美國的案例後,讓我們也來看看中國大陸對同一專利接續提出無效的規定:

中國專利法實施細則第六十六條第二款:在專利複審委員會就無效宣告請求作出決定之後,又以同樣的理由和證據請求無效宣告的,專利複審委員會不予受理。

也就是說,在中國大陸只要以不同的證據或是不同的理由,就可以對同一專利再次提出無效請求,與美國IPR程序相比,無效請求發起門檻較為寬鬆。

結論

由以上的案例及分析可知,發起無效調查請求之前,還需多留意當地判例或法規,尤其在美國需留意訴訟案中其他的共同被告是否已針對同一專利提出無效調查請求,避免花了許多功夫請求調查,但最後卻遭到拒絕的情況發生。


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我的孩子網路成癮了怎麼辦?試試這些手機時間控管APP!
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
1995年後出生的「滑世代」,網路成癮的情況有多嚴重?教育部曾針對台灣中小學學生網路使用行為進行調查,結果發現國中學生與高中職學生中,接近三成有智慧型手機沉迷傾向,更嚴重的是,每10個中小學生,就有1個可能會發展成網路沉迷!若不能養成健康的手機使用習慣,孩子恐將淪為手機的奴隸!

世界衛生組織(WHO)在今(2018) 年發表的第11版國際疾病分類編碼 (ICD) 中,首次將「電玩失調」(Gaming disorde) 納入危害精神健康的疾病之一,且與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列,WHO通知各國提出防治電玩成癮的對策。電玩成癮症狀包括無法控制地打電玩、將電玩置於其他生活興趣前;即使出現負面後果,依然持續或增加打電玩的時間,以上症狀持續至少12個月以上,才能確診為電玩成癮;但若症狀嚴重,觀察期可縮短。

《經濟學人》曾預估,2018年美國的科技業巨頭將面臨一股日益龐大的「科技抵制」潮(techlash)。在今年一開頭,手機巨頭蘋果(APPLE)就遇到了這樣的狀況:蘋果投資人發出公開信,認為青少年手機的使用狀況幾乎成為公共健康危機,要求蘋果針對青少年手機成癮的狀況採取行動,應為青少年特別設定手機內容以及使用時間,關注下一代的健康,並呼籲矽谷科技公司在發展新科技的同時,也要考量自身的社會責任。

為了回應手機成癮問題,蘋果終於在iOS 12提供了三個新功能,包括螢幕時間(Screen Time)、睡眠時請勿打擾以及群組通知,讓用戶可以知道自己使用手機的時間、應該在哪個時間睡覺,還有減少接收手機通知的時間。此外,蘋果也發布讓家長可以遠距離追蹤、限制孩童使用裝置,藉此回應外界對大人與小孩過度沉溺手機的擔憂。連蘋果執行長提姆•庫克(Tim Cook)受訪時也表示,本來以為自己使用手機很有規律,看到統計數據後驚覺,自己花過多時間在使用手機上了!

回應手機成癮問題,蘋果推出新功能Screen Time

為了提升手機的管理功能,iPhone在新推出的「螢幕使用時間」(Screen Time)功能中,載有遊戲、娛樂與社交網路的使用時間數據,以及「停用時間」(Downtime)、「APP限制」(App Limits)、「永遠允許」(Always Allowed)及「內容與隱私限制」(Content & Privacy Restrictions)等選單連結,方便用戶管理他們使用 iOS 裝置所花費的時間。

圖一、「Screen Time」為iPhone用戶提供管理工具,以控制他們使用各項iOS裝置所花費的時間

「Screen Time」會建立詳細的每日和每週的活動報告,顯示使用者在每款App中所花費的總時間、在各類型App 中的使用情況、收到的通知數量,以及拿起iPhone或iPad的頻率,讓用戶便能深入了解他們在App和網站上所花費的時間,並自行控制在特定App、網站或App類別中花費的時間。「App限制」則是針對某個App 設定使用時長,快要達到時間限制時就會顯示通知。

圖二、檢視使用各項App的時間,還可以設定時間目標或限制。

圖片來源:蘋果

「螢幕使用時間」能讓每個人更加了解並管理自己的裝置使用情形,對孩童與家庭來說更實用,家長可直接在自己的iOS裝置上存取孩子的「活動報告」,以了解孩子所花費的時間狀況,並可為孩子設定「限制APP」。 只要在設定的「停用時間」期間內就無法使用,也不會顯示來自App的通知。此外,家長還能排定封鎖時間,為孩子的iOS裝置設定「停用時間」,例如就寢時間內不能使用手機。不過,家長可選擇將特定App排除在外,例如將「電話」或「書籍」設定為永遠不受停用時間限制,或達到限度後仍然可繼續使用。

圖三、iPhone X 螢幕顯示「裝置停用時間」選單。

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專利授權契約免除義務條件之約定很簡單嗎?

人在廊簷下:台灣民眾申辦大陸居住證的利弊得失

從2018年CAFC的CRISPR專利判決看生技領域中專利進步性「成功的合理預期」判斷

 
人在廊簷下:台灣民眾申辦大陸居住證的利弊得失
林士清/北美智權報 專欄作家
(本文作者為北京清華大學公共管理學院博士生)

最近港澳台居民居住證(居住證)的議題鬧得沸沸揚揚,便民措施的背後其實隱含高度的政治意味。一方面居住證確實有利於台灣人在大陸發展,但卻涉及的所得稅務及強制納入社保等疑慮,相對於年輕的台青對申辦居住證的熱忱,老一輩的台商或台幹的申辦意願則相對不高。號稱在大陸地區發展的台灣人高達百萬,但迄今申請人數仍不到三萬,數字背後一定反映一些脈絡。筆者認為應該諒解申辦居住證的台灣人民確實有各種「人在廊簷下,不得不低頭」的苦衷,但在大陸地區的台灣人對於申辦居住證也充滿各種疑慮,疑慮未解開之際或已建立申報及管理機制之前,不應該動輒以政治操作為由,而剝奪申辦居住證者的公民權利,讓長年奔走於兩岸的台灣人,內心的政治疏離感加遽,動輒成為被政治操作的對象。

無論台商、台幹或台青,常駐在大陸地區的台灣人最近面臨到兩難的局面:是否要申辦設計樣式如中國大陸身份證般的港澳台居住證?

港澳台居民居住證樣式;照片來源:中國公安部

該證件享有幾乎等同當地國民的權益,對日常生活及銀行理財也有所幫助。自2018年9月1日開始申辦開始,截至本文截稿為止,已有近三萬台灣人申辦居住證,主要集中於廣東、福建、上海、浙江及江蘇等沿海地區。申辦人只要帶上台胞證、居住證明、開學或工作證明,至轄區派出所現場拍照、採集指紋即可。申辦居住證的程序可謂簡便,唯即便申辦到居住證,類似酒店居住限制、辦理銀行業務或申辦微信公眾號等,仍得等到相關電腦軟體系統更新,才能持領居住證享有等同當地人的便利性。

交通出行、就業限制、購房不易、醫療問題...等等,向來是大陸涉台單位辦理各種輿情座談會上,讓旅居大陸的台灣居民居最為抱怨的區塊,未來申辦居住證之後是否會得到緩解,還得看居住證的相關配套實施狀況而定。

不過,相對於年輕的台青對申辦居住證的熱忱,老一代的台商或台幹對申辦居住證的意願相對偏低;因為申辦居住證得面臨「海外金融賬戶共同申報準則」(CRS),繳納所謂的全球所得稅。即便大陸國台辦發言人召開記者會宣布居住證與納稅議題脫勾,但國家稅務總局迄今仍未拍版定案,申辦居住證倘若不申報所得稅,享受居住證的國民權益卻不負擔納稅義務即變成例外。大陸號稱有近百萬台灣居民常駐,但申辦居住證的人數迄今兩萬多,而台灣媒體宣稱大陸台辦系統之後也不再公布申辦人數,可見這個申辦數字背後隱含各種玄機,而數字上的較量未來應該會成為雙方爭執民心所向的焦點所在。

便民措施的居住證隱含高度的政治意味

只要是符合以下三項條件之一,皆可申領五年期限的港澳台居民居住證:(1)港澳台居民前往內地(大陸)居住半年(183天)以上;(2) 符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一;(3) 未滿十六周歲的港澳台居民,可以由監護人代為申請領取居住證。所謂的合法穩定就業,意指個人所得稅半年以上的繳稅紀錄;合法穩定住所意指居委會開具的居住證明;連續就讀意指學籍記錄,申辦港澳台居住證其實有門檻限制。至於大陸為什麼要制發港澳台居民居住證?按照中國國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪的說法:

主要是為了體現習近平總書記提倡的「兩岸一家親」理念的具體實現,實現中華民族偉大復興的中國夢,是兩岸同胞共同的夢。兩岸同胞是血脈相連的一家人,沒有任何理由不攜手發展、融合發展。我們出台這項措施,就是踐行兩岸一家親理念,為率先與台灣同胞共享大陸發展的機遇,為促進兩岸經濟社會融合發展創造更好的條件,為台灣同胞帶來實實在在的福祉和便利。總之,便民、利民、落實同等待遇,就是這項政策意義所在。

筆者近日出席國台辦主任劉結一上台發言的餐會,對於沸沸揚揚的居住證議題及台灣當局甚至有申辦居住證就得除籍的考量,劉結一主任表示相當不解。他表示因為居住證將台胞證八碼變為十八碼一事,國台辦及相關涉台單位早已多次舉辦各種座談會,落實同等待遇只是積極回應常駐大陸地區台灣民眾的要求,而且是有門檻條件的自願申領。事實上,申辦居住證能享受勞動就業、參加社會保險、繳存提取和使用住房公積金等三項權利,也能落實義務教育、基本公共就業服務、公共衛生服務、公共文化體育服務、法律援助、其他法律服務等六項服務,意味著港澳台人員辦理了居住證,將與大陸人在生活便利上無明顯差別。

除上述所提外,居住證的便利在於乘坐公共交通運輸、旅館住宿、辦理保險及證券等金融業務、機動車駕駛證、參加職業考試、辦理生育登記服務等,對常駐於大陸地區工作的台灣人來說,長久以來的交通出行、就業限制、購房不易、醫療問題等疑難雜症,在申辦居住證之後會得到緩解。相對來說,若不辦理居住證是否影響台灣人在大陸地區的就學就業、內部升遷、開業證明等,其實有待時間來驗證。此外,辦領居住證後回台灣後是否會被政府除籍,並喪失在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職等其他權力,都是台灣人是否辦理居住證的心結。

延緩辦理居住證的主因:CRS的稅務疑慮

年輕的台青基於生活便利對於居住證申辦意願較高,而經驗老到的台商對於居住證抱持稅務上的疑慮,尤其是中國大陸已加入「海外金融賬戶共同申報準則」(CRS)的協議。其實,CRS之主要宗旨,乃共同打擊納稅人利用跨國資訊不透明,進行逃稅漏稅及洗錢等行為,當CRS賦予大陸稅務機關掌握個人的海外機構的帳戶類型、資產類型及帳戶內容等,倘若被列為高風險的納稅人,恐面臨巨額資金來源不明審查的同時,還得補繳大額的個人所得稅,修改後的個人所得稅法首次設立反避稅條款,將給予稅務機關有力的法律依據。因為CRS的核心是稅務居民身份,而非法律居民身份,而各國法律對稅收居民如何定義則屬於各國,而具有海外金融賬戶的中國稅收居民和金融資產在中國境內的非中國稅收居民,其賬戶資訊將可能被蒐集及交換至其稅收居民所在國。

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《北美智權報》第221期更多精采文章:

蔡佑駿:半路出家、還當過漁夫的投資達人

如何避免踩到歐洲專利修正地雷 ─ I

專利授權契約免除義務條件之約定很簡單嗎?

 
IEEE專利政策之合理權利金:採最小可銷售合標單位
楊智傑/北美智權報 專欄作家
(本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授)

在2015年2月8日,全球主管Wi-Fi通訊標準的組織電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE))的董事會,投票通過修正其專利政策。此次的修正,大部分都是關於IEEE的會員在授權其標準必要專利時,所謂的「公平合理無歧視授權」(FRAND)的內涵有關。其修正有六個重點,最重要的是將合理權利金明訂採最小可銷售合標實施單位。

在美國或在世界各地,對於IEEE的Wi-Fi標準,曾經引發許多訴訟,包括Microsoft v. Motorola案、Apple v. Motorola案、In re. Innovatio案和Ericsson v. D-Link案等。在各國訴訟中,法官對於何謂FRAND(公平、合理、無歧視)授權義務的內涵,有不同的看法。

一般認為,之所以會有這些訴訟,主要就是因為標準制定組織,例如IEEE,沒有在其專利政策中將何謂FRAND的內涵說清楚。若標準制定組織願意在其規範中,把FRAND承諾的內涵規範清楚,就可以避免許多爭議。2013年時,美國司法部、聯邦貿易委員會和歐盟執委會下競爭總署的首席經濟學者,曾聯名發表文章,希望各種標準制定組織可以在其專利政策中,釐清與FRAND有關的各項爭議。

2015年2月2日,美國司法部對於IEEE打算修正其專利政策一事,提出了自己的「商業評論信」(Business Review Letter)。其認為修正的方向,有助於促進授權的協商,緩和專利箝制和權利金堆疊,促進標準涵蓋的技術間的競爭,最終對競爭和消費者均有利。

在美國司法部的支持下,2015年2月,IEEE董事會投票通過修正其專利政策。此次修正,對於釐清FRAND承諾的內涵,作出了重大貢獻。其主要明確規範了6項重點:

  1. 對所有要求授權的申請人,必須都提供授權,不可挑選授權人或授權的產品。
  2. 對於願意進行授權協商之申請人,不可請求禁制令或威脅請求禁制令。
  3. 可以索取合理權利金,而所謂合理權利金,最重要的是必需以該專利科技對於整體產品中的最小可銷售單位的貢獻價值來衡量。
  4. 可以要求被授權人對他們自己擁有的IEEE標準中的必要專利進行反向授權。
  5. 對FRAND條件的爭議,應不拖延進行誠信協商,或可進行訴訟和仲裁。
  6. 必須確保後來必要專利的買家,必須也遵守同樣的承諾。

1.須向任何申請人或任何合標實施單位提供授權

第一個修正重點是,IEEE很明確的規定,標準必要專利權人的授權承諾,必須向任何的申請人,就任何的合標實施單位,提供授權,而不能挑選僅就終端產品的製造者提供授權。

首先,在2015年版第6.1條,定義「申請人」和「合標實施單位」。

「所謂的申請人(Applicant),指任何(any)潛在的必要專利請求項的被授權人。申請人一詞,應包含其所有關係企業。」

「所謂的合標實施單位(Compliant Implementation),指任何(any)符合IEEE標準規範性條款任何強制性或選擇性部分的產品(元件、組件、終端產品)或服務。」

並在第6.2條的專利政策中,明確規定,承諾授權的對象是「任何合標實施單位」。

「授權保證(licensing assurance)應為下列二者之一:

a)保證書提交者無條件地為一般性放棄,其現在和未來不會對任何人或實體,對其製造、使製造、使用、銷售、提供銷售或進口任何實施IEEE標準中必要專利請求項的合標實施單位,執行其必要專利請求項;

b)一陳述,該保證書提交者將會提供必要專利請求項的授權給無數的申請人,授權範圍為全球,在無收費或在合理授權金下,搭配其他合理授權條件,沒有任合不合理的歧視,授權製造、使製造、使用、銷售、提供銷售、進口實施符合IEEE標準的必要專利請求項的任何合標實施單位(any Compliant Implementation)。一份被接受的保證書( Accepted LOA),裡面包含這種陳述,表示合理授權條件,不論無收費或採合理授權金,對授權使用必要專利請求項且不請求(seeking)禁止命令或請求執行(seeking to enforce)禁制止命令而言,已是足夠的報償(compensation)。」

2.原則上不可向法院請求禁止命令

第二個修正重點是,明文規定,原則上IEEE下的標準必要專利權人不可向法院請求禁制令,除非在符合條件的某些例外情況。

首先,在2015年版第6.1條,先定義「禁止命令」。

「所謂禁止命令(Prohibitive Order),指任何暫時或永久禁令、排除命令或類似的判決只是,限制或避免製造、使製造、使用、銷售、提供銷售或進口合標實施單位。」

進而,在專利政策條文中,明確限制原則上不可向法院請求禁止命令或請求執行禁止命令。除非專利實施者不遵守法院判決結果等,方可請求或請求執行禁止命令。

「已被接受保證書提交者(The Submitter of an Accepted LOA),已經承諾要將一個或更多的必要專利請求項提供授權,承諾不會在某一司法管轄區內請求或請求執行一必要專利請求項的禁止命令,除非實施專利者沒有參與司法審判,或不遵守司法審判結果,包括上訴法院的審查(如何任何一方在有效日期內所提出上訴),只要在該司法管轄區中該一或多個法院有權審判下列事項:決定合理權利金及其他合理授權條件、判決專利有效性、可實施性、必要性和是否侵權、判給金錢賠償、解決任何抗必或反訴爭議等。在某些國家,若沒有在第一次起訴狀終究請求禁止命令,及喪失後續階段請求禁制命令的權力,保證書提交者可以有條件地在起訴時要求保留禁止命令,以確保之後提出請求的權利,只要滿足本政策中請求禁止命令或請求執行禁止命令的條件。」

3.合理權利金計算採最小可銷售合標實施單位

第三個修正重點,就是明確將「合理權利金」(reasonable rate)的內涵,清楚界定,最重要的就是明訂合理權利金的計算,應該採最小可銷售合標實施單位上的價值。

在2015年修正版的第6.1條定義中,明確訂定義何謂合理權利金。

「所謂的合理權利金,指專利權人實施其必要專利請求的適當報酬,扣除任何因為其專利技術被納入IEEE標準所帶來的價值。

此外,在判斷這樣的合理權利金時,應考量下列因素:

  • 該必要專利請求項中發明和發明性特徵之功能的價值,對實施該必要專利請求項的最小可銷售合標實施單位(smallest saleable Compliant Implementation)相關功能性的價值,所帶來的貢獻。
  • 相對於該最小可銷售合標實施單位所實施相同IEEE標準下的所有必要專利請求項所貢獻的全體價值,所對應的該必要專利請求項對實施該請求項的最小可銷售合標實施單位所帶來的價值。
  • 使用該必要專利請求項的既有授權條件,但該授權不能是在明示或默示的禁止命令威脅下所簽署,且該授權的環境必須和現在想簽署授權契約的情況足夠相近。」

上述這個複雜的條文,簡單來說,合理權利金要考量的價值,有下述四個重點:

  1. 標準必要專利的價值,必須是技術本身的價值,而不能是技術被納入標準後帶來的價值。
  2. 該價值必須是該專利發明特徵,對於最小可銷售合標實施單位貢獻的價值。也就是說,必須以最小可銷售合標實施單位,作為計算權利金的基礎。
  3. 考量一個標準必要專利的價值,必須衡量全部IEEE標準下在最小可銷售實施單位標準必要專利所帶來的整體價值。也就是說,一個標準必要專利的價值,必須在所有標準必要專利的價值下分配。
  4. 若參考既有授權條件,既有授權條件不能是在禁止命令威脅下所簽署。

4.允許交互授權要求,但限於同一標準下的標準必要專利

第四個修正重點,是允許標準必要專利權人在授權條件中,要求被授權人交互授權,但僅限於被授權人手上有相同標準的標準必要專利。也就是說,不准強迫被授權人交互授權非相同標準的其他專利,或者強迫同時搭售其他非標準必要專利。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》221期:IEEE專利政策之合理權利金:採最小可銷售合標單位


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