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2019/11/07 第312期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
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支持與否不一定是由選票來決定的--談日本專利「支持要件」的判斷
吾思/北美智權報 專欄作家
(本文作者為資深專利工作者)

雖然可據以實現要件和支持要件可說是達成專利制度「促進產業發展」立法目的之關鍵手段,不過,在筆者多年的實務經驗中,我國的專利審查歷程中,這兩個要件並不常成為判斷專利申請案是否具備專利要件爭議的主要戰場,但這兩個要件在日本專利審查實務中成為主要爭點的情況並不少見。本文藉由介紹「平成28年(行ン)第10147A審決取消請求事件」,帶讀者一窺日本對於支持要件的判斷方式。

「專利」這個制度,係藉由授予申請人專有排他之專利權,來鼓勵申請人公開其發明,使公眾能夠得知該發明的技術內容,並且進一步開創新的發明,以促進產業之發展。因此,為了避免實質上未公開之發明享有專利權的保護,剝奪公眾自由使用的利益,在專利申請文件中,除了要求申請人於說明書明確且充分揭露其發明,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容,並可據以實現(以下簡稱「可據以實現要件」)外,還要求申請專利範圍的請求項所界定之發明,必須是由說明書所揭露發明之內容中能夠支持者(以下簡稱「支持要件」)。

以我國現行專利法為例,在第26條第1項與第2項之條文中,即分別規定說明書的揭露須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利範圍之發明的內容並可據以實現,且申請專利範圍之請求項必須能為說明書所支持。在日本的特許法中,可據以實現要件和支持要件則分別規定於第36條第4項第1款以及第36條第6項第1款中。

日本的支持要件之相關規定

依據日本特許法第36條第6項第1款的規定,申請專利之發明應為發明說明中所記載者,亦即,請求項之範圍不得超出發明說明揭露之內容。日本特許審查基準則指出前述法規之意旨在於要求每一請求項記載之申請標的必須在說明書揭露之內容中有對應之基礎,而且請求項之範圍不得超出說明書所揭露關於「發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解到的能夠解決課題(所欲解決問題)的範圍」。亦即,該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知識,利用例行之實驗或分析方法,即可由說明書揭露關於「能夠解決所欲解決問題之內容」合理預測或延伸(日本基準中之用語為「擴大或一般化」)至請求項之發明的範圍時,應認定請求項為說明書所支持。

日本特許審查基準中並具體例示以下不符據以支持要件之態樣:

  1. 請求項記載之事項(如技術手段等)未記載於發明詳細說明,而該發明所屬技術領域中具有通常知識者,即使參酌申請時之通常知識,仍無法延伸發明說明之內容至請求項的範圍。
  2. 請求項與發明詳細說明之用語不一致,導致二者之對應關係不明確。
  3. 即使參酌申請時之通常知識,仍無法將發明詳細說明記載之內容延伸到請求項之範圍。
  4. 請求項中未反映(包含)發明詳細說明所載解決問題之必要手段,因而導致請求項超出發明詳細說明記載之範圍。

審決取消訴訟請求事件的前提事實概要

本訴訟係為可果美(ロヶф)與伊藤園之間的訴訟,姑且稱之為番茄汁事件吧!伊藤園在平成23年4月20日就番茄飲料以及其製造方法提出特許申請,在審查階段雖被審查委員認為缺乏新穎性及進步性、而且請求項記載不明確,但經過答辯及限縮之後,得到特許第5189667號。之後,可果美公司對伊藤園的上述特許提出了無效審判請求(相當於我國的舉發)。在無效審判中,可果美主張了諸多無效事由,但特許廳審判部最終作成「請求不成立」的審決結果,伊藤園的上述番茄汁特許存活了下來。於是可果美不服該審決之結果,向知的財產高等裁判所(以下簡稱「知財高裁」)提出了審決取消訴訟請求(即本文的主角:番茄汁事件)。

圖1:本案兩造當事人,為知名的日本食品飲料廠商可果美和伊藤園
圖片來源:可果美、伊藤園企業網站

在番茄汁事件當中涉及了好幾個爭點,本文主要針對在相關業界引起極大關注的爭點-「支持要件」的部分進行介紹。

首先,說明系爭特許案請求項的重點。系爭特許案共有11項請求項,其中包含番茄飲料的發明(物的發明)以及番茄飲料的製造方法的發明,其中各請求項的特徵都在於,以「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」三個參數的數值範圍來界定番茄飲料。說明書中並強調,將「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」三個參數的數值控制在範圍內的番茄飲料能夠解決其發明課題,亦即,即使不添加主原料番茄以外的其他蔬果汁,也能夠實現味醇且有水果甘甜又能抑制番茄酸味的番茄飲料。

系爭特許案的說明書中,分別以不同配方的番茄飲料作為實施例、比較例和參考例的樣本,請12個專業職人實際品嘗各樣本,並且就「酸味」、「甘甜」、「濃醇」三個項目進行評分。

審決取消訴訟請求事件的審理結果及評析

在本判決中,在判斷支持要件時,所採用的標準基本上和過去的知財高裁之判決相同。也就是,將特許請求的範圍和說明書之發明詳細說明記載的內容互相對比,來判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者基於說明書中所記載的發明(有必要的話也可以參考申請時的技術常識),是否可以理解到特許請求範圍所記載的發明可以解決該發明之課題。

由於系爭特許係使用三個參數(「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」)的數值範圍作為技術特徵界定請求項,所以系爭特許屬於所謂的以參數界定技術特徵之發明(以下簡稱「參數發明」)。在此類參數發明中,特許請求範圍以及說明書的記載若要符合支持要件,則發明的詳細說明中必須要記載參數範圍以及其效果兩者間之關係的技術意義,(亦即,技術手段與欲解決問題間存在具技術意義之關聯性),且此一記載內容也要達到讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以理解的程度,以確保請求項中已反映(包含)發明詳細說明所載解決問題之必要手段。

就番茄汁事件而言,知財高裁法官指出:食品飲料中有多種成分以及性質會對於食品飲料的酸味、甜味、鹹味、苦味、澀味以及香味等造成影響,進而影響到食品飲料的風味,這是一個連素人(外行人)都知道的常識。因此,在系爭特許的說明書的實施例、比較例和參考例中,除了經過測定的成分以及性質之外,其他未被測定的成分或性質也會對於番茄汁的風味造成影響。

然而在系爭特許的說明書中,並沒有以技術的觀點說明或討論「其他未被測定的成分或性質」對於番茄汁的風味當中的「酸味」、「甘甜」、「濃醇」的影響,因而無法就此認定僅由系爭特許請求項所界定的「糖度」、「糖酸比」、「特定酸的含有量總和」三個指標就可以達成「酸味」、「甘甜」、「濃醇」風味俱佳之效果,難謂前述三個指標與所欲達成之效果間有具技術意義的關聯性。

據此,該判決認為,系爭特許的說明書的記載內容,無法使得發明所屬技術領域中具有通常知識者可以理解請求項中所述「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」的數值範圍和「酸味」、「甘甜」、「濃醇」三種風味指標之關係的技術意義,也無法讓發明所屬技術領域中具有通常知識者可以理解使番茄汁符合請求項中所述「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」的數值範圍,就能夠解決其發明課題(即使不添加主原料番茄以外的其他蔬果汁,也能夠實現味醇且有水果甘甜又能抑制番茄酸味的番茄飲料),系爭特許不符合支持要件,應予無效(亦即該專利應予撤銷)。

結語

日本知的財產高等裁判所(智慧財產高等法院)對於平成28年(行ン)第10147A審決取消請求事件的判決,具體表現出日本專利實務中對於判斷支持要件的嚴格要求。因此,在申請日本特許時,要注意請求項的上位化程度是否能被說明書所揭露之內容支持,亦即,要注意每一請求項記載之申請標的必須在說明書揭露之內容中有對應之基礎,而且請求項之範圍不得超出說明書所揭露關於「發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解到之能夠解決課題(所欲解決問題)的範圍」,尤其是請求項所記載解決問題的技術手段與所欲解決問題之間應存在具技術意義的關聯性,以免因請求項中未反映發明詳細說明所載解決問題之必要手段,不符合特許法中關於支持要件的規定而被核駁,徒然地損耗申請投入的資源及申請人應有的權益。


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商標之純功能性問題:Best-Lock挑戰Lego商標有效性為何失敗?
許慈真/北美智權報 專欄作家
LEGO曾於1996年以磚塊造型的積木申請共同體商標(現今為歐盟商標)獲准,惟與競爭對手Mega纏訟多年後,歐洲法院最終於2010年判決(Case C‑48/09 P)撤銷該立體商標。LEGO復於2000年以積木套組中的人偶申請商標保護,雖遭競爭對手Best-Lock主張註冊無效,但於2016年歐洲法院判決(Case C‑451/15 P及C‑452/15 P)出爐後,Lego這回確定保住該立體商標。同樣以玩具零件申請商標保護,同樣事涉商標之功能性排除規定,為何結果大不相同?本文試彙整歐盟普通法院及歐洲法院見解,並簡要比較兩案立體商標獲准與否的關鍵所在。

圖片來源:pixabay.com

本案緣於Best-Lock認為OHIM(現今為EUIPO)核准的兩項LEGO立體商標:No 50518及No 50450違反共同體商標規則(現今為歐盟商標規則)規定,故聲請撤銷該商標註冊。豈料,Best-Lock的主張不僅未被OHIM撤銷部門及上訴委員會接受,嗣後於2015年遭歐盟普通法院駁回,並於2016年經歐洲法院駁回確定。

Best-Lock主要依據第7(1)(e)(i)條「源自商品本質之形狀」、第7(1)(e)(ii)條「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」等拒絕註冊事由以及第52(1)(a)條(現今為第59(1)(a)條)「違反第7條規定」之無效事由,主張系爭商標應屬無效;此外,Best-Lock另針對系爭商標No 50518,援引第7(1)(b)條「欠缺識別性特徵」之拒絕註冊事由以及第52(1)(b)條(現今為第59(1)(b)條)「基於惡意申請商標」之無效事由主張其註冊無效。但由於Best-Lock並未就第7(1)(b)條、第7(1)(e)(i)條及第52(1)(b)條等部分提供相關具體事證,故本文略而不談,只集中闡述歐盟普通法院及歐洲法院關注之第7(1)(e)(ii)條規定。

No 50518No 50450

歐盟普通法院判決及其理由

Best-Lock主張,系爭商標「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」,系爭形狀之各元素均具備技術功能而藉此與其他元件相結合,尤其是組裝積木(interlocking building block);再者,系爭形狀之特徵亦非創意性設計之結果。不過,Best-Lock並未進一步提供具體證據,而歐盟普通法院從多方面檢視系爭商標後,亦決定予以駁回,其理由大致如下:

關於技術成果之認定

  1. 歐盟普通法院引述Lego案判決重申,不得僅憑商品形狀具有功能性特徵而拒絕賦予商標保護,因此,適用第7(1)(e)(ii)條時須符合「僅是」與「所必須」兩者條件,只限於排除「僅包含技術解決方案且准許註冊恐有礙競爭對手使用該技術解決方案之商品形狀」。
  2. 上訴委員會認為本案並不適用第7(1)(e)(ii)條,主要原因是,系爭商標除作為玩具人偶外,Best-Lock並未表明其預定達成之技術成果為何;尤其人偶並非模組化元件,無法與其他相同人偶相結合,模組化(modularity)自然非其技術成果。
  3. 其次,人偶係以人體模型(manikin)為外形並供兒童於遊戲情境中玩樂,此使用情形並非技術成果。至於若干可動部位也與技術成果無關,因為移動本身無法達成特定之技術成果。
  4. 最後,雖可藉由人偶腳底圓洞等類耦合元素(coupling element)與Lego積木相結合,然而,與其他物件結合仍非人偶本身或其形狀之技術成果。更何況,該耦合元素並非系爭商標的主要特徵,鑑於系爭商標之整體印象係由人體模型外形決定且該形狀本身(per se)不具功能性,即使忽略不看人偶腳底圓洞,也無損系爭商標之整體印象。
  5. 總之,歐盟普通法院贊同前述之上訴委員會觀點,認為除作為玩具人偶外,Best-Lock並未提供具體證據說明系爭商標之形狀係歸因於特定技術成果所致;況且,對於上訴委員會判定人偶腳底圓洞與Lego積木相結合非屬技術成果且該圓洞亦非主要特徵,Best-Lock並未加以反駁。

關於「僅是」與「所必須」條件之適用

  1. 歐盟普通法院認為,本案並非「僅是」包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀。依據Lego案解釋,「僅是」係指所有主要特徵均用以發揮技術功能,而不具技術功能的次要特徵則不納入考量,故判斷前務必先確定主要特徵,亦即系爭商標之最重要元素。
  2. 在本案,系爭商標圖示呈現出一具備人類外觀之人偶外形,自然有頭、身體、手、腳等部位,這正是系爭商標的主要特徵,然而,並無任何證據顯示該等特徵具備第7(1)(e)(ii)條所稱之技術功能;更正確地說,無法與組裝積木相結合的若干元素,其形狀並無相關之技術成果,此點與Best-Lock主張「各元素均能與其他元件相結合」正巧相反。
  3. 應注意的是,從玩具人偶手部、腳底圓洞、腿部後方圓洞(以及系爭商標No 50450之頭部凸出物(protrusion))等元素本身無法推論出(per se and a priori)是否具有技術功能或具備何種功能。縱然如Best-Lock所言,系爭形狀之各部位均能達成特定技術功能,亦即與其他元件相結合(特別是組裝積木),惟無論從系爭商標傳達之整體印象觀察,或從構成元素分析結果來看,該等元素均非系爭商標的最重要元素,因而不構成系爭形狀之主要特徵。此外,亦無證據顯示,該等元素形狀的主要功能性特徵係歸因於Best-Lock宣稱之技術成果所致。
  4. 歐盟普通法院亦認為,不同於Best-Lock所指稱,系爭商標的整體形狀並非僅是包含為達成特定技術成果「所必須」之商品形狀,尤其並非是與積木相結合所必須。誠如上訴委員會所言,系爭形狀僅是傳達出人類特徵而已,兒童可在遊戲情境中以人偶象徵某個人物而進行玩樂,此情形當然非屬技術成果。

其他主張

  1. Best-Lock雖主張系爭形狀之特徵無一屬於創意性設計結果,但歐盟普通法院認為,除Best-Lock未提出具體事證外,第7(1)(e)(ii)條實際上不以「系爭形狀是否為創意性設計結果」為適用條件。
  2. Best-Lock聲稱Lego曾於公開報告指出本案玩具人偶之技術特性,惟同樣地,其並未指明報告出處,亦未附具相關內容;歐盟普通法院復認為,縱使人偶具有技術特性,亦與第7(1)(e)(ii)條之適用無關,因為該規定只關心系爭商標是否「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」。
  3. Best-Lock另試圖援引歐盟普通法院先前於Lego案認定商標(紅色長方積木)註冊無效之理由,惟歐盟普通法院認為,上訴委員會已於本案詳盡分析Lego案各爭訟階段之判斷,確認兩案系爭商標並無共通之處,唯一相同的是,該兩者皆為Lego生產的商品;更何況,Best-Lock對該分析結果亦未舉證加以反駁。

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》246期:商標之純功能性問題:Best-Lock挑戰Lego商標有效性為何失敗?


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李俊慧/北美智權報 專欄作家
(本文作者為中國政法大學知識產權研究中心特約研究員)

「精彩紛呈」OR「硝煙彌漫」?

對於剛剛結束的9月,如果用一個詞來形容智慧型手機市場,你會用那個詞?

從某種程度上來說,每年的9月都是智慧型手機領域「沒有硝煙的戰爭」的年度高潮。

一方面,蘋果公司一年一度的iPhone手機新品在這個月發佈,性能、配置或設計等與iPhone新款「試比高」,成絕大多數大陸智慧型手機廠商每年的「保留」節目。

另一方面,新生開學季的消費熱潮也在這個月揭幕,不論是iPhone,還是華為、小米、OPPO等大陸手機廠商都不會錯過這一節點。

因此,除去三星之外,包括蘋果、華為、小米、榮耀、vivo、OPPO和努比亞等在內的一眾大陸手機廠商,都發佈了年度旗艦或當季新品。

據不完全統計,2019年9月,全球手機銷量排名前列的幾大手機廠商,累計對外發佈了13款新品手機,從定價來看,這些新品手機覆蓋了人民幣1000元至10000元等各個檔位,可謂實現了老中青、高中低全覆蓋。

那麼,回顧和盤點2019年9月智慧型手機新品發佈,大陸智慧型手機市場還有哪些亮點或特點值得關注呢?

盤點一:5月和9月,成每年新品手機發佈的「雙高峰」

2019年上半年,幾乎每一個月都有新款手機發佈,其中,5月是當之無愧的發佈高峰期,共計有13款手機選擇在5月發佈,包括榮耀、中興、realme、OPPO、聯想、魅族和紅米等七個品牌。

而在2019年9月,包括iPhone、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、中興(努比亞)、realme等共計八個品牌,累計對外發佈了13款新品手機,相當於每兩天就有一款手機新品發佈,新品手機市場競爭的激烈程度可見一斑。

值得關注的是,今年上半年,2019年5月15日,大陸手機品牌一加和realme的新品發佈會「撞期」,好在發佈地點都在北京,與會的媒體還能跑得過來。

而2019年9月5日,堪稱「最強新品撞期日」,當天華為、努比亞和realme分別在西安和上海等多個不同的城市,進行了各自的新品發佈,估計很多媒體在參會上只能做「取捨」,相信這也是realmeQ新品選擇使用「線上發佈」的重要原因所在。

可以看到,5月和9月成為大陸每年當之無愧的新品手機發佈「雙高峰期」。

究其根源在於,5月和9月分別是暑期和秋季消費熱點所在。

每年6月至8月,包括阿里、京東和蘇寧都會舉辦網路集中大促銷,比如,京東六一八(618)和蘇寧八一八(818)等;而每年9月,是各類學校的開學季、也是消費旺季所在,與此同時,大陸下半年還有「雙十一」,美國接下來也有類似「黑色星期五」年度消費狂歡等。

另外一個有趣的現象是,小米「暗戰」華為的傾向更加明顯,大有「不是冤家不聚頭」的感覺。

華為在9月19日發佈了Mate30系列新品,五天後,小米在9月24日發佈小米9Pro旗艦新品和小米MIX Alpha概念新品,並拿自己的新品與華為Mate30系列對比。

盤點二:後置四鏡頭成趨勢,5G版手機成市場競爭新熱點

要說今年智慧型手機最大的變化無疑就是鏡頭個數增加了。

2019年9月,在當月發佈的13款手機中,有8款都採用了後置三鏡頭設計,三款採用後置四鏡頭方案。

由此可見,後置三鏡頭已經成為當前智慧型手機的「標配」,而後置四鏡頭則成為智慧型手機的下一個趨勢所在。

其中,華為Mate30系列新品、OPPOReno2系列新品和realmeQ都採用了後置四鏡頭方案,率先形成了在後置拍照上的「配置」優勢。

誠如前述,後置三鏡頭設計無疑成為廠商共識,但對於鏡頭個數的增加大家的評價也是褒貶不一。

從開始在屏幕處理器上做文章到現在鏡頭上做文章,手機廠商也是煞費苦心。

就連一直被果粉讚賞從來不堆料的蘋果公司今年也放下身段採用了矩陣三鏡頭的設計。雖然鏡頭個數的增加可以帶來更好的拍照體驗,不過也帶來外觀上的苦惱。

在上一年華為Mate20系列「浴霸三鏡頭」就被網友不斷調侃,在今年,華為進一步採用了圓環四鏡頭,在偏離設計美觀的路上越走越遠。不過蘋果鏡頭的設計也未能倖免,被網友冠以「飛科剃鬚刀」的美名。

有網友甚至放出蘋果之後手機鏡頭設計的構想圖,後置鏡頭變成麻將的三餅,四餅...九餅設計。雖然三鏡頭成為潮流,但是設計靈感不足也成為了各方詬病或擔憂所在。

值得關注的另一個趨勢是,5G版本手機正成為智慧型手機的新一輪競爭熱點所在。

2019年6月6日,大陸工業和信息化部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照,包括華為、三星、小米等在內的各大智慧型手機廠商可謂「摩拳擦掌」。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》247期:2019年下半年智慧型手機新品盤點:四鏡頭成趨勢、5G手機齊跟風、小米暗戰華為


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《高通案啟示錄 II》 新興科技之標準必要專利實務:實施階段

 
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樂川/愛集微
※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登

黃繼頗,賽騰微電子董事長、總經理。西安電子科技大學電子材料與元器件專業學士、碩士,大陸中科院上海微系統所(原上海冶金所)微電子學與固體電子學博士。先後任職於芯成半導體(ISSI)上海公司、凱思半導體、上海華虹NEC以及上海海爾積體電路等多家半導體公司;曾成功開發並量產中國本土首款空調專用MCU晶片、大陸國內首款可量產快閃記憶體型汽車音響專用MCU等產品。2016年創辦賽騰微電子,定位汽車前裝電子晶片。

黃繼頗,賽騰微電子董事長、總經理;照片來源:愛集微

在職業生涯的前半程,黃繼頗的經歷可以用輾轉漂泊來形容。1999年,他從中國中科院上海微系統所博士畢業,來到Atmel做千兆乙太網設計,兩年後進入上海海爾積體電路,再往後依次任職於聯電IC設計服務子公司 GlobalCAD、華虹NEC以及ISSI,歷經IC設計、設計服務、製造以及IP等產業環節。

輾轉半導體產業鏈的黃繼頗,最終走上了自主創業的道路。作為一名安徽人,獲選安徽省高層次科技人才團隊之領軍人才後,漂泊的職業生涯或許在當地才感受到回家的溫暖。

歷經中國本土整機廠商第一次「造芯」大潮

2001年,黃繼頗進入海爾集團旗下的上海海爾積體電路有限公司任IC部經理,兩年內帶領團隊成功開發出國內第一顆可量產的空調專用MCU。這顆晶片的背景,是當時中國國內整機廠商掀起的第一次「造芯」大潮(芯=芯片=晶片)。

據黃繼頗回憶,1999年,在專家的提議和大力推動下,當時的中國國家經貿委政策司與資訊產業部組成聯合小組,起草了相關晶片企業優惠政策條款,這些條款最終在2000年6月形成了《鼓勵軟體產業和積體電路產業發展的若干政策》。這是中國進入二十一世紀以來為振興積體電路產業的首個產業扶持政策,俗稱「國發18號文件」,從國家層面首次把半導體產業提升到國家戰略產業。當時,中國本土電子整機設備包括消費電子設備、通信系統所用晶片多為國外進口。

以彩電為例,2000年中國本土生產2,800萬台,出口500萬台,進口100萬台,中國品牌有康佳、長虹、創維、海信、TCL王牌、高路華等。彩電遙控電路以飛利浦、三菱、東芝、三洋等為主,大螢幕電視機型主電路以飛利浦、三洋、東芝單片為主,週邊電路如場功放、音訊功放、頻道轉換電路、電調諧穩壓電路等主要來自三洋、松下、NEC等,數位化彩電方案以西門子、飛利浦、德國ITT及日本公司等。同樣,對於空調、冰箱、洗衣機等大宗白色家電,情況也是如此,當時海爾、海信、長虹、美的以及格力等中國本土一線廠商所用微控制器晶片則以NEC、東芝、三星等日韓廠商居多。

「當時的空調、洗衣機中MCU市場基本是東芝一統江湖,TMP87PH46N這顆晶片在當時中國一年出貨量就達到3,000萬顆。」黃繼頗表示,「以每顆人民幣30元計算,該款晶片在中國銷售額就達到人民幣9億元。在18號文件的促進下,包括海爾、海信、長虹等家電企業都開始了轟轟烈烈的造『芯』運動。」

「正是看到海爾集團巨大的採購量,當時的上海海爾領導決定開發一款與TMP87PH46N相容的MCU,由我做專案負責人。除了做晶片設計,還負責與設計服務/IP供應商、晶圓代工廠對接等。」黃繼頗說,「我們這顆8位MCU一開始是在無錫上華投片,但是做出來以後發現是塊石頭,根本沒法用。由於當時中國本土的設計與代工都屬於起步階段,無法判斷是設計出了問題還是製造出了問題。」黃繼頗回憶說,「正值當時台灣聯電想要開拓大陸代工市場,雙方一拍即合,便開始了雙方持續至今的合作,我們團隊又經過一年多的努力,終於在2003年春成功開發出性能可與東芝846相媲美的空調專用MCU。」

但是由於公司一些內部原因,黃繼頗在2004年10月離開了上海海爾,這顆MCU最終也沒有大規模量產,側面宣告了第一次整機造芯潮的失敗。

這一時期的中國半導體產業有幾個明顯的特點。首先,這一階段半導體產業的發展幾乎都是在國家政策的干預下發展起來的,受政策的影響非常大。在一個從無到有的階段,國家政策的大力干預一方面讓中國半導體行業迅速成形,。但是同時會帶來很多弊端,容易導致追求短期成果和數量,缺少長遠發展理念,這些都為現在半導體行業發展瓶頸埋下了伏筆。其次,幾乎所有建成投產的半導體工廠都是和境外企業合資或外資獨資的企業,對本土半導體設計企業帶動甚微。最後,中國的半導體企業多集中於半導體生產的後道工序 ─ 封裝和測試,後道工序生產技術含量低,相對於其他生產工序屬於勞動密集型。設計環節更是薄弱,大量設計都是低水準重複,還有更多的反向設計。在國家政策的主導下,相關高校和研究院承擔了目前中國晶片研發的主要任務,而企業研發投入和能力卻都極為有限,根本就跟不上產業發展。

「從客觀原因來看,第一次造芯潮註定是會失敗的。當時市場規模雖然看起來很大,但國產晶片廠商還遠遠沒有具備國產化替代的能力與水準。整機企業造芯並不完全是由自身需求驅動,而是在國家政策號召下的行為。」他說,「另一方面,這些整機廠商出資成立的晶片公司更多以集團公司一個下屬部門或單位的形式存在,遠沒有能夠獨立營運,各方面發展都受到了極大的限制。」

儘管如此,在中國本土半導體行業剛起步不久的2000年至2004年,大陸國內IC設計、製造經驗匱乏,積體電路設計還以反向設計為主,能夠完整參與到國內第一顆空調專用MCU的完整量產流程,使黃繼頗積累了初步的完整產業鏈經驗。

2004年離開上海海爾後,黃繼頗先後在聯電設計服務子公司、華虹NEC、ISSI等企業任職,對半導體企業的研發、運營、市場,甚至代工工藝都有了更進一步體會與理解,但是由於種種外界的不可控因素,他一直未能在一家企業長期任職,這讓他頗有些鬱悶。2015年底離開ISSI,黃繼頗打算好好休息一段時間,再出來工作。

誤打誤撞,才開始創業卻想打退堂鼓

2015年開始,安徽省已開始大力發展半導體產業,又以新能源產業和第三代半導體產業為重,其中蕪湖市形成了微電子及資訊服務業、新能源汽車產業、節能環保及裝備製造業三大主導產業。

在朋友的推薦下,蕪湖市高新區主要領導到上海找到黃繼頗,詳細介紹了蕪湖市汽車產業狀況與鼓勵創新創業的各項政策,並對他發出回家創業的真誠邀請。黃繼頗回憶道:“正是在這位主要領導的『忽悠』下, 我就稀裡糊塗來到了蕪湖開始了創業之旅,而且將企業定位於汽車電子晶片。現在想想都可笑,不知當初哪裡來的那麼大的膽子。”

黃繼頗表示當初選定汽車電子,也是考慮蕪湖有奇瑞 ─ 這一國人耳熟能詳的本土汽車廠,給奇瑞做做配套總該沒有問題。

在外漂泊多年,輾轉半導體產業鏈的黃繼頗感覺終於能夠在蕪湖安定下來。

然而,理想很豐滿,現實卻是很骨感。公司剛成立沒幾個月,他就萌生了退意。

「招商引資的時候開出的條件很誘人,各種人才政策看起來也很不錯,但是真正去落實的時候發現很難,甚至現實情況與政令相距甚遠。」黃繼頗說,「比如各種人才補貼、稅收優惠去申報的時候才發現門檻非常苛刻,可以說是走樣了,條件讓人難以接受。」另一方面,他認為當時政府對半導體產業的理解還不到位,政策支持力度也遠遠不夠。

或許這也是全國各地一窩蜂上馬半導體項目、出臺各種優惠扶持政策下的一個通病。一些地方政府只重眼前業績,無序上馬大項目,不僅無益於產業發展,反而導致產業資源和資本的浪費;另一方面則是對產業理解不夠,政策出臺之後成一紙空文,無法或難以真正落實,對半導體創業者更是起不到促進作用。

幸運的是,黃繼頗熬過了及其痛苦的創業前半年。當地政府看到他是拿出了自己的家底,實實在在做事,不是來忽悠的,就開始積極給他介紹當地主機廠、汽車電子配件廠等目標客戶,也積極為他找投資機構。於是,公司於當年11月份就開始有汽車電子方面的營收了,與奇瑞新能源的IGBT專案也開始啟動起來了。

「現在說說簡單,當時可是不容易。」 黃繼頗笑言,「公司在2016年底獲得了同華投資的天使輪融資,政策、資金以及客戶三方面的支援又使我重新燃起了鬥志。」

黃繼頗提到,在蕪湖創業還有一個難題是招人比較困難,當地沒有相關的產業基礎,缺乏半導體人才群體。這一點後來也有所改善。2017年西安電子科技大學與蕪湖市政府簽署合作協定,在當地合作共建西安電子科技大學蕪湖研究院。。西電蕪湖研究院於2018年2月正式成立運營,圍繞以氮化鎵和碳化矽等第三代半導體材料為代表的亞毫米波器件與電力電子器件,開展晶片設計、製備、測試、封裝和產業應用工作,聚焦人才培養、科學研究和成果轉化,著力打造微電子領域的高技術研發、人才培養和微電子產業培育三大平台。作為西電人,黃繼頗受邀出席了成立揭牌儀式,而賽騰微電子隨後也與研究院開展了IGBT全橋模組產業化研發工作。

黃繼頗強調,當地成熟穩定的汽車電子產業鏈與政府強力支持,為賽騰微進入汽車電子市場打下堅實的基礎。公司汽車類晶片多與汽車電子模組/配件廠商合作開發,確保資源配置合理、品質可靠以及得天獨厚市場與客戶優勢,已推出多款車用晶片並實現批量出貨。

2017年賽騰微成功開發出了汽車LED流水尾燈專用主控晶片與全套尾燈方案,並批量供貨給中國本土知名汽車廠商。截止2019年8月底為止出貨100萬片,裝車超過10萬輛,打破國際廠商在汽車車身控制電子領域的壟斷。

汽車電子晶片國產化,道阻且長

2018年,賽騰微銷售額突破了人民幣3,500萬元,汽車電子業務實現從簡單貿易商到整體方案供應商的重大突破,IGBT業務實現零突破,再次獲得蕪湖市國資委下屬天使投資基金領投的Pre-A輪融資;在今年7月集微網主辦的“芯力量”評選中,賽騰微摘獲「最具投資價值獎」獎項,同時其歷時1年半開發出來的車載無線充電模組也已通過各項嚴格考核,成為中國本土知名新能源汽車廠商2019年度新車型亮點配置,至今出貨1萬套。

公司正在朝著良性的方向穩步發展。不過,作為中國國產汽車電子晶片企業,想要在這一領域真正取得突破,尤其是前裝市場,在黃繼頗的面前還有很多關卡要邁過。

中國新能源汽車產業發展迅猛,加之龐大的傳統汽車業,對半導體需求十分巨大,預計市場規模在兩千億人民幣以上。而汽車核心元器件一直由國際半導體廠商壟斷,賺取高額利潤。「中國國內汽車產業與國內半導體產業仍是相對隔離的兩個圈子,兩個圈子的人也幾乎沒有什麼往來與交流,整車廠的大門也幾乎不對國產晶片開放。直到中美貿易糾紛加劇以來,這扇門才打開了一條縫,現在汽車電子小晶片國產替代已開始成為可能。」黃繼頗表示。

隨著中國國內汽車電子半導體整個產業鏈日趨完善與成熟,國產替代成為可能,勢在必行,但也任重道遠。

其一,汽車電子晶片對可靠性要求極高,產品性能穩定並具備管道優勢的國外老牌廠商壟斷了市場。「汽車電子客戶基礎不夠牢固,而汽車電子晶片需要大批量出貨才能驗證其可靠性。基於對安全事故的零容忍以及零部件長期穩定工作的要求,汽車領域對半導體產品的抗干擾能力、可靠性和穩定性要求極高。」黃繼頗指出,「一些老牌汽車電子巨頭在行業中已經完成了技術積累並形成穩定的供應關係,對後續競爭者形成技術及管道壁壘,而中國國內目前鮮有半導體廠商進入汽車電子產業鏈。」

其二,通過行業認證、打入主流供應鏈的企業才有望實現汽車電子晶片國產突破。汽車電子協會(AEC)的 AEC-Q100標準、國際標準組織(ISO)的 ISO-26262標準以及國際汽車工作組(IATF)的16949標準對汽車電子的安全性和可靠性有著極高的要求。

黃繼頗表示,汽車電子晶片認證週期長、標準嚴格,而半導體廠商必須獲得相對的認證方能進入汽車產業鏈,並且整車廠要求汽車電子廠商的穩定供貨能力要幾十年以上。因此,需要中國國內企業具備一定的技術實力和穩定的供貨能力,以通過行業認證並與汽車電子零部件供應商和整車廠商之間形成強綁定的供應鏈關係,才有機會實現國產突破。

黃繼頗坦言,賽騰微在這兩年汽車電子業務開拓過程中,也出現過幾例小的品質問題,例如「車燈召回」事件。「當時客戶告知整車廠檢測出幾輛車子車燈有問題,要我們去現場解決。所幸後來對故障燈具的分析定位確定我們晶片本身沒有什麼大問題,周邊電路與燈具結構設計的一些瑕疵才是問題出現的主要原因。」黃繼頗不無慶幸地說,「我當時真是嚇傻了,天天睡不著覺,一直想真要是我晶片的問題,我公司就只能關門破產了,還好最終有驚無險。」

「汽車電子晶片的研發、驗證到整車廠的採購,每一個過程都是步履維艱,反復測試驗證,即使100萬顆發現1顆產品有問題,也必須從頭到尾盤查所有環節,找到根本原因和採取有效的解決方法,整個管控過程相當嚴苛。」黃繼頗表示,針對國產晶片進入汽車前裝可能會遇到的問題,企業需做好充分的準備。一方面是各種安全標準的認證工作;另一方面,從自己企業遇到的「召回事件」來看,晶片企業也需要加強與整車廠商、配件廠商的合作。

「在試錯中不斷成長。對於中國國產汽車電子晶片企業而言,沒有捷徑。」黃繼頗這樣總結道。


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談結束營業前之商標維權使用 — 美國法的經驗
陳秉訓/北美智權報 專欄作家
(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授)

近期智慧財產局拋出修改商標法的議題,於此時或可引入美國商標法判例中關於「維權使用」的法理,讓無使用意圖的商標提早下架。判斷「維權使用」的關鍵,在於「商標使用」的方式是否造成系爭商標視為「放棄」。根據美國商標法第1127條(15 U.S.C. § 1127)規定,商標權人不繼續使用其商標且有「不再重起使用的意圖」時,其擬制為放棄該商標。
本文將介紹兩件美國判決。一則是美國聯邦第二巡迴上訴法院於2002年的Del-Rain Corp. v. Pelonis USA, Ltd.案(稱「Del-Rain案」),其維持地方法院所認定商標權人已放棄商標的裁定,因為商標權人事實上要讓系爭商標退出市場,而其商標使用僅是出清存貨。另一則是聯邦第九巡迴上訴法院於2006年的Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.案(稱「Electro Source案」),其廢棄地方法院認定商標已放棄之中間裁定,因為在生意不佳的情況下銷售商品是屬於「善意」使用,即使後來停業亦然。

圖片來源:Pixabay

Del-Rain案:以退出市場為目的而出清產品不屬於「善意」使用

本案商標權人Del-Rain公司的商標為「PELONIS」,其在1993年起開始策略性地將「PELONIS」商標從產品市場中退出,包括推出新的商標產品,以及在廣告中強調「PELONIS」商標的產品具有瑕疵。不過該策略最後失敗,消費者依然想購買「PELONIS」商標的產品。

「PELONIS」商標的產品的代工廠原本是Pelonis USA公司。但後來Pelonis USA公司即自行銷售「PELONIS」商標的產品,因而Del-Rain公司於1994年8月對Pelonis USA公司控訴商標侵權。不過,地方法院裁定Del-Rain公司已放棄「PELONIS」商標。

上訴時,Del-Rain公司抗辯地方法院誤解「使用」的意涵。Del-Rain公司指出其於1993至1994年間內出售了25,000件「PELONIS」商標的產品,並主張雖該出售是為了清理存貨,但其仍屬於商標「使用」。

然而,上訴法院認為15 U.S.C. § 1127所規範的「使用」並非「任何使用」,特別是對於將放棄的產品線所遺留的存貨予以清倉,此行為並非「在通常的交易活動中所從事的『善意』使用」。因此,「PELONIS」商標產品的清倉銷售量儘管有25,000件,上訴法院認為此銷售行為無關於「維權使用」的認定。

此外,Del-Rain公司質疑地方法院忽視了其對於「PELONIS」商標產品的投入與行銷。但上訴法院認為地方法院事實上有考慮該證據,問題在於Del-Rain公司的行銷是為了讓「PELONIS」商標產品退出市場。因為「該行銷行為之目的是為了摧毀『PELONIS』商標」,其非「對商標所正在進行之商業上開發利用的活動」,因而不能視為「商業上的善意使用」。進一步,上訴法院認為「以摧毀商標價值和打擊競爭者為目的的惡意競爭活動」其本身不是一種「商業上的善意使用」,而無法做為抗辯「商標放棄」的爭點。

因此,根據Del-Rain案,當商標權人為了讓其商標從市場上消失而採取相關行銷活動,就算之後有清倉的產品銷售活動,此活動亦不能視為「善意」使用其商標。特別是當商標權人有進行傷害其商標聲譽的活動時,清理存貨的販售行為更不能視為商標的「善意使用」。

Electro Source, LLC案:結束營業前的「善意」使用

本案商標權人Electro Source公司,其前手為Ronald Mallett。Mallett先生自1995年開始以「Pelican」商標為名販售商品,並於1997年正式取得系爭商標的註冊。2002年Mallett先生將其事業及商標或商譽等轉讓給Electro Source公司。

從1995年到2002年,Mallett先生持續以「Pelican」商標銷售產品。起初生意還不錯,但從1997年起營運開始走下坡。1998年起不但辭去銷售人員,Mallett先生改變以往採取報價單的交易模式,而開始以現金交易,並定點販售產品。1999年起,Mallett先生以汽車行李箱推銷方式販售其商品。雖然事業下滑,Mallett先生仍維持其自創業時每年赴佛州商展(Florida Trade Show)參展二次的活動,繼續以此行銷其商品。此外,因為公司無獲利,Mallett先生的報稅時,對於「Pelican」商標產品的銷售收益不再區分公司所得和個人收入,而全以個人所得提報。

雖然Mallett先生的事業不如預期,但其產品仍保有市場的高度評價。在出售事業給Electro Source公司以前,Mallett先生持續從事產品的行銷或參展等商業活動。甚至在1999年Mallett先生開始擔任其他公司產品的銷售商時,其仍推銷「Pelican」商標產品。但在與他公司有競爭衝突時,Mallett先生會避免雙方產品的不當競爭狀況。

2002年8月,Mallett先生出售事業給Electro Source公司,並同時獲得Electro Source公司的「回饋授權」,也就是在維持品質的條件下繼續使用系爭商標來行銷庫存的商品。不過,在同年12月,Mallett先生將剩下的存貨賣給Electro Source公司。

Electro Source公司接手「Pelican」商標後,發現有被告Pelican Products公司和Brandess–Kalt–Aetna Group公司等以「Pelican」為名銷售,而對其提出商標侵權訴訟。在地方法院階段,被告主張「Pelican」商標在移轉給現在商標權人之前就已被放棄。在被告聲請下,地方法院以中間裁定方式判決系爭商標已被放棄。

商標權人不服而上訴。其中關鍵法律問題為:「儘管商標權人的事業走下坡,其持續透過善意的行銷與銷售等方式,並以減價來出清囤積過多的商標商品」,對此事實,如果訴訟記錄支持這樣的事實推論,則根據商標法是否必然認定有商標放棄之情事發生?上訴法院認為「不是」,因為關鍵是「不去重起商標使用的意圖」而非「預備在未來放棄商標的意圖」。因而,在「使用」仍持續的狀況下,儘管商標權人曾宣示預備在未來不使用系爭商標,此乃無關於「不去重起商標使用的意圖」之判斷。

其次,上訴法院認為商標放棄的前提是「完全的停止或不繼續商標的使用」。儘管從事僅為了維持商標有效而進行的銷售,只要商標權人有「正當的商業理由」,則上訴法院仍會承認此銷售行為為「善意」使用。再者,雖然「商標使用」之概念是針對「正在營運的事業」,但對於「走下坡」的事業,在其仍繼續經營的狀態下,上訴法院不認為「走下坡」就會被視為該事業放棄其商標。甚至,上訴法院指出該事業有可能必須在經營走下坡時繼續維持「聲譽」,以便未來的重整。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》247期:談結束營業前之商標維權使用 — 美國法的經驗


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