美國與臺灣專利法中有一種侵權類型,是在國外使用方法專利製造之物,進口到國內或在國內進行銷售,也會構成侵權。2019年美國Syngenta v. Willowood案,就涉及這樣的問題。由於美國專利法對於多人分工實施一方法專利時,有一個特殊限制,必需要由單一實體負責,才會構成方法專利侵權。因此,2019年美國Syngenta v. Willowood案討論的問題在於,從國外進口方法發明製成之物的侵權,是否要限制,在國外的方法侵權也須限於單一實體規則?
美國專利法對於方法專利之侵害,由於沒有共同侵權之規定,過去都只能夠透過第271條(a),亦即若方法是由多人完成時,必須侵害行為乃是由某個單一實體所控制或指示(direct or control),歸屬於單一實體,才會構成方法專利之侵害。也就是所謂的單一實體規則。2015年的聯邦巡迴上訴法院的Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案,對於如何才會構成控制或指示,是重要的案例。
2019年聯邦巡迴上訴法院的Syngenta v. Willowood案,其爭議在於,第271條(g)的使用方法專利製造之物的侵害,是否也要搭配第271條(a),亦即該方法的使用,必須先歸屬於單一實體,然後才能進而使用第271條(g)主張使用方法專利所製成之物的侵害?抑或不需要受到第271條(a)的限制?
中國Willowood公司是登記在香港的一家公司,負責在中國大陸製造亞托敏,並銷售殺菌劑給美國Willowood公司。而美國Willowood公司則與第三方公司合作,由第三方公司協助調配亞托敏,製成Willowood的亞托敏終端產品(Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra),並在美國市場行銷與銷售其亞托敏相關產品。而美國Willowood公司所銷售的產品,其實完全是原告先正達公司原本銷售的兩款產品的學名版本,成分一模一樣。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》262期:進口方法發明製成之物的侵權:2019年美國Syngenta v. Willowood案】