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2017/12/28 第218期 | 訂閱／退訂 | 看歷史報份 | 北美智權網站

	專利評析	產創條例修正通過無形資產評價制度建立成當務之急無形資產評價難在哪？重要在哪？

	法規訴訟	台商注意！2018年大陸稅收管理三大新趨勢

	深入報導	私校工會發聲：教育部如果思維不變扭曲的大學退場機制只會落得雙輸

	智財管理	從美國銀行申請區塊鏈專利看新興科技的專利適格性問題

產創條例修正通過無形資產評價制度建立成當務之急

李淑蓮╱北美智權報編輯部

在智權報198期《沒有智財戰略的產業創新政策要如何贏？》一文中，曾經提到，政府的產業創新政策都沒有把智財戰略列入考量，如果專利智財從缺，即使再好的計劃、再棒的創新發明，到最後都只會落得拱手讓人的下場。但值得高興的是，「產業創新條例修正案」終於在今年11月3日三讀通過，11月22日由總統公布實施；而其中第12條、第13條總算把智財保護的「政策」帶入法條中。不過，目前面對最大的挑戰是台灣對於「無形資產評價」這一塊幾乎是空白的，而主管單位經濟部必須在短時間內把「無形資產評價」的制度及生態鏈建立起來。

2017年12月20日，會計師公會全國聯合會及企業暨無形資產評價委員會舉辦了一場《企業暨無形資產評價實務論壇》，而此一論壇的主要目的就是為了宣揚及推動「企業暨無形資產評價」的運作。會中，經濟部工業局知識服務組科長陳國軒說明了主管單位目前所面臨的挑戰及未來半年的努力目標。

國外評價業務與台灣比一比：他山之石可以攻錯

依據S&P 500統計結果，目前無形資產占國際企業總體財產比重超過80%，顯示無形資產價值的重要性與日俱增。陳國軒表示，在產創條例13條修法的時候，主管單位也注意到台灣整個產業的轉型趨勢。不過，雖然台灣一直在轉型，從過去的製造業、代工業轉換成另一種形勢，但大家還是把關注放在工廠、設備這些有形資產上。然而，如果從現在一些新興產業如物聯網、人工智慧等看起來，便會發現其實現在企業中無形資產的比例已越來越高。陳國軒指出，可惜的是國內的無形資產評價制度仍未完備，使得無形資產價值無法被合理呈現，也因此企業無法展現其真正市場價值。因此他認為台灣如果要推行無形資產評價，當務之急就是要找一個比較客觀且有公信力的第3方組織，去把無形資產的價值彰顯出來。他強調：「評價機制的建立是為了解決國內市場交易、財務報告、稅務規劃、內部管理及訴訟等5大問題」。

陳國軒表示過去工業局也一直有請廠商來登錄其無形資產，但在沒有很大誘因的情況下，對登錄的驅動力不太夠的。「通常只有當廠商遇到訴訟時，才會請工業局推薦可以作評價的單位，或是在政府進行研發投資體檢的時候，廠商呈現出來要抵稅的評價報告中，也不知道要找誰來評價，因此延伸出一些問題」。

如果參考一下國際評價業務的作法 (表1)，便會發現美國在這一塊業務跑得比較快，從1989年就開始推動。至於台灣及韓國，推動的時間就差不多，但如果仔細去看發展狀況，就可以發現台灣現在其實是發展得比較慢的。陳國軒把表1中4個國家的發展作了一個歸納整理，指出國外在推動無形資產評價時有3個特點：(1) 都有一個單一的主管機關在管理、(2) 都訂有專法或專章、(3) 由政府對評價師、評價機構予以登錄管理。

陳國軒指出，比較之下即可發現外國在執行時無形資產評價時，從法律面、管理面都有一套完整的規範。「如果回頭來看台灣，就會發現台灣除了缺乏統一的主管機關外，也缺乏無形資產評價基準、缺乏評估參考資料庫、缺乏具公信力之評價機構／人員及管理機制；此外，要利用無形資產取得資金也很困難」。他說：「當初政府在修法的時候，跟各界都有在溝通，各界都很關心這次修法什麼時候會通過。最主要的是現在在做無形資產評價的時候，特別是在法院，法官都會問評價的基準為何。一般評價人員都是根據會計師研究發展基金會評價準則委員會的基準及標準來評價，但目前基金會並沒有一個法律地位，也缺乏全國性的統一指示標準，因此其基準及標準在法院好像也沒很被採取及信任。這對評價人員來說十分困擾」。

此外，目前在文創界也有很多作品、專利、技術或是著作權需要被評價，但也很難取得一個有公信力的評價報告。

產業創新條例修正前後比較

圖1呈現了產創條例13條修正版本與過去版本差別在什麼地方。

圖1左邊的民國99年的版本條文：「為協助企業呈現無形資產價值，各中央目的事業主管機關應邀集產、官、學代表辦理下列事項……」。陳國軒說：「99年的版本寫的是「各」中央目的事業主管機關，那表示所有中央目的之事業主管機關，全部都是主管機關（等同多頭馬車），也就是台灣在無形資產這一塊並沒有一個專責的人在努力。而這次修法針對這一部分有比較大的修正。106年版本寫的是『中央主管機關』，因為此法是經濟部制訂的，也就是說由經濟部來邀集各相關單位來進行推動」。此至，無形資產評價這一領域依照產創法，終於有一個統一的主管機關：經濟部。

無形資產評價難在哪？重要在哪？

蔣士棋╱北美智權報編輯部

國內會計制度逐漸與IFRS（國際財務報告準則）接軌，公允價值（fair value）的概念將深入企業營運的每個環節；這個時候，有好的無形資產評價制度，才能反映企業的真正價值並正確衡量企業投入研發的成果，也才能確保企業的永續發展。

在「企業智財�創新台灣－企業暨無形資產評價實務論壇」的最後一場綜合座談上，智慧局局長洪淑敏提了一個問題：「請問台上的各位專家，你們有沒有做過任何一件案子，是企業拿智慧財產當作擔保，評價之後向銀行成功融資的？」台上的眾多會計師面面相覷，竟然沒有一個人有類似經驗。

這個問題正好凸顯了無形資產評價的商機與困境。一方面，企業的競爭力越來越仰賴無形資產的積累，專利、商標或營業祕密的質和量，往往更能反映企業的真實價值。但另一方面，這些無形資產即使能透過評價找出一定價值，對於財務融資的助益又十分有限。資誠聯合會計師事務所會計師黃小芬也承認，「這畢竟不像不動產有次級的交易市場，銀行的態度當然會比較保留。」

無形資產評價結果，銀行不見得買單

從財務的觀點來看，「無形資產」與「智慧財產」原本就不能畫上等號。立達會計師事務所趙哲言會計師解釋，無形資產屬於經濟上的概念，相對於有形資產而生，泛指任何無實體，但能為企業創造收益的資產；智慧財產權則是法律上的權利，為法律所授與得排除他人實施的專屬權，但此一權利若不能創造獲利，也僅是名義而非實質上的資產。相反地，如果某項資產不具備智慧財產的要件，卻能為企業帶來獲利，一樣有機會被認定為無形資產。

表1：我國評價準則公報第七號「無形資產之評價」之例資料來源：「企業智財�創新台灣－企業暨無形資產評價實務論壇」會議資料，2017/12/20

相關領域

案例

與「技術」有關

使用技術、資料庫、配方、設計、軟體、流程或處方等之權利。

與「行銷」有關

商標、商品外觀、網域名稱、競業禁止合約

與「客戶」或「供應商」有關

服務或供貨之協議、授權及權利金協議、未履約之訂單、聘僱合約、客戶關係

與「藝術」有關

源自藝術作品所產生收益之權利、著作權之保護

趙哲言認為，無形資產的評價方法不脫成本（資產法）、收益法與市場法三種，但在實際操作上，仍然得視無形資產所屬領域和使用狀況而定。首先，如果無形資產可以獨立創造現金流量，例如專利權、商標權、加盟契約，可以使用收益法，也就是估計未來能產生的收入後，再以適當的折現率算出現值。

若是無法自行獨立，需在公司營運範圍內才能產生收益的，如自有品牌、商譽等，就可以使用市場法，以市場上具有與不具有該類無形資產的公司價值進行比較，算出無形資產創造的超額收益。最後，如果是尚無法確定能否帶來現金流量的待開發技術與專利，趙哲言認為，可以將其視為一項期權（option），並以選擇權模式加以估計。

三種評價方法各有特色

然而，這三種方法在使用時也難免產生偏誤。金管會證期局會計審計組副組長尚光琪提醒，採用收益法時，要注意未來現金流估算的依據，例如產品銷售量和利潤率是否合理、評價採用的方法是否前後一致、財務預測的期間是否過長等；至於市場法，則需注意可類比的對照組採樣是否適當、交易資料是否過於老舊等。「老實說，因為這些方法都太過抽象，而且資料取得不易，很多案子最後還是得回頭用最原始的成本法估算，」趙哲言說。

既然評價方法有所侷限，評價結果又難被認可，為什麼還要對無形資產進行評價？理由很簡單：因應會計準則調整以及企業的不斷升級，無形資產評價已經成為台灣產業界不能再逃避的課題。回到一開始的問題。雖然在那場座談上，沒有人承辦過類似案件，但有一位會計師馬上補充：對銀行來說，並不會只憑一項擔保品就決定貸款與否；相反地，在眾多考量因素中，擁有優質專利的企業，往往能在貸款條件談判上比其他公司更具優勢。

因此，我們真正要在意的，並不是一項專利或商標究竟有多少金錢價值，而是在逐漸修正強化這套評價制度的同時，企業自己是否能同步升級－－後者的效益，恐怕將比前者大得多。

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台商注意！2018年大陸稅收管理三大新趨勢

吳碧娥╱北美智權報編輯部

隨著十九大的圓滿閉幕，大陸稅收環境正式進入全球化、系統化及數位化的新時代，跟國際接軌的腳步，甚至走得比台灣更前面。2017年是大陸稅務發展歷程中具有里程碑意義的一年，放眼明年，又有更多項吸引外資的稅收政策即將出台，讓企業是既期待又怕受傷害。特別要注意的是，台商未來若想在大陸被認定為享受稅收優惠的「高新技術企業」，必須特別加強智慧財產權的品質，不僅要有專利，還要和主要營業項目相關才行！

KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦「2017中國稅務年會」，邀請到KPMG畢馬威稅務合夥人鍾國華來台，以其多年來服務台商的實務經驗，介紹今年大陸最熱門的各項稅務議題。鍾國華提到，2017年是大陸稅務發展歷程中具有里程碑意義的一年，其中包括期待已久的特別納稅調查、相互協商程式規則的修訂，以及轉讓定價文檔新規的生效實施；還有發佈和實施中國版AEOI標準（金融帳戶涉稅資訊自動交換標準）/統一報告標準（CRS），為金融機構提出了新的報告要求；另外像是簽署多邊公約（MLI）以對稅收協定網路進行更新、落實稅基侵蝕與利潤轉移（BEPS）稅改，這些都是2017年大陸稅務史上的重要變革。

大陸稅收管理三面向

邁向2018年，大陸創新的稅收管理則包括三大面向：打造透明度、確保確定性及增長友好型稅收政策（詳如表一）。首先，為了提高稅收的透明度，未來將建立「納稅人信用評級和風險監控系統」，以便更有針對性的進行審查；這代表著對於納稅人的監控程度會提高，企業的稅務成本和風險也會隨之提升。其次，在確保確定性方面，大陸在2015年發布的《中華人民共和國稅收徵收管理法修正案》徵求意見稿中，第46條明確提出「稅務機關應當建立納稅人適用稅法的預約裁定制度」，大陸稅局對於跨境交易傾向進行個案裁定，因而在2018年預計出台的《稅收徵收管理法》中，有望實現特定稅收裁定。鍾國華解釋，通過預約裁定，在交易還沒發生之前就能事先解�K有關的納稅問題，讓企業明確知道未來即將發生的涉稅交易，會如何被計算繳納稅款，這一點相當受到納稅人的歡迎。而在增長友好型稅收政策方面，最重要的是取消審批制度，因為過去要享受特殊待遇，必須經過審批，在取消審批制度後，符合資格者只要先申請備案，以事後抽查取代事先審批，有效簡化了程序作業。

大陸對外資優惠政策

因應大陸國務院擴大對外資開放的政策，過去是列在「正面清單」才開放外資進入，2017年起改為全面推行「負面清單」制度，不允許外資進入的負面清單逐漸在減少，現在就連礦產、金融保險投資、房地產開發都已經開放。鍾國華指出，為了增強外資到大陸的吸引力，大陸國務院提出許多鼓勵外資的稅收優惠政策，像是境外投資者若將股息再投資，可以遞延繳納預提所得稅；此外也鼓勵外國公司在大陸設立地區總部、改進外國人才工作簽證制度、確保外匯政策不對外商投資造成負面影響。

為了提高大陸的投資吸引力，預計2017年底和2018年初會陸續出台更多檔稅收政策，包括國發【2017】39號文及國家稅務總局【2017】37號公告。

大陸研發稅收優惠政策

針對大陸目前研發稅收優惠政策最新情況，KPMG安侯建業稅務投資部經理任之恒表示，高新技術企業認定將是重點項目。由於大陸地方政府都背負著專利、研發數量、環保要求等KPI壓力，為了達到中央的要求，便轉嫁到要申請研發稅收優惠的企業身上。未來在認定高新技術企業時，會加強對於智慧財產權品質的審查，而且企業不僅要有專利，還要和主要營業項目相關，才能享受稅收優惠。有關研發費用加計扣除部分，科技型中小企業的加計扣除額度從50%提高到了75%；此外針對技術先進型服務企業，得在全國範圍內推廣實行所得稅優惠措施。

大陸執法趨勢—大數據和資訊交換

大數據運用和資訊交換是大陸稅務執法的重要趨勢，受惠於資訊交換，可以進行更具針對性的稅務稽查，再加上大數據分析技術更是一大利器。大陸國家稅務總局也透過網站、微信等報導宣傳，希望引起納稅人對於注意這項執法趨勢。鍾國華舉例，像廣州地稅局曾在今年對一家大陸公司進行逃稅調查，透過大數據分析和比對，獲得該企業業務收入和支出的詳細資料，最後共計開出高達人民幣6.9億元的稅款和滯納金罰款！他也提醒大陸將於2018年9月通過OECD統一報告標準（CRS）機制，啟動資訊自動交換（AEOI），屆時大陸跨境稅收執法將更具針對性和有效性，台商在大陸發展應更留意稅務風險。

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私校工會發聲：教育部如果思維不變扭曲的大學退場機制只會落得雙輸

李淑蓮╱北美智權報編輯部

繼「私立大專校院轉型及退場條例」草案於11月23日在行政院會通過後，教育部又強制公布包括「全校新生註冊率」、「休退學人數」等多項大學「退場」指標，似乎有很大的決心要在3年內把大專院校「過剩」的問題解決。然而，如果從71項退場指標及「私立大專校院轉型及退場條例」草案觀之，整個大學退場機制都是扭曲變形的。經過10多年教改失敗的慘痛經驗，教育部如果仍然執迷不悟，思維不改變，那扭曲的大學退場機制最後只會落得雙輸的下場。

針對教育部列出的70多項大學退場指標，台灣私立學校教育產業工會 (私校工會)　秘書長諶其騮認為這些「退場」指標可以參考，但不是很明顯的可以看得出這所學校是有問題的；例如學生註冊率、休退學的比例……等等，這些都只是一些數字，沒辦法看到背後真正所代表的意義。他說：「除非是針對這些數字做一些分析，否則家長沒辦法從這些數字去判斷這所大學是好還是不好。例如，是不是因為學校品管比較嚴格，而導致休退學比例比較高？反過來說，會不會有一些學校因為管理比較鬆散，所以不容易有休退學的問題呢？」

不過，退場指標只是大學退場機制的旁枝末節，重點是整個退場機制的精神。私校工會副理事長陳秋瑩表示：「先撇開指標不談，從剛通過的《私立大專院校轉型退場條例》草案看起來，我認為主管單位最後還是會找一些專家來研究，然後進行輔導，在整個過程中政府介入蠻多的。問題是究竟主管單位會找那些「專家」來評估？是不是他們一直在找的那一群專家？是不是像《高等教育評鑑中心》一直都在負責評鑑大專院校的那些專家？那些評鑑指標有些表面看起來是不錯的，但我本身也當過系主任，也曾經應付過這些指標，了解到很多數據都是可以做出來的。然而老師為了這些數據，變成要做很多紙上作業、拍照上傳，耗費很多時間，結果是放在學生身上的時間反而變少，影響到老師研究教學及照顧學生的時間。如果這些評鑑是由同一群人負責，如果這群人的思維不轉變，他們看這些指標都會用以前的思維去看，不會看到背後的意義。因為他們很多都不是我們教育現場的人。這一群專家有一些是公校的老師、有一些是私校的主管、有一些可能是教育部的人，他們都不是第一線的教學人員，但唯有第一線的老師，才知道學生休退學的真相，現在由校長呈報上去的數字，可能是經過修飾的，所以單看數字恐怕也看不到真相。我們會出來指出這種不合理是因為我們已經跟教育部反映過，但顯然他們並沒有聽進去」。

諶其騮認為少子化主要衝擊到後段班私立學校，而當私立大學面對這種情況的時候，老師就會被壓榨。就現實面來看，公立大學的老師是比較有保障的，礙於法令問題，不太容易讓公校老師退下來，所以政府的立場傾向於讓公立大學保留下來。現在如果單從數字來看，私立大學的確是過剩，應該要讓一些學校退場，但諶其騮認為背後真正的原因是私校經營者覺得私校變得不好經營，所以那些校董寧願讓學校結束掉，然後去處理校地，搞不好會更好賺，所以這些校董也存在壓力，希望能讓學校退場，把燙手山芋解決掉。

私立大學為什麼要轉型？50億基金要怎麼花？

雖然每家私校的情況不太一樣，想法也不盡相同，但諶其騮認為他們至少有一個觀念是一致的，那就是希望政府不要管太強多、不要監督，讓他們學校在退場之後，校場可以自由轉型，在自己掌握之下轉到想要的領域。但是，這樣想法合理嗎？

回顧台灣私立學校的發展，諶其騮指出，因為早期台灣學校不足，所以政府的態度是鼓勵私人損資興學，由於是損資，所以資源應該是公有的，而不是私人開的店。可是另一方面，政府又對私立學校有所補助，然後又在法律上放寬，例如免稅、及在土地取得上比較方便，可以用很低廉的價格去租或是買。因此，私立學校變成是很好賺的事業，因為不僅有各項優惠措施，又在各方面得到政府保障（例如政府限制私立學校的數量，讓市場中不會有太多競爭者）。在學生來源固定，又是先付費的情況下，與一般商業行為比較，私立學校是很好賺的。但是，因為理論上這些私校的財產是公共財，所以受政府監督是很合理的。

如果從不同角度來看，私立學校該退場就是退場，為什麼還要輔導轉型？因為這些私學一開始設立的目的就是為了公益而辦學，並不是為了營利。如果現在辦學的效益已經消失，那辦學的階段性任務已結束，該退場的就退場，把校地捐給政府，剩餘校產轉為退場基金，用以支付教職員欠薪、資遣費、及協助學生轉學等等必要開支，這樣是最合理。可是，現在草案規劃是以上所提退場支出要由政府準備的50億退場基金支付，而退場基金很大部分是教育部編列的預算，那筆者不禁要問：為什麼私校退場後剩下的校產要留給學校轉型，而退場的必須支出則要由納稅人買單？

而且，陳秋瑩認為，如果私校在政府協助下轉形，不管是轉到什麼產業經營（例如文化事業或是長照中心…），都會嚴重干擾目前的市場機制，對市場中現有業者並不公平）。

公私大不同　教職員被壓迫最嚴重

其實，就目前私立大學退場機制來看，受衝擊最大的不是學生也不是學校經營者，而是私立大學的一群教職員。

諶其騮認為只看大學數量太多而要學校退場，角度不夠全面，因為其實老師數量是不足的。他說：「早期台灣的生師比例比較合理，但後來生師比越來越高，即每個老師要教的學生越來越多。這主要是因為私立大學為了降低成本，所以一直縮減老師的數量，才把少子化問題弄得這麼嚴重」。生師比主要是看編制內的專任老師與學生的比例，如果生師比太高，那照顧學生的狀況便不會很理想。

陳秋瑩指出，從國際高教的生師比來看，美國的生師比是15.8、英國是19.9、法國是15.6、日本是10.4、甚至中國大陸也只有17.3，而台灣現在是32:1，雖然教育部希望可以降到27，但還是比國際高，所以其實還是有調降的空間。「但私校就是不願意，因為這代表學校要多聘老師，亦即會增加成本。所以其實有時候訂那麼多指標是沒有用的，還是要去看裡面的內容，不然學校如果有心就會去玩數字遊戲。像是聘請成本較低的專案教師（只保勞保）來取代專任老師，省下退休金的開支。而且這些專案教師採一年一聘制，時間到了隨時可以不續聘」。　

諶其騮認為監督私校品質比壓迫私校退場更重要，是一個更需要立即處理的問題。「像少子化問題是被誇大的，流浪教師其實是政策錯誤所造成。學生變少其實在某種程度上剛好可以降低生師比，但過去這些學校習慣賺那麼多錢，一旦少賺當然不願意，所以就會減少聘用老師以降低成本支出，教學品質也會隨之下降」。

陳秋瑩說：「有些學校的確是撐不下去，少子化多少有一點衝擊，而首當其衝的就是後段斑，特別是偏遠地區。但現在很多情況是老師需要學校，而不是學校需要老師。學校倒是希望趕快清一清然後退場，但老師卻沒辦法馬上轉業。所以我們工會有一個立場，就是除了退場機制，還要有完整的配套，就是私立學校法72條中所提到的『學校法人於解散、清算開始前，本於教職員工聘僱契約所積欠應支付之薪資、資遣費，應最優先受清償』。像私人企業如果要資遣員工，會有資遣費，但私立學校卻沒有這方面的規定。現在私校老師的資遣費是用退輔基金來支出的，這等如是拿老師自己的錢來支付。對於老師資遣的配套措施，工會已經跟教育部建議過很多次，但教育部都聽不進去，只是急著要弄退場，因為教育部整個幕僚都是公校的思維，根本沒有站在私校的立場去考量」。

其實原本法條規定私立學校老師的薪津是比照公立學校的，但後來教育部放鬆了解釋，變成是本薪比照公立學校，但在各種加給的部分，改成交由各學校自行決定。諶其騮說，原本老師的本薪與加給的比例約各占一半，後來放寬解釋後，就變成加給的部分沒有保障，而比較差的私校就開始扣老師加給，而年終獎金則變成要看學校財務狀況，從原本的工作獎金變成績效獎金，這是政府該管的反而不管。

諶其騮表示，私校對其財產其實只有管理權，沒有所有權，但如果管理權不被好好監督的話，管理權就會變成等同所有權。而陳秋瑩則認為，公立跟私立的資源分配明顯不公，公立學校老師薪津福利都比私校好，但卻不見得比私校老師認真。「所以在這一波應該好好思考，讓末段班真的撐不下去的私校好好退場，而針對剩下的大學，教育部應弄出一套好的辦學指標，不僅是針對私校，也同樣適用於公校。這套辦學指標應包括教職員與老師的比例、生師比、老師福利、學校管理這些項目。像目前72項指標並沒有納入這些，可以說是很失職的」。

諶其騮指出，教育部一些評鑑作業都是外包的，像成立一些委員會來進行，而找來的人都是地位很高的學閥，他們都習慣用量化指標，最後結果是什麼都看數字，但對問題卻不痛不癢；另一方面接受評鑑的人也可以用數字在應付。

筆者認為，如果教育部堅持用扭曲的機制處理大學退場問題，最後只會落得雙輸的下場，不過，輸的不是教育部也不是私校經營者，而是許多身為納稅人的家長及私校教職員。對家長來說，他們不僅無法確定留下來的就是品質比較好的大學，也不曉得如何協助孩子選擇學校，而且還要間接為私校退場買單；至於私校教職員則是很明顯被犧牲的，因為對私校經營者及高層來說，他們並沒有剩餘價值，但是，這些私校老師的教學品質就一定比公校老師差嗎？

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從美國銀行申請區塊鏈專利看新興科技的專利適格性問題

美國專利商標局 (USPTO)及法院對專利適格性的把關非常嚴格，以區塊鏈技術來說，由於是相對新的技術，在所屬技術領域可能沒有太多的先前技術，所以在專利的新穎性與非顯而易見性都相對容易克服，但專利適格性則可能會是個非常嚴峻的挑戰。

區塊鏈 (blockchain) 是2017年火熱的新興技術之一，三不五時就會被報章雜誌拿出來討論一番，探討其技術所能應用的領域以及其對傳統生態所帶來的影響。在這場金融科技戰中，銀行不管願意與否都難以置身其外，因為區塊鏈的精神之一就是去中心化 (decentralization)。簡單來說，現存的金融體系中，人與人之間的交易需要透過受信任的單位來做第三方中介，例如銀行等中心化的(centralized)機構，但一旦區塊鏈技術成熟應用在金融交易上，點對點 (peer-to-peer) 的交易既安全又迅速，因為不再需要第三方中介，而交易成本也會降低，所以對於區塊鏈的去中心化與去中介化之衝擊，首當其衝的就是銀行，更精確地說，是未適應調整經營模式的銀行或金融服務單位。

提到區塊鏈專利的申請人，通常會想到的大多是新創公司 (start-up)，但美國銀行(Bank of America)顯然不想在未來可能發生的區塊鏈海嘯中被吞噬或被邊緣化，其從2015年11月開始陸續申請了區塊鏈相關的專利，至本文截稿前的公開資料總共有32件專利申請案。一探美國銀行過往的專利申請量，可以發現其在技術研發的智財保護上投入不少資源，自2009年起每年都有超過一百件以上的專利申請，2012到2016年每年的申請量都在四百件上下。

科技來自人性專利來自法規

在開始檢視美國銀行申請的區塊鏈專利前，或許可以先試想一下這種以資訊技術為主軸的新興科技要如何申請專利？因為科技走在法規之前，所以不論區塊鏈技術如何新穎，都還是得受現行專利法所規範，以專利申請範圍來說，最終還是得為物的請求項或是方法的請求項，而就如軟體專利，其發明技術所涉入的程式語言或演算法可能都相當複雜，但這些通常都不會被直接寫到請求項中，而是將其所操控的過程、設定觸發的機制等技術，以請求項語言描述之，所以區塊鏈也好，人工智慧也好，這些新興的資訊科技的專利撰寫方式以及所會面臨的問題通常都雷同，基本上都可以歸類到軟體專利的範疇。

美國銀行申請的區塊鏈專利分布在不同的應用上，礙於篇幅此處僅挑幾件列出作為代表，例如：「使用區塊鏈與智慧合約的透明自我管理獎勵計畫(TRANSPARENT SELF-MANAGING REWARDS PROGRAM USING BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACTS)」、「用於人對人付款的區塊鏈別名(BLOCK CHAIN ALIAS FOR PERSON-TO-PERSON PAYMENTS)」、「用於分散式資源狀態的外部確認之系統(SYSTEM FOR EXTERNAL VALIDATION OF DISTRIBUTED RESOURCE STATUS)」、「用於橫越多個網路節點執行分散式賬本的系統(SYSTEM FOR IMPLEMENTING A DISTRIBUTED LEDGER ACROSS MULTIPLE NETWORK NODES)」、「使用區塊鏈應用來轉換大規格電子程序的系統(SYSTEM FOR TRANSFORMING LARGE SCALE ELECTRONIC PROCESSING USING APPLICATION BLOCK CHAIN)」。

新興資訊科技專利撰寫方式以及面臨的問題雷同：落到軟體專利範疇

由於這32件區塊鏈專利大多是剛公開而未發出審查通知，所以接續僅針對已經有進一步審查結果的六件專利進行分析，而這六件專利中有一件是直接核准，另外五件收到核駁通知，其中被核駁的五件中又有四件具有35 U.S.C. 101的專利適格性問題，也就是軟體專利申請人目前最害怕看到的Alice核駁，因為收到Alice核駁就如同深陷泥沼般難以脫身。

以下是前述6件專利的整理表，其被分配到的技術單位(art unit)是2430/2490密碼學與安全(Cryptography and Security)。

表1. 6件美國銀行區塊鏈專利之核駁整理表資料來源：USPTO，本文作者整理

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申請號

發明名稱

101核駁

101核駁概要以及所引用的判例

1

15/049,605

SYSTEM FOR CONTROL OF SECURE ACCESS AND COMMUNICATION WITH DIFFERENT PROCESS DATA NETWORKS WITH SEPARATE SECURITY FEATURES

無

n/a

2

15/049,777

SYSTEM FOR ESTABLISHING SECURE ACCESS FOR USERS IN A PROCESS DATA NETWORK

有

Step 2A與2B

只是實施普通電腦功能(熟知的、例行程序的、以及相關領域先前已知的常見活動)

無引用判例

3

15/050,084

SYSTEM FOR TRACKING AND VALIDATION OF AN ENTITY IN A PROCESS DATA NETWORK

無(直接核准)

n/a

4

15/050,094

SYSTEM FOR CONVERSION OF AN INSTRUMENT FROM A NON-SECURED INSTRUMENT TO A SECURED INSTRUMENT IN A PROCESS DATA NETWORK

有

Step 2A與2B

只是收集、組織、以及比較已知的資訊

Collecting and comparing known information (Classen)

Collecting information, analyzing it and displaying certain results of the collection and analysis (Electric Power Group)

Data recognition and storage (Content Extraction)

An algorithm for calculating parameters indicating an abnormal condition (Grams)

Comparing information regarding a sample or test subject to a control or target data (Ambry/Myriad)

Obtaining and comparing intangible data (CyberSource)

Delivering user𪙊selected media content to portable devices (Affinity Labs v. Amazon.com)

Remotely accessing and retrieving user specified information (Int. Venture)

Calculating the difference between local and average data values (Abele); A mathematical formula for hedging (Bilski claims 4𪙊8, 10, 11); An algorithm for calculating parameters indicating an abnormal condition (Grams)

5

15/050,358

SYSTEM FOR PROVIDING LEVELS OF SECURITY ACCESS TO A PROCESS DATA NETWORK

有

Step 2A與2B

只是收集、組織、以及比較已知的資訊

判例A~F同15/050,094

Creating an index, and use that index to search for and retrieve data (Int. Venture)

Remotely accessing and retrieving user specified information (Int. Venture)

Generating rule-based tasks for processing an insurance claim (Bancorp)

6

15/050,375

SYSTEM FOR EXTERNAL VALIDATION OF SECURE PROCESS TRANSACTIONS

有

Step 2A與2B

只是收集、組織、以及比較已知的資訊

判例A~H同15/050,094

Generating rule-based tasks for processing an insurance claim (Bancorp)

如前所述，以資訊技術為核心的發明在撰寫請求項時通常是把一堆程式碼或演算法運行的過程轉化成專利語言，以15/050358這件專利為例，以下為其請求項1內容(原文為英文，中括號內粗斜體為審查員的審查意見)：

一種系統，與一區塊鏈分散網路運作地連結，且用於使用該區塊鏈分散網路以確保資訊安全，該系統包括：

一記憶體裝置；以及
一處理裝置，運作地偶接至該記憶體裝置，其中該處理裝置被配置以執行電腦可讀取程式碼以：
從一使用者接收一授權請求以處理與一區塊鏈分散網路相關聯的一動作[收集(collecting)]；
確定與該使用者相關聯的一安全層級[分析/比較規定/權利(analyze/compare with rule(s)/right(s))]；
當該動作在與該使用者相關聯的該確定的安全層級下被允許時，授權該使用者處理該動作；以及
當該動作在該使用者的該確定的安全層級下不被允許時，不授權該使用者處理該動作[通知/顯示(notify/display)]。

在審查意見中，首先，審查員表示請求項1有落入四大法定類別(本項是裝置項)，但也落入了法定例外的抽象概念。接著在二階段測試法(two-steps analysis)的第一步(Step 2A)，審查員羅列了9個法院判例來說明本項只是簡易收集、組織、以及比較已知的資訊的抽象概念。由於Step 2A是指向抽象概念，所以要進入第二步(Step 2B)來檢視附加元素是否顯著超過(significantly more)抽象概念，而審查員認為「系統」以及「電腦可讀取程式碼」並無法說明本項滿足顯著超過之條件，而只是執行普通電腦功能(熟知的、例行程序的功能)，審查員甚至在意見末段舉了銀行櫃檯的例子，表示行員處理日常交易時，會確認帳戶狀況後再回應是否允許交易，所以本項所述內容等同於單純智力活動，也就是行員輸入資料、比較資訊、然後給予回應，換句話說，本項缺乏非慣例的步驟。

以上的核駁理由並非特定審查員的偏好，而是目前整個美國法律系統看待這類專利的態度，法院與美國專利商標局 (USPTO)對適格性的把關非常嚴格，以區塊鏈來說，由於其是相對新的技術，在所屬技術領域可能沒有太多的先前技術，所以在專利的新穎性與非顯而易見性都相對容易克服，但專利適格性可能就會是個嚴峻的挑戰。舉美國銀行在另一件專利15/050,375的答辯理由書為例，其總篇幅18頁，其中針對102與103的答辯理由只有2頁，但針對101的答辯理由長達13頁，適格性的棘手程度不言而喻。

雖然目前專利適格性讓軟體專利或是商業方法專利的核准率持續偏低，但也並非無解，首先，「抓住進步效果」，由於請求項內容通常是上位後的文字，要能直接解讀出進步效果不太容易，所以說明書的輔佐是必要的，不要冀望審查員會主動去找出優點與功效，申請人必須積極地在答辯中明確點出。接著，「使用有利的判例」，Enfish與McRO這二件聯邦法院的判例幾乎是申請人對付適格性的必備材料，因為能在Step 2A說服審查員本案不是抽象概念就不用進入Step 2B，如果還是得走到Step 2B，那BASCOM這案例也不能太陌生。最後，「不要用102與103的觀念來操作101答辯」，因為新穎性與非顯而易見性的比對對象相對明確，但101中進步效果要對比的範圍是相對模糊的，有時候針對102與103的修改甚至不用回覆太多理由審查員就會給過，因為有確切的引證案做為比較基礎，但答覆101時如果只是仿102/103的模式把修改後的請求項丟回給審查員，經驗上是很難具說服力的。總之，只要把握上述重點，新興科技還是有通過專利適格性的機會。

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