在設計專利申請實務中，為了在2D繪圖中顯示3D產品外觀形狀的輪廓或表面，設計專利申請人經常使用繪圖技術（例如：切邊線，也稱為線框）來指明表面輪廓，以代替或添加陰影線或點畫。最近，美國加州北區地方法院在simplehuman, LLC v iTouchless Housewares and Products Inc.的案件發布了一項關於專利權範圍解讀的命令，將兩項設計專利中所謂的輪廓線解釋為主張的裝飾性特徵。在該決定中，法院強調了設計專利中清晰表面陰影的好處，且確定圖紙中用以說明曲面和平坦表面之間的過渡邊緣所謂的輪廓或切邊線不是表現表面輪廓的適當線條，而是其所主張的裝飾性設計特徵。 ※本文為「法院將設計專利圖式中表面的輪廓邊切線解釋為設計特徵」系列之第一部分；全文可至「北美線上論文集」閱讀。
組合商標中，往往包含多個元素。在實際使用商標時，有時為了設計考量會變換商標，省略某些元素。當實際使用商標與註冊商標不同，超過五年不使用就可能被廢止。2021年歐盟普通法院在 Fashioneast S恷rl v EUIPO案中，認為組合商標使用時省略部分元素，與原註冊商標圖樣不同，支持歐盟智財局廢止RICH JOHN RICHMOND這個商標的決定。
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事實背景與系爭商標
Fashioneast S恷rl v EUIPO案的基本事實如下。2011年，Fashioneast公司與AM.VI. Srl以圖一設計，提出歐盟商標申請，並指定使用於多種商品類別，包括衣服、美妝與流行配件等。
2016年，米蘭法院命令Moschillo不得再使用John Richmond或Richmond之姓名。因而，Moschillo提出反擊，向歐盟智財局提出廢止申請，廢止系爭的「RICH JOHN RICHMOND」商標。其提出的理由，乃認為，系爭商標已經超過五年未使用，而應予廢止。
商標連續五年不使用而廢止
根據舊的2009年歐盟商標規章第51條，也就是新的2017年歐盟商標規章第58條，乃規定商標之廢止（revocation）。第58條(1)(a)規定第一種廢止理由：「如果在連續五年內，該商標未在歐盟就其註冊的商品或服務真正使用，並且沒有正當理由不使用；但是，如果在五年期限屆滿和提交廢止申請或反訴之間的間隔內，該商標已開始或恢復真正使用，則任何人不得主張撤銷歐盟商標所有人的權利；但是，在已經連續五年不使用的期限屆滿後，在他人申請或反訴主張提出前三個月內開始或恢復使用，如果是因為他人將提出廢止申請或反訴主張後才開始或恢復使用之準備，則不予考慮。」 歐盟智財局的廢止部門（Cancellation Division）支持Moschillo先生的主張，認為系爭商標確實超過五年未使用，而廢止了「RICH JOHN RICHMOND」商標。商標權人不服，向歐盟智財局的第二上訴庭提出救濟。
授權契約中有提到涵蓋系爭商標 商標權人最後提出，其在2009年曾與另一家公司簽署的授權契約中，提到本授權協議中所指的商標，指的是「John Richmond」這個商標，以及從這個商標衍生出來的其他商標。因而，所謂衍生出來的其他商標，應該可以包括本案的系爭商標，亦即「RICH JOHN RICHMOND」。而且，後來這家簽約公司開出的發票，就有寫到「Rich」。兩相連結，可認為有使用系爭商標。 但法院認為，該授權協議中，並沒有明確地將「RICH JOHN RICHMOND」寫出來；只是在解釋上，系爭商標可能包含在該授權協議中的授權範圍。由於沒有明確寫出系爭商標，又沒有其他相關聯的證據，不能認為該商標有被真正使用。 其次，簽約公司開的發票雖然提到「Rich」，但該發票的相關產品，似乎不在授權協議的範圍。且發票仍沒有將系爭商標「RICH JOHN RICHMOND」寫出來，故無法與授權協議建立清楚的連結。
本文建議就「足以使相關消費者認識其為商標」之要件可更精緻化，以針對未按照原申請型態使用之商標，建立明確的廢止判斷因素。以下本文舉美國聯邦第四巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Fourth Circuit）於2003年的Sloan v. Auditron Elec. Corp.案判決（稱「Sloan案」）為例，介紹針對字體商標（文字、字母、數字等類型的商標），如果以造型字體申請商標時，使用該商標時必須依獲准之造型字體使用；否則可視為「未使用」。
美國商標法之相關概念
15 U.S.C. § 1064（或Lanham Act § 14）規定申請商標廢止（cancellation）之條件；而其指出一旦商標已經被放棄（has been abandoned），則因商標權之行使而受有損害者可提出廢止商標的申請。另於商標侵權訴訟中，被控侵權者可以「商標放棄」爭點做為系爭商標權無效之抗辯理由。
此「商標放棄」的爭議其關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的放棄（abandonment）。根據15 U.S.C. § 1127，有兩種狀況會導致商標「擬制為放棄」（shall be deemed to be “abandoned”）。第一種為商標權人未繼續使用其商標且具「不再重起使用的意圖」（intent not to resume such use），而Sloan案即屬此類。第二種為系爭商標已變成通用名詞（generic name）。另判例法創設第三種「放棄」類型，即所謂「赤裸授權抗辯」（naked licensing defense），其指出造成系爭商標被放棄之授權行為，包括：（1）於授權時未考慮如何維持商標產品或服務的品質；（2）授權的結果竟是准許「侵權使用」（infringing use），亦即授權契約未規範使用的限制或範圍。
根據§ 1127，證明第一類「擬制放棄」之相關證據原則有三項。第一是「不再重起使用的意圖」可藉由情況證據（circumstantial evidence）所佐證。第二是當商標未使用達連續三年時，其可視為「放棄」的初步證據（prima facie evidence），因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，而僅為了維持商標權有效性的使用則不屬之。值得注意的是，雖「使用」用語從文義上而言並無「商業上」（in commerce）的要件，但是法院認為該「使用」即「商業上使用」（use in commerce）。
在商標侵權訴訟程序中，法院得在當事人聲請下以「中間裁定」檢視商標放棄是否成立。對「不繼續使用」和「不再重起使用的意圖」等二要件，上訴法院於審理「中間裁定」時，其檢視有無相關事實證據屬必須由陪審團來認定者。判斷上，上訴法院會以中間裁定聲請人的「對造」為有利的考量，來檢視相關證據是否支持下級法院的裁定。另在「商標廢止」程序中，對於商標之放棄，申請人的舉證責任為「優勢證據」（a preponderance of the evidence）。
商標權人William G. Sloan先生（稱「Sloan先生」）於1965年獲得系爭商標（圖1）。系爭商標為「Auditron」的造型字體，其特徵在於「A」字母右部分有延伸的部分以在其他字母下面形成「底線」，而其他字母除了「i」之外皆為「大寫」。此外，「Auditron」的字體部分為淺色，而背景部分為深色。系爭商標指定使用在記帳、會計、稅務等服務類。Sloan先生在加州（California）提供會計服務。自1968年起，Sloan不再使用原註冊時的「Auditron」造型字體，但在維持「Auditron」文字的情況下以其他造型字體做為營業識別用。
Sloan先生主張他當初希望申請的是「Auditron」文字商標且並未限定特定的設計。對此，上訴法院認為主管機關的法規規定申請人於商標申請時應選擇提出「書寫體圖樣」（typed drawing）或「特殊型態圖樣」（special form drawing），前者的權利範圍不限於文字的表現形態，而後者針對的商標圖樣為文字、字母或數字之特別形式的書寫（lettering）或特別的標點（punctuation）方式。因為Sloan先生選擇「特殊型態圖樣」，則其商標使用必須依照其當初申請的圖樣。
